INPI, 22 février 2023, NL22-0156

NL 22-0156 Le 22/02/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 et notamment son article 3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 12 septembre 2022, la société KARMAN SAS (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0156 contre la marque verbale n° 1228781 déposée le 28 février 1983, ci-dessous reproduite :

HYDRABIO

L’enregistrement de cette marque, dont la société NAOS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à une transmission totale de propriété inscrite le 6 septembre 2016 sous le n°678912, été publié au BOPI 1983-30 et régulièrement renouvelé en 1993, 2003 et 2013.

2. La demande en nullité porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

Classe 3 : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » Classe 5 : « produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits diététiques pour enfants et malades».

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3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service », « Le signe est contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit » et « Le signe est de nature à tromper le public ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur a notamment :

— Fait valoir que le signe HYDRABIO était dépourvu de caractère distinctif dès lors que la combinaison des termes « HYDRA » et « BIO », dont chacun conserve leur signification propre, consistait en la combinaison de deux termes descriptifs de la qualité des produits protégés, à savoir des produits aux propriétés hydratantes et bénéficiant d’un label bio.

— Ajouté que l’élément HYDRA, parfaitement perceptible par le public concerné serait compris comme faisant référence à la qualité hydratante des produits visés et le terme BIO perceptible par le consommateur comme étant l’abréviation de « biologique » laisserait entendre que les produits visés sont issus d’une agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

— Fait valoir que le signe serait trompeur en ce que la désignation des produits des classes 3 et 5 ne comportait aucune référence au fait que ces derniers bénéficieraient d’un label BIO ou d’un certification Biologique. Dès lors la référence au terme BIO est trompeuse.

A l’appui de ce moyens, le demandeur soutient que l’importance attachée à la mention « BIO » est antérieure au dépôt de 1983 puisqu’en agriculture, la bio-dynamie aurait été imaginé en 1924 et la mention « biologique » serait apparue dans le domaine de la consommation dans les années 1960.

— Soutenu l’application: o De l’article 20 du règlement CE 1223/2009 qui interdit, relativement aux produits cosmétiques, l’usage de « marque » « pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas ». o De l’article L.121-2 du Code de la Consommation réprime les pratiques commerciales trompeuses lorsqu’elle reposent « sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur » et portent sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir ses qualités substantielles ». o Des articles 1, 2 et 30 du règlement 2018/848 règlementant l’usage du terme BIO et l’article L.614-13 et L.671-7 du code rural, notamment concernant les « produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine » et « aliments pour animaux».

Demandé qu’en application de ces textes, dont les dispositions seraient d’ordre public et d’application immédiate que la nullité de la marque soit prononcée « en ce qu’elle est tant dépourvue de caractère distinctif et désigne en outre une caractéristique des services » qu’elle est « trompeuse » et « contraire à l’ordre public »

— Demandé que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dernier renouvellement de la marque contestée, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire de dépôt inscrit.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 30 septembre 2022, reçu le 5 octobre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 décembre 2022.

II.- DECISION A- Sur le droit applicable

8. La marque contestée a été déposée le 28 février 1983, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.

9. Le demandeur indique à juste titre que la validité du signe doit être appréciée au regard de l’article 3 de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée.

Il fonde également sa demande sur :

- l’article 30 du règlement 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques,
- l’article 20 point 1 du Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques
- et l’article L.121-2 du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.

A cet égard, il soutient que « le fait que la marque ait été déposée en 2006, ne fait aucunement obstacle au fait qu’elle doive répondre aux exigences du texte postérieur susvisé, qui est d’ordre public et d’application immédiate ».

Il ajoute encore que les premières règlementations relatives au « bio » remontent aux années 1960. Il précise en outre qu’il est indifférent que la règlementation européenne de ces produits [biologiques] soit postérieure à l’enregistrement de la marque puisque celle-ci est d’effet immédiat et d’application directe dans tous les états-membres.

Il s’appuie à cet égard sur la jurisprudence relative au caractère d’ordre public de la protection dont bénéficient les appellations d’origine contrôlée, ainsi que sur l’article 2 du code civil, selon lequel d’après lui , « il est vrai que les conditions de la validité d’une situation nouvelle restent régis par la loi ancienne en vertu du principe de la non-rétroactivité, les conditions de validité d’une situation de fait qui sont imposées par la loi nouvelle s’imposent en vertu du principe d’application immédiate ».

10. Il convient en premier lieu de rappeler que l’article 2 du code civil, dispose que : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

11. S’agissant de l’appréciation de la validité d’une marque à l’occasion d’une action en nullité fondée sur la base d’un motif absolus, la Cour de Cassation a régulièrement rappelé que « la validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date » (Com, 13 Janvier 2009 – n° 07-19.056, 07-19.571 ; Com, 8 Février 2005 – n° 02-18.477).

12. En outre, comme précédemment rappelé, la marque a été déposée le 28 février 1983, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1734 visée au point 9.

13. Si le demandeur invoque des règlementations relatives au « bio » remontant aux années 1960, force est de constater qu’il ne précise pas quelles seraient ces règlementations. Par ailleurs, la jurisprudence relative au caractère d’ordre public de la protection dont bénéficient les appellations d’origine contrôlée ne saurait être transposée à la règlementation relative au « BIO ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, la Cour de Cassation a rappelé qu’il est de jurisprudence constante que « la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement », et ce, quand bien même cette loi nouvelle serait d’ordre public (3e Civ., 7 novembre 1968, Bull. 1968, III, no 444).

Et d’en déduire qu’il résulte de ce principe que « la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique valablement constituée sous l’empire de la loi ancienne » (3e Civ., 7 novembre 1968, préc. ; Com., 18 décembre 1978, pourvoi no 77-13.472, Bull. 1978, IV, no 317 ; Com., 12 octobre 1982, pourvoi no 81-11.188, Bull. 1982, IV, no 311 ; 3e Civ., 17 février 1993, pourvoi no 91-10.942, Bull. 1993, III, no 19).

14. Enfin, le demandeur ne saurait soutenir que « la conception moniste de la CJUE implique l’application immédiate du droit communautaire ».

En effet, la jurisprudence a rappelé que les règles de procédure s’appliquent à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond, qui ne peuvent s’appliquer aux situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (Arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C 610/10, points 45 à 47).

Par conséquent, la règlementation européenne relatives aux produits biologiques ne saurait être prise en considération en ce qu’elle est postérieure au dépôt de la marque contestée, et ne prévoient pas d’effet rétroactif.

15. En conséquence de ce qui précède, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

A cet égard, l’article 3 de la loi précitée dispose que :

« Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs […]

Ne peuvent en outre, être considérées comme marques : Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.

Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit. ».

En outre, il convient de prendre en compte la disposition du code la consommation visée par le demandeur, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée, à savoir l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat qui dispose :

« I. – Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».

16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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B. Sur le fond

17. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal HYDRABIO. Cette marque a été enregistrée pour les produits suivants, objets de la demande en nullité : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits diététiques pour enfants et malades ».

 Sur l’atteinte à l’ordre public

18. Le demandeur fait valoir que la marque contestée est contraire à l’ordre public, car contrevenant aux dispositions de l’article L.121-2 du code de la consommation, relatif au pratiques commerciales trompeuses, et à la règlementation européenne relative à l’utilisation du terme BIO qui encadre l’utilisation de ce terme pour certains produits cosmétiques.

En outre, le demandeur soutient que cette règlementation, bien que postérieure, doit être considérée comme étant d’ordre public et donc applicable à la marque contestée dont la nullité est demandée.

19. Toutefois comme précédemment exposé, la marque contestée a été déposée le 28 février 1983, en sorte qu’il y a lieu de se référer à l’article précité du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée (supra point 16), lequel ne prévoit aucune interdiction d’usage d’une marque.

Il convient en outre de constater que la règlementation européenne relatives aux produits biologiques évoquée par le demandeur ne saurait être prise en considération en ce qu’elle est postérieure au dépôt de la marque contestée et ne peut être considérée comme étant d’ordre public et par conséquent applicable à la présente procédure (supra point 14).

20. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard des seules dispositions de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

21. Aux termes de l’article 3 de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 dans sa version applicable à l’espèce, ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

22. La notion d’ordre public et de bonnes mœurs se réfère aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société adhère et vise ainsi à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l’ensemble des règles imposées tant par la législation que par la morale sociale en garantissant des principes essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l’Etat et de ses institutions ou encore le respect des lois pénales réprimant les comportements discriminants ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et considération.

23. L’examen du caractère contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs d’un signe doit s’opérer par référence à la perception de ce signe par le public pertinent lors de son usage en tant que marque.

24. En l’espèce, le fait qu’un opérateur économique ait déposé une marque qui ne respecterait pas, selon les dires du demandeur, une règlementation européenne sur le terme BIO adoptée postérieurement à son dépôt ne saurait être qualifié d’atteinte à l’ordre public dans la mesure où il n’est pas démontré qu’un tel manquement serait contraire à la législation ou aux règles morales sociales garantissant les principes essentiels au bon fonctionnement de la société évoquée au point 22.

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25. Le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’atteinte à l’ordre public est dès lors rejeté.

 Sur le caractère trompeur du signe

26. Le demandeur fait valoir qu’en ne précisant pas le libellé de ses produits par une mention relative à la nature biologique de ceux-ci, la marque HYDRABIO trompera nécessairement le public sur la qualité et la nature de ces produits. En outre, l’absence d’une telle précision contreviendrait aux dispositions des règlements européens précités.

Il précise à cet égard que le terme « BIO » était nécessairement au jour du dépôt, compris et perçu par le public comme faisant référence au terme BIOLOGIQUE en tant que label.

Dans ces conditions, le demandeur soutient que « la référence au « BIO » est donc trompeuse en tant qu’elle s’applique ici à des produits dont il n’est pas précisé qu’ils sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » référence largement comprise et admise par le public français, au jour du dépôt

27. Aux termes de l’article 3 de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 dans sa version applicable à l’espèce, ne peuvent être considérées comme marques celles qui comportent des indications propres à tromper le public.

28. En l’espèce, les produits contestés visés au point 17 sont des produits cosmétiques et pharmaceutiques.

29. Si en ce qui concerne l’enregistrement de marques désignant de tels produits, les articles 1, 2, et 30 du règlement n° 2018/848 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, encadrent l’utilisation de termes tel que « BIO », « BIOLOGIQUE », ou encore « ECO », il n’en demeure pas moins que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à l’enregistrement de la marque contestée.

30. En outre, force est de constater que le demandeur, procédant uniquement par voie d’affirmation, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le terme BIO était perçu comme un « label » de qualité des produits cosmétiques et pharmaceutiques visés, au jour du dépôt en 1983.

31. Il s’ensuit que le demandeur ne démontre nullement que le signe « HYDRABIO » était, au jour de son dépôt, susceptible de tromper le consommateur sur la nature biologique des produits visés par la marque contestée.

32. Le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est dès lors rejeté.

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 Sur le caractère distinctif et descriptif de la marque contestée

33. Si le demandeur considère que les alinéas 2° (absence de distinctivité), 3°(descriptivité), de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle reprennent purement et simplement les règles énoncées à l’art. 3 de la loi de 1964 en vigueur au jour du dépôt, il convient toutefois bien de se rapporter à la lettre de celui-ci et non à celle de l’article L.711-2 :

« Ne peuvent en outre, être considérées comme marques : (…)

Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service (…).

Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit. ».

34. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence faisant application des dispositions de cet article.

35. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 17, les produits visés par la présente demande en nullité sont des produits cosmétiques et pharmaceutiques destinés aussi bien à des particuliers qu’à des professionnels, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné aussi bien par le consommateur d’attention moyenne que par un public de professionnels.

36. En outre, la marque contestée est constituée d’un seul élément verbal HYDRABIO, né de la contraction du terme HYDRA et du terme BIO présentés dans une police de caractères de standard.

37. Le demandeur soutient que « l’élément « HYDRA », est parfaitement perceptible par le public concerné comme faisant référence à la qualité hydratante des produits visés, qui est d’ailleurs mise en avant par le fabricant dans le cadre de la promotion sur Internet» et que « l’élément « BIO », parfaitement perceptible par le consommateur de référence comme étant l’abréviation de « biologique », laisse entendre que les produits visés sont exclusivement issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » .

Il ajoute que le consommateur percevra nécessairement la combinaison des termes considérés comme la simple juxtaposition de deux termes descriptifs des qualités biologique et hydratantes des produits concernés.

38. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).

39. En l’espèce, le demandeur ne démontre pas que la marque contestée était constituée « exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit » ou « composée exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit », au jour de son dépôt, à savoir le 28 février 1983.

En effet, aucun élément n’est fourni par le demandeur dans son exposé des moyens pour démontrer qu’au jour du dépôt le consommateur des produits visés percevrait le sens du préfixe HYDRA comme renvoyant à l’hydratation.

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En outre, il se contente d’affirmer sans toutefois le démontrer que l’utilisation de l’abréviation « BIO » était courante au jour du dépôt, de sorte qu’associée au terme HYDRA, le consommateur percevrait immédiatement le message véhiculé par le signe HYDRABIO pris dans son ensemble.

40. Il n’est donc pas démontré que ces termes étaient compris du consommateur comme faisant référence à une nature ou qualité hydratante et biologique des produits en présence.

41. En dernier lieu, il convient de constater que les éléments versés par le demandeur quant à l’utilisation faite du signe HYDRABIO par le titulaire de la marque contestée sur les produits qu’il commercialise, sont des éléments de faits extérieurs à la présente procédure en ce qu’ils concernent des circonstances d’exploitation non pertinentes en l’espèce, s’agissant de l’appréciation de la validité d’une marque. 42. Par conséquent, les motifs de nullité de la marque contestée fondés sur son défaut de caractère distinctif et son caractère descriptif sont rejetés.

 Conclusion

43. Il ne ressort ni des pièces apportées ni des arguments du demandeur que la marque contestée était, au jour de son dépôt, dépourvue de caractère distinctif ou présentait un caractère trompeur ou contraire à l’ordre public à l’égard des produits enregistrés, en sorte que la demande en nullité doit être rejetée.

C. Sur la répartition des frais

44. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

45. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

46. En l’espèce, le demandeur a sollicité la condamnation du titulaire de la marque contestée à lui payer la somme de 2500 € sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.

47. Si la condamnation à des frais irrépétibles et aux dépens ne peut être prononcée par l’Institut puisque ne relevant que de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, tout ou partie des frais exposés par la partie gagnante peuvent être mis à la charge de la partie perdante dans les conditions prévues à l’article L.716-1-1 et à l’arrêté du 4 décembre 2020 précités.

48. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande en nullité.

49. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0156 concernant la marque n° 1228781 est rejetée.

Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.

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