TRIBUNAL M20240286 M JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/09419 N° Portalis 352J-W-B7I-C5PTN N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 20 Décembre 2024 DEMANDERESSE Société BOOMKIDS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laurine JANIN REYNAUD de la SELEURL JANIN-REYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0539 DÉFENDERESSE Société GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI [Adresse 3], [Adresse 5], [Localité 4], TURQUIE représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092 Copies éxécutoires délivrées le :

- Maître JANIN REYNAUD #P539
- Maître HADDAD #C2092 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7

20 décembre 2024 Décision du 20 décembre 2024 3ème chambre – 2ème section N° RG 24/09419 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PTN DÉBATS Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier, A l’audience du 31 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2024 ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposoition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Synthèse de l’objet du litige 1. La société Boomkids recherche la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé une saisie-contrefaçon fondée sur une marque internationale désignant la France, au motif d’une présentation déloyale des faits dans la requête, tenant à l’omission de deux informations : d’une part le fait que la marque de base à l’origine de la demande internationale a été refusée à l’enregistrement par plusieurs décisions, toutefois encore provisoires ; d’autre part le fait que le signe argüé de contrefaçon a lui-même été déposé en tant que marque (non encore enregistrée). Faits et procédure 2. La société ‘Gök triko sanayi ve dis ticaret limited sirketi’ (la société Gök triko), reprochant à la société Boomkids la contrefaçon de sa marque figurative « Icon2 » du fait de la commercialisation en France de vêtements revêtus de signes similaires, a obtenu sur requête du délégué du président de ce tribunal, le 24 puis le 31 mai 2024, deux ordonnances l’autorisant à pratiquer des saisies-contrefaçon dans deux locaux de la société Boomkids, respectivement une boutique à [Localité 2] et un entrepôt à La Courneuve. 3. La marque invoquée est la marque figurative « Icon2 », représentée ci-dessous, issue d’une demande internationale désignant la France numéro 1 571 086, enregistrée le 16 septembre 2020 sur la base d’une demande de marque turque numéro 2020/5912 déposée le 8 juin 2020, et désignant notamment les vêtements en classe 25. 4. Les deux saisies-contrefaçon ont été réalisées le 12 juin 2024. 5. Par actes du 29 juillet 2024, la société Boomkids a assigné la société Gök triko en rétractation de chacune de ces ordonnances devant le juge ayant respectivement fait droit à chaque requête. La présente décision concerne l’ordonnance du 31 mai 2024 (24/01253). Prétentions des parties 6. La société Boomkids, à l’audience et dans ses conclusions signifiées le 29 octobre 2024, soutenues oralement, demande la rétractation des ordonnances des 24 et 31 mai 2024, l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon réalisés à leur suite le 12 juin 2024, l’interdiction d’utiliser les actes relatifs à ces saisies, la restitution des documents saisis et la condamnation de la société Gök triko à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7

20 décembre 2024 civile. 7. La société Gök triko, à l’audience et dans ses conclusions signifiées le 30 octobre 2024, soutenues oralement, résiste aux prétentions adverses et demande elle-même la condamnation de la société Boomkids à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 8. La société Boomkids soutient qu’en raison du caractère exorbitant du droit commun de la saisie-contrefaçon, le requérant doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée conformément à l’article 3 de la directive 2004/48 et à l’article 10 du code civil ; qu’a ainsi déjà été jugée déloyale la dissimulation d’un droit de nature à faire obstacle à la satisfaction de la requête ou la dissimulation d’une procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet de la famille de celui qui était invoqué dans la requête. 9. Elle estime que tel est le cas en l’espèce où la société Gök triko a omis de révéler, d’une part, l’existence du refus d’enregistrement de la marque de base turque pour les produits de la classe 25, par 3 décisions de l’office local, confirmées par le « département de réexamen » puis en première instance par trois décisions judiciaires (qui font certes l’objet d’un recours), de sorte qu’il est très peu probable que la marque soit enregistrée, alors que la marque française est encore dans la dépendance de cette marque de base en vertu de l’article 6. 3) du Protocole de Madrid, tandis qu’une éventuelle demande de transformation en marque nationale ferait l’objet d’un examen par l’INPI. Elle ajoute que la présomption de validité ne vaut que jusqu’à contestation sérieuse à son encontre et qu’une présomption s’appuie sur des faits apparents qu’il faut donc établir, à savoir le statut actuellement jugé invalide de la marque turque. 10. La société Gök triko a selon elle omis de révéler, d’autre part, l’existence d’une demande de marque « Icon » qu’elle (la société Boomkids) a déposée le 6 octobre 2021 et désignant les vêtements en classe 25 (et qui fait actuellement l’objet d’une opposition à l’INPI), de sorte qu’elle n’est pas un « vulgaire contrefacteur » mais « un potentiel titulaire de droits », ce qui affecterait nécessairement la perception que le juge se serait fait des parties et de la situation ; elle fait valoir à cet égard que la cour d’appel de Paris a déjà jugé déloyale l’omission de révéler que le saisi était également titulaire d’un brevet portant sur le produit visé. Elle expose que si la marque de la société Gök triko est enregistrée tandis que la sienne ne l’est pas encore, ce n’est que par une « faveur sémantique », les marques internationales étant enregistrées avant même que ne courre le délai d’opposition à leur encontre. Elle en déduit que ni elle ni la société Gök triko ne disposent en France de droits certains et opposables sur le signe « Icon ». 11. Elle estime que la saisie-contrefaçon autorisée par le juge, à qui il revenait d’apprécier l’impact de ces informations, n’aurait pas autorisée si celles-ci avaient été révélées et est en toute hypothèse disproportionnée au regard de la faiblesse du titre invoqué mais aussi des preuves dont disposait déjà la requérante (deux procès-verbaux de constat d’achat), la saisie-contrefaçon étant dès lors détournée, selon elle, en « un instrument de nuisance » contre un concurrent visant à désorganiser son réseau et paniquer ses partenaires. 12. Elle fonde enfin sa demande de remboursement des frais de procédure sur le caractère abusif de la saisie- contrefaçon et sur des allégations dénigrantes diffusées par la société Gök triko à son encontre auprès de ses partenaires « sur toute la place d’[Localité 2] ». ** 13. En réponse, la société Gök triko fait valoir que le titulaire d’une marque a de ce seul fait le droit de diligenter une saisie-contrefaçon, à la différence du référé interdiction où il faut également démontrer la vraisemblance de la contrefaçon, que la marque qu’elle a invoquée était bien enregistrée à la date de la requête, qu’il en résulte une présomption de validité jusqu’à ce que, le cas échéant, le bureau international radie l’enregistrement international à la demande de l’office d’origine, que tel n’est pas le cas en l’espèce, les décisions qui ont refusé l’enregistrement de la marque en Turquie (au demeurant deux décisions et non trois) ayant fait l’objet de recours et n’étant donc pas définitives, qu’en outre la procédure devant le tribunal d’Ankara a donné lieu à une expertise concluant à l’absence de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7

20 décembre 2024 risque de confusion et que c’est donc « contre toute attente » que le tribunal a retenu un risque de confusion pour confirmer le rejet de l’enregistrement de sa marque. Elle estime qu’il n’appartient pas au juge de la requête de vérifier une hypothétique disparition future du droit qui fonde la requête, de sorte qu’il n’y avait aucune raison selon elle d’évoquer la procédure pendant à l’étranger. Elle ajoute que même en cas d’annulation future de la marque de base turque, elle demanderait le maintien de ses droits par voie de transformation en demande nationale française, qui bénéficierait de la priorité de la demande internationale d’origine. 14. Elle conteste l’existence d’un droit de la société Boomkids sur la marque « Icon », faisant valoir que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement et que la demande de marque « Icon » de la société Boomkids, au demeurant postérieure à la sienne, fait l’objet d’une opposition et n’a donc pas encore été enregistrée. 15. Elle soutient en conséquence que ces informations n’étaient pas pertinentes et n’auraient pas modifié l’opinion du juge, que la décision aurait donc été la même et que dans un souci de clarté et d’efficacité dans la présentation des faits, il n’y avait aucun intérêt à mentionner la procédure turque ni la demande de marque de la société Boomkids dans les requêtes. 16. Elle conteste enfin tout dénigrement. MOTIVATION I . Demande en rétractation 17. Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. 18. En vertu de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. 19. L’article 3 de la directive 2004/48 prévoit que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées. 20. En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044). 21. Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause (Cass., Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, points 10 à 12 et point 15). Existence d’une demande de marque postérieure 22. Le fait que la personne visée par la saisie-contrefaçon ait elle-même déposé une marque postérieure correspondant au signe dont le requérant estime qu’il contrefait sa marque antérieure ne modifie en rien les droits respectifs des parties ; tout au plus un tel dépôt de marque, à supposer qu’il donne lieu à un enregistrement, pourra faire l’objet d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7

20 décembre 2024 demande de nullité par le titulaire de la marque antérieure fondée sur les mêmes motifs que sa demande en contrefaçon. Il n’en résulte pas que le juge saisi de la requête en saisie-contrefaçon modifie son appréciation en faveur de celui qui a procédé à un tel dépôt. 23. Il en va évidemment différemment lorsque ce dépôt postérieur a été l’occasion d’une analyse pertinente sur la contrefaçon objet de la requête, par exemple lorsque le risque de confusion fondant cette contrefaçon a été écarté par l’office dans son analyse des signes en cause (ainsi dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2023, précité). 24. Au demeurant, contrairement à ce qu’affirme la société Boomkids qui estime que la propriété d’un brevet par la partie saisie était une information pertinente dont la dissimulation avait déjà été jugée déloyale, la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt dont la société Boomkids se prévaut (pôle 5 chambre 1, 11 septembre 2018, RG 18/01099), n’a pas fondé la rétractation de l’ordonnance qui lui était soumise sur la déloyauté et n’a pris en compte le brevet dont le saisi était titulaire non pas comme un motif suffisant en soi mais seulement pour corroborer une analyse factuelle selon laquelle la contrefaçon était trop peu vraisemblable pour autoriser la saisie-contrefaçon sans conduire à une mesure disproportionnée. 25. Le requérant n’est donc pas tenu de révéler l’existence d’un simple dépôt de marque postérieure par la partie visée par la saisie. Dès lors, le motif tiré de cette omission est inopérant. Refus d’enregistrement dans son territoire d’origine de la marque de base étrangère à l’origine de la marque fondant la requête 26. En application de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, du Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international de marques (le Protocole de Madrid), une demande internationale, formée par l’intermédiaire d’un office local auprès duquel une demande locale, dite demande de base, avait été faite est enregistrée immédiatement par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à compter de la date à laquelle la demande internationale a été faite auprès de l’office d’origine, et produit dans les territoires désignés par cette demande les effets d’une marque enregistrée à compter de cette même date. Ce n’est qu’a posteriori que l’office du territoire concerné par l’extension de la protection peut notifier au bureau international un refus d’enregistrement. 27. Ainsi, l’enregistrement en France d’une marque issue d’une demande internationale est immédiat et précède tout examen, de sorte que, par exemple, contrairement au cas d’une demande nationale, le délai d’opposition contre une marque issue d’une demande internationale étendue à la France court après l’enregistrement. 28. En revanche, en application de l’article 6, paragraphe 3, du Protocole de Madrid, la protection résultant de l’enregistrement international ne pourra plus être invoquée si, avant l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, la demande de base fait l’objet, notamment, d’une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation. Le paragraphe 4 du même article précise que l’office d’origine notifie les décisions pertinentes au bureau international qui en informe les États ou organisations intéressés ; il s’agit d’une disposition de publicité sans incidence sur l’effet immédiat de la disparition de la marque de base. 29. Il ressort de ces dispositions que la situation juridique de la demande de base d’un enregistrement international désignant la France, dans les 5 années suivant l’enregistrement international, est particulièrement importante pour apprécier les effets en France de cet enregistrement, et ce d’autant plus qu’aucun contrôle n’a été effectué a priori en France avant cet enregistrement. 30. Il en va en particulier ainsi, en l’espèce, où la demande de base, enregistrée il y a moins de 5 ans, a fait l’objet de deux décisions différentes de refus d’enregistrement suite à des oppositions, qui ont été confirmées par un organe de recours interne à l’office puis à nouveau par un tribunal. De telles circonstances affectent fortement l’appréciation des chances Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7

20 décembre 2024 de succès d’une action en contrefaçon fondée sur cette marque et, partant, celle de la proportionnalité des mesures susceptibles d’être autorisées sur le fondement de cette marque à l’égard d’un tiers. 31. Le fait que la décision de refus d’enregistrement prise par le tribunal turc soit encore soumise à un recours est précisément la raison pour laquelle cette analyse doit être menée car si cette définition était définitive, la marque internationale ne pourrait plus être invoquée. Il ne prive donc pas de pertinence la connaissance du refus d’enregistrement déjà prononcé à plusieurs reprises à titre non définitif contre la marque en cause. 32. Dès lors, en dissimulant cette information, qu’elle ne pouvait pas ignorer, étant déposante de la demande de base en Turquie, la société Gök triko n’a pas présenté, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel était demandée une saisie- contrefaçon. Elle a ainsi manqué de loyauté à l’occasion de la présentation sa requête et privé le juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause afin d’autoriser une mesure proportionnée. 33. Par conséquent, l’ordonnance prise sur cette requête doit être rétractée et, par suite, le procès-verbal de saisie- contrefaçon réalisé en exécution de cette ordonnance, annulé. Il en résulte également que toute utilisation des informations obtenues grâce à cette ordonnance, cette saisie ou ce procès-verbal est prohibée. II . Dispositions finales 34. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 35. La société Gök triko perd le procès et est donc tenue aux dépens ainsi qu’à indemniser la société Boomkids des frais que celle-ci a dû exposer à cette occasion. Le fait que la saisie-contrefaçon ait été, ou non, abusive est sans incidence, le montant de l’indemnité étant fixée en équité et ne pouvant en toute hypothèse dépasser les frais réellement exposés, lesquels, en l’absence de toute preuve, peuvent être estimés ici à 2 000 euros en tenant compte de ce que les mêmes diligences ont pu servir aux deux instances en rétractation (soit 4 000 euros au total dans les deux affaires). PAR CES MOTIFS Le juge ayant fait droit à la requête : Rétracte l’ordonnance du 31 mai 2024 ayant autorisé la société Gök triko à pratiquer une saisie-contrefaçon ; Annule en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisée en exécution de cette ordonnance le 12 juin 2024 ; Interdit à la société Gök triko d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; Condamne la société Gök triko aux dépens ainsi qu’à payer 2 000 euros à la société Boomkids au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024 Le Greffier La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7

20 décembre 2024 Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7