Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 décembre 2010, n° 09/03802

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2010

3^e chambre 3^e section N°RG: 09/03802

DEMANDERESSE Société E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY […], 19898 Wilmington Delaware ETAT-UNIS D’AMERIQUE représentée par M^e Gérard-Gabriel LAMOUREUX,du Cabinet HIRCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W03

DEFENDEUR Monsieur Yves L représenté par M^e Nadie AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2168 et M^e Serge V de la SCP GOMES VALETTE, avocat au barreau d’ AUCH

COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 25 Octobre 2010 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société de droit américain E.I. DU PONT DE NEMOURS commercialise une large gamme de produits industriels et de consommation, dont certains sont constitués à base de polytétrafluoroéthylène (PFTE), matière plastique mise au point par l’un de ses ingénieurs en 1938, commercialisés sous la marque TEFLON, déposée dans tous les pays et notamment à titre de marque communautaire, le 15 novembre 1996 sous le n°432 120, pour désigner de nombreux produi ts ou services incluant notamment les "Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (Y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; désinfectants". M. L a pour activité le négoce de produits destinés à l’entretien des véhicules.

Il a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque française « PCLTFLON » le 17 décembre 2007, marque enregistrée sous le n°07 3544859, pour désigner les produits suivants :

- Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; sels à usage industriel ; décolorants à usage industriel ;

- Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

- Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;

- Désinfectants. Il a exploité cette marque au travers de l’EURL PROCHIMLUB EUROPE, créée en avril 2006 et placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Auch le 25 juillet 2008, puis sous la dénomination PROCHIMLUB, pour laquelle il est immatriculé depuis octobre 2001 au registre spécial des agents commerciaux du tribunal de commerce d’Auch. La société E.I. DU PONT DE NEMOURS a mis en demeure M. L de renoncer aux droits conférés par l’enregistrement de sa marque PCLTFLON et de cesser l’utilisation de la marque TEFLON par lettre recommandée du 7 novembre 2008.

Après s’être renseigné auprès de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS sur les formalités à effectuer auprès de PINPI pour renoncer à ses droits, M. L n’a plus donné suite à ces échanges. En l’absence de réponse, la société E.I. DU PONT DE NEMOURS, par acte du 25 février 2009, a assigné M. L devant le tribunal de céans en contrefaçon de sa marque communautaire « TEFLON ». Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2010, elle demande au tribunal, vu les articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et l’article 9 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil d u 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, de : DEBOUTER M. Yves L de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DIRE que l’adoption et l’usage de la marque « PCLTFLON » n°07 3544859 par M. Yves L portent atteinte aux droits de la société E.I. du Pont de Nemours And Company, titulaire de la marque communautaire « TEFLON » n°432 120 ; DECLARER nul l’enregistrement de la marque « PCLTFLON » n°07 3544859 ; FAIRE DEFENSE à M. Yves L, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement, d’utiliser directement ou indirectement, la dénomination «PCLTFLON >> sur tout le territoire de l’Union Européenne, à quelque titre que ce soit, pour des « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie, sels à usage industriel, décolorants à usage industriel ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles et graisses industrielles ; lubrifiants;

produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; désinfectants >>, ou des produits et services similaires; DIRE que sur réquisition du greffier, le jugement à intervenir sera notifié au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques; DIRE que le cas échéant, le tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte précitée; CONDAMNER M. Yves L à payer à la société E.I. du Pont de Nemours and Company la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice; ORDONNER la publication du jugement dans trois journaux ou revues, au choix de la société E.I. du Pont de Nemours and Company et aux frais de M. Yves L, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 8 000 euros hors taxes;

CONDAMNER M. Yves L à payer à la société E.I. du Pont de Nemours and Company la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ; CONDAMNER M. Yves L en tous dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard-Gabriel L, Avocat aux offres du droit. A titre liminaire, la société E.I. DU PONT DE NEMOURS conclut à la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la présente instance s’agissant d’un litige portant sur une marque communautaire conformément aux dispositions de l’article 92 du règlement communautaire CE n°40/94 du 20 décembre 1993 et de l’article L. 717-4 du code de la propriété intellectuelle. Sur le fond, elle reproche à M. L d’avoir déposé une marque française « PCLTFLON » enregistrée le 17 décembre 2007 pour des produits similaires à ceux visés au dépôt de la marque communautaire « TEFLON » n°432 120, qui constitue un droit antérieur au sens de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle lui reproche également la reproduction et l’utilisation des signes « TEFLON » et « PCLTFLON » qui reproduisent ou imitent sa marque sur des produits identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque communautaire « TEFLON ». Elle souligne que M. L reconnaît ces actes et rappelle que la bonne foi, qui n’est pas établie en l’espèce, est indifférente dans l’appréciation de la contrefaçon. Elle sollicite en conséquence l’annulation de la marque déposée par M. L en raison du risque de confusion existant entre les deux marques, lequel est accentué par la notoriété et la renommée de la marque TEFLON. Compte tenu de la résistance et de la mauvaise foi de M. L, la société E.I. DU PONT DE NEMOURS sollicite les mesures habituelles d’interdiction et de publication outre l’allocation d’une indemnité à hauteur de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’usurpation de sa marque, qui a porté atteinte à la valeur patrimoniale

de sa marque communautaire et aux efforts financiers et publicitaires pour en assurer la promotion et garantir à sa clientèle la qualité attendue. Dans ses dernières écritures signifiées le 25 octobre 2010, Monsieur Yves L, demande au tribunal de: Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées In limine litis SE DECLARER territorialement incompétent;

Subsidiairement DONNER ACTE à M. Yves L qu’il a, d’ores et déjà, procédé à la déclaration de retrait ou de renonciation auprès de l’INPI, DONNER ACTE à M. Yves L qu’il s’engage à ne pas faire figurer sur les produits qu’il distribue le vocable « TEFLON »; DEBOUTER la société DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY de ses autres demandes, fins et conclusions; STATUER ce que droit sur les dépens. In limine litis, il soulève l’incompétence du tribunal de céans en se prévalant des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile selon lequel le tribunal compétent est celui où réside le défendeur, à savoir le tribunal de grande instance d’AUCH. Sur la prétendue contrefaçon de la marque TEFLON, M. LESCURE indique qu’il renonce à utiliser, sans autorisation « TEFLON® » sur ses produits mais précise que son fournisseur lui indique qu’il est nécessaire de faire référence aux composants de ses produits, notamment le TEFLON, afin d’en informer le consommateur. Sur le préjudice subi par la demanderesse, M. L verse aux débats les pièces comptables de nature à prouver que le volume des produits qu’il a vendus, depuis qu’il a enregistré la marque litigieuse, est quasiment insignifiant et que la somme de 30.000 € réclamée par la demanderesse à titre de dommages-intérêts est manifestement disproportionnée.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 mai 2010.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la compétence territoriale L’article 771-1° du code de procédure civile confèr e au juge de la mise en état une compétence exclusive, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure au nombre desquelles figurent les exceptions d’incompétence.

En l’espèce, M. L a soulevé une exception d’incompétence devant le tribunal de grande instance de Paris statuant au fond alors qu’il ne pouvait le faire que devant le juge de la mise en état et sa demande est par conséquent irrecevable, en application de l’article susvisé. Sur la contrefaçon de marque II est établi que la société E.I. DU PONT DE NEMOURS est titulaire de la marque communautaire « TEFLON » déposée le 15 novembre 1996 et enregistrée sous le n°432120, pour de nombreux produits ou services inc luant notamment les:

- Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie (classe n°1);

- Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons (classe n°3);

- Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes (classe n°4);

- Désinfectants (classe n° 5). * Sur le dépôt de la marque « PCLTFLON » II est constant que M. Yves L est titulaire de la marque française « PCLTFLON » déposée le 17 décembre 2007 sous le n° 3544859. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article 9, § 1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel "la, marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marqué" qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. II y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l’espèce, les produits visés au dépôt de la marque litigieuse sont les suivants :

- Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; sels à usage industriel ; décolorants à usage industriel ;

- Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

- Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;

— Désinfectants. Il résulte de la comparaison des services visés par l’une et l’autre marque qu’il s’agit de produits identiques sauf pour les sels à usage industriels et les décolorants à usage industriel, qui sont néanmoins similaires aux produits chimiques destinés à l’industrie dans lesquels ils sont inclus.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Il n’est pas contesté que les initiales « PCL » correspondent à la désignation usuelle abrégée des polymères à cristaux liquides de sorte que l’élément distinctif et dominant de la marque détenue par M. L est l’élément « TFLON ». Or, le signe querellé « PCLTFLON » intègre à titre d’élément dominant et distinctif la marque antérieure « TEFLON » détenue par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS et se contente de la faire précéder des initiales PCL peu distinctives et de contracter la première syllabe sans amenuiser la similitude visuelle et phonétique des deux signes opposés puisque la contraction de la première syllabe est en pratique inopérante, le consommateur étant naturellement amené à rétablir le « E » manquant, surtout à la suite des initiales « PCL » qui le conduisent à épeler le début de la marque jusqu’à la lettre F. Sur le plan intellectuel, la marque « PCLTFLON » évoque nécessairement le TEFLON, surtout associé aux initiales PCL et cette évocation est accentuée par le caractère fortement distinctif de la marque antérieure « TEFLON », dont la notoriété qui est justifié par les nombreux documents versés, notamment un sondage qui établit la connaissance qu’en a une partie significative du public. Il s’ensuit qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et des signes opposés, la marque « PCLTFLON » sera immédiatement associée à la marque TEFLON, signe antérieur détenu par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS, ce qui entraîne un risque de confusion, le public concerné, en l’espèce des consommateurs de produits industriels, étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune et à considérer la marque litigieuse comme une déclinaison de la marque « TEFLON ». La contrefaçon par imitation est ainsi constituée et en application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’annuler la marque litigieuse « PCLTFLON » enregistrée par M. Yves L le 17 décembre 2007 sous le n°3544859 comme portant atteinte à une marque an térieure. * Sur l’usage des signes « PCLTFLON » M. L reconnaît avoir fait usage du signe « PCLTFLON » à titre de marque sur des huiles et graisses pour automobiles et pour l’industrie. Il s’ensuit que ces actes d’usage d’un signe similaire sur des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque communautaire, créent un risque de confusion aux yeux du public concerné, ainsi qu’il l’a été établi ci-dessus, ce public étant amené à attribuer une origine commune aux produits portant la marque

communautaire notoire « TEFLON » et aux produits commercialisés par M. L, ce qui caractérise le grief de contrefaçon par imitation.

S’agissant de l’emploi du vocable « TEFLON » au titre des composants du produit chimique, la société demanderesse ne formule aucune demande de ce chef et il y a lieu de rappeler à M. L que les demandes de donner acte n’ont aucune valeur et ne saisissent pas le tribunal. Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il est constant que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 novembre 2008, M. L a refusé de procéder au retrait de la marque litigieuse portant atteinte aux droits antérieurs détenus par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS, ce qui a causé à celle-ci un préjudice résultant de l’atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque notoire et par conséquent aux efforts de promotion de sa marque ainsi qu’aux efforts pour assurer à la clientèle la qualité attendue, tant en ce qui concerne la fabrication que la présentation et la distribution de ses produits. Ce préjudice est accentué par le comportement de M. L qui s’est placé dans le sillage de la marque détenue par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS afin de tirer profit des efforts créatifs, financiers et publicitaires de cette dernière et qui s’est abstenu de procéder à la déclaration de retrait ou de dénonciation à l’INPI malgré les demandes réitérées de la société E.I. DU PONT DE NEMOURS préalables à l’assignation. Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes d’usurpation de sa marque antérieure et de contrefaçon commis à son encontre, étant observé qu’il ne peut être donné acte au défendeur de ce qu’il s’engage à retirer la marque litigieuse à défaut de justificatifs en ce sens. La somme ainsi accordée suffisant à réparer l’entier préjudice subi par la société E.I. DU PONT DE NEMOURS, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner M. Yves L, partie perdante, aux dépens qui pourront être directement recouvrés par M^e L, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser à la société E.I. DU PONT DE NEMOURS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. L; Dit que le dépôt et l’usage de la marque « PCLTFLON » n° 07 3544859 par M. Yves L portent atteinte aux droits antérieurs de la société E.I. du Pont de Nemours And Company, titulaire de la marque communautaire « TEFLON » n°432 120; Annule le dépôt de la marque française « PCLTFLON » enregistrée par M. Yves L le 17 décembre 2007 sous le n° 3544859 pour désigner l es produits suivants :

- Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; sels à usage industriel ; décolorants à usage industriel ;

- Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

- Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;

- Désinfectants; Ordonne la transmission de la décision une fois devenue définitive au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, sur réquisition du greffier ou de la partie la plus diligente ; Fait interdiction à M. L, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, d’utiliser directement ou indirectement, la dénomination «PCLTFLON » sur tout le territoire de l’Union Européenne à quelque titre que ce soit, pour des « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie, sels à usage industriel, décolorants à usage industriel ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; désinfectants >>, ou des produits et services similaires; Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, qui sera limitée à deux mois ; Condamne M. Yves L à payer à la société E.I. du Pont de Nemours and Company la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice ; Rejette la demande de publication judiciaire; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires;

Condamne M. Yves L en tous les dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Gérard-Gabriel L, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. Yves L à payer à la société E.I. du Pont de Nemours and Company la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement.