Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 24 octobre 2001

FAITS ET PROCEDURE La société RAUTUREAU APPLE SHOES, ci-après RAUTUREAU, est titulaire de la marque complexe « FREE LANCE », déposée le 18 janvier 1979, renouvelée pour la dernière fois le 15 juillet 1996, enregistrée sous le numéro 1.364.036, pour désigner l’intégralité des produits des classes 3, 14, 16, 18, 22, 25 et 28. Elle commercialise sous cette marque des chaussures. Reprochant à la société MAILLES ET COULEURS d’avoir ouvert, rue du Four à Paris 6^e, à proximité du magasin qu’elle exploite, une boutique à l’enseigne « FREE » et à la société FREE de faire usage de cette dénomination sociale et d’avoir déposé ce vocable à titre de marque, la société RAUTUREAU a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 26 octobre 1999, après avoir déclaré irrecevable comme tardive la demande en déchéance des droits de la société RAUTUREAU sur sa marque « FREE LANCE », a :

- débouté la société RAUTUREAU de l’intégralité de ses demandes,
- débouté les sociétés MAILLES ET COULEURS et FREE de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société RAUTUREAU à payer aux sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 9 décembre 1999 par la société RAUTUREAU ; Vu les dernières écritures signifiées le 4 septembre 2001 par lesquelles la société RAUTUREAU, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les sociétés intimées de leur demande de dommages-intérêts, soulève l’irrecevabilité de l’action en déchéance de ses droits sur la marque « FREE LANCE » formée par les intimées, et demande à la Cour de :

- dire que la marque « FREE » N° 95 587 880 en ce qu’elle sert à désigner des articles chaussants constitue la contrefaçon au sens de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle de la marque « FREE LANCE » dont elle est titulaire,
- prononcer la nullité de cette marque en ce qu’elle désigne les produits de la classe 25 et notamment les chaussures, pantoufles et chaussons,
- dire que la marque « FREE » N° 97 659 904 en ce qu’elle désigne les produits des classes 16, 18 et 22 constitue la contrefaçon de la marque « FREE LANCE » et prononcer la nullité de cette marque pour ces produits,

— dire que la société FREE et la société MAILLES ET COULEURS, Maître B et Maître F en qualité d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société FREE, en faisant usage des marques précitées se sont rendus coupables de contrefaçon de marque,
- dire que la société FREE et la société MAILLES ET COULEURS, en exploitant en franchise son activité sous l’enseigne « FREE » […], juste à côté de la boutique à l’enseigne FREE LANCE […] en faisant usage à titre de dénomination sociale, d’enseigne et de nom commercial de ce vocable, ont engagé leur responsabilité à son encontre, en commettant des actes de concurrence déloyale,
- faire obligation à la société MAILLES ET COULEURS de déposer son enseigne FREE sous astreinte définitive de 5.000 F par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- faire interdiction à la société FREE et à la société MAILLES ET COULEURS de faire usage de la dénomination FREE à titre de dénomination sociale, d’enseigne ou de marque, sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner à la société FREE de modifier sa dénomination sociale au Registre du commerce sous astreinte définitive de 5.000 F par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- fixer sa créance à la somme de 530.000 F envers la société FREE, actuellement en redressement judiciaire,
- condamner la société MAILLES ET COULEURS à lui verser la somme de 300.000 F en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques, de son choix, aux frais de la société MAILLES ET COULEURS, à raison de 20.000 F H.T. par publication,
- condamner la société MAILLES ET COULEURS à lui payer la somme de 60.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civil ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2001 aux termes desquelles la société FREE, la société MAILLES ET COULEURS et Maître Denis F, en qualité d’administrateur judiciaire de la société FREE, sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté leur action en déchéance et pour procédure abusive et demandent à la Cour de :

- prononcer la déchéance de la marque « FREE LANCE » pour les produits des classes 3, 14, 16, 18, 22 et 28,

— prononcer la déchéance partielle de la marque « FREE LANCE » pour les vêtements et la chapellerie, produits de la classe 25,
- condamner la société FREE LANCE à lui verser la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 7 mars 2001 par lesquelles Maître Léïla B, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société FREE, conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté son action en déchéance de la marque « FREE LANCE » et demande à la Cour de faire droit à cette exception et de lui allouer es-qualités la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA DECHEANCE DES DROITS DE LA SOCIETE RAUTUREAU SUR LA MARQUE « FREE LANCE » Considérant que la société RAUTUREAU soulève l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’elle a été écartée par les premiers juges comme tardive et qu’infirmer le jugement sur ce point conduirait à la priver d’un degré de juridiction ; Mais considérant que la société RAUTUREAU a été à même de débattre contradictoirement du moyen soulevé par les sociétés intimées ; qu’en tout état de cause, cette prétention, destinée à faire écarter l’action en contrefaçon, est recevable par application des dispositions de l’article 564 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les sociétés MAILLES ET COULEURS et FREE justifie d’un intérêt légitime à soulever la déchéance des droits de la société RAUTUREAU sur la marque « FREE LANCE », qui leur est opposée à l’appui de l’action en contrefaçon, quels que soient les produits visés ; Considérant qu’il ressort des articles de presse produits aux débats et il n’est pas contesté que la société RAUTUREAU fait un usage sérieux de la marque « FREE LANCE » pour désigner des chaussures, produits relevant de la classe 25 ; qu’en revanche, elle ne rapporte pas la preuve d’une exploitation de ce signe sur des vêtements ou des articles de chapellerie ; que contrairement à ce qu’elle soutient, l’article L 714-5 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui instaure la déchéance partielle, ne reprend pas la disposition de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964 qui permettait d’échapper à cette

sanction dans le cas d’exploitation de la marque pour des produits similaires à ceux non- exploités ; Qu’il convient donc de prononcer la déchéance des droits de la société RAUTUREAU sur la marque en ce qu’elle vise dans la classe 25, les vêtements et la chapellerie ; Considérant que les factures produites aux débats établissent que la société RAUTUREAU a fait un usage sérieux de la marque « FREE LANCE » sur des sacs en papier destinés à contenir les articles vendus, produits relevant de la classe 16, et pour désigner des articles en cuir et imitations du cuir tels des sacs et des bracelets, produits compris dans la classe 18 ; qu’il y a lieu, en revanche, faute de preuve d’une exploitation de la marque, de faire droit à l’exception de déchéance pour les autres produits de ces deux classes visés dans l’enregistrement ; Qu’elle ne justifie pas davantage d’une exploitation des produits des classes 3, 14, 22 et 28, visés dans l’enregistrement de la marque ; qu’elle doit donc être déchue de ses droits sur la marque « FREE LANCE » pour ces produits ; Que la déchéance sera prononcée à compter du 28 décembre 1996 ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Considérant que la société FREE, qui a pour principale activité la fabrication de prêt-à- porter féminin, a été créée en mai 1984 ; qu’elle est titulaire de deux marques semi- figuratives qui représente le contours d’une feuille d’érable dans laquelle est inscrit le mot « FREE » :

- la première déposée le 13 septembre 1995, enregistrée sous le numéro 95/ 537 880 pour désigner les produits des classes 3 et 25 parmi lesquels les vêtements et chaussures,
- la seconde, déposée le 21 janvier 1997, enregistrée sous le numéro 97/ 659 904, pour désigner différents produits des classes 16, 18 et 22 notamment le papier, carton, le cuir et imitations du cuir, sacs à mains ; Considérant que les marques en présence désignent des produits identiques, à savoir les vêtements et les chaussures, le papier, les articles en cuir ; Mais considérant que si elles comportent en radical d’attaque le même mot de la langue anglaise, dans la marque « FREE LANCE », le mot « FREE » perd son pouvoir distinctif propre pour former avec le terme second une expression dotée d’une signification propre ; que le consommateur même moyennement attentif en perçoit l’acception, s’agissant d’un domaine, la mode, où son emploi est courant ; que la marque constitue un tout indivisible ; que cette différence sur le plan conceptuel suffit, à elle seule, à exclure tout risque de confusion entre les signes en présence ;

Que comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les deux marques se distinguent en outre visuellement, par leur structure, mononsyllabique pour la seconde, bisyllabique pour la première, et phonétiquement par l’ajout du vocable « LANCE » ; Considérant qu’en adoptant le mot « FREE » à titre de dénomination sociale et à titre d’enseigne du magasin exploité rue du Four, la société FREE et la société MAILLES ET COULEURS n’ont pas davantage, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, commis des actes de contrefaçon de la marque « FREE LANCE » ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la contrefaçon de marque formée par la société RAUTUREAU ;

- Sur la concurrence déloyale Considérant que la société RAUTUREAU reproche aux sociétés intimées d’avoir ouvert une boutique à proximité du magasin qu’elle exploite depuis 1989, rue du Four à Paris 6^e ; Considérant qu’il ressort des extraits de presse produits aux débats que la société RAUTUREAU a acquis une renommée certaine dans le domaine de la chaussure pour femme ; Considérant que s’il résulte des trois procès-verbaux de constat dressés par la société RAUTUREAU que la société MAILLE ET COULEURS offre à la vente dans le magasin qu’elle exploite, rue du Four à Paris, quelques modèles de chaussures, parmi les articles de prêt à porter féminin, il n’est pas contesté que celles-ci ne portent pas la marque « FREE » ; que le simple fait de vendre des vêtements et des chaussures dans un magasin voisin du sien ne suffit pas à démontrer que la société FREE et la société MAILLES ET COULEURS ont cherché à tirer profit de la notoriété de la marque de la société RAUTUREAU, comme l’ont justement relevé les premiers juges ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la société RAUTUREAU ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de la protection accordée à sa marque, les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent leur bénéficier ; qu’il sera alloué à ce titre à la société FREE, à la société MAILLES ET COULEURS et à Maître F, d’une part, à Maître B d’autre part, chacun la somme de 30.000 F ; Que la société RAUTUREAU qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en déchéance des droits de la société RAUTUREAU APPLE SHOES sur la marque « FREE LANCE » N° 1.364.036 formée par les sociétés FREE et MAILLES ET COULEURS, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Déclare recevable l’action en déchéance de la marque « FREE LANCE » N° 1.364.036 formée par les sociétés FREE et MAILLES COULEURS, Prononce la déchéance des droits de la société RAUTUREAU APPLE SHOES, avec effet au 28 décembre 1996, sur la marque « FREE LANCE » N°l.364.036 pour les produits désignés dans l’enregistrement, relevant :

- de la classe 25, à l’exception des articles chaussants, chaussures, sabots, souliers, pantoufles, espadrilles, bottes,
- de la classe 16 à l’exception du papier, carton et des produits en ces matières non compris dans d’autres classes,
- de la classe 18, sauf le cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes,
- des classes 3, 14, 22 et 28, Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffier à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre national des marques, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES à payer d’une part, à la société FREE, à la société MAILLES ET COULEURS et à Maître Denis F, d’autre part à Maître Leïla B, la somme complémentaire de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société RAUTUREAU APPLE SHOES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.