Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 12 janvier 2011, n° 2008/23573

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 JANVIER 2011

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , 08 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/23573 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/09830

APPELANTES La société DEMSA, S.A.S Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social Parc des Barbanniers […] 92632 GENNEVILLIERS représentée par M^e Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assistée de M^e Vanessa L, avocat au barreau de Paris, toque : P253 plaidant pour LERNER – FRIGGERI & ASSOCIÉS

La société AKAI SALES PTE Ltd Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social 9 Commonwealth Lane The Grande Bulding SINGAPORE 149555 dont le domicile est élu en la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de M^e Nicolas B, avocat au barreau de Paris, toque : J046 plaidant pour WATRIN B ASSOCIES

INTIMÉE La société DIVX INC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 4780 Eastgate Mail San Diego 92121 CALIFORNIE (ETAT UNIS) dont le domicile est élu en la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de M^e Julien L, avocat au barreau de Paris, toque : Dl 883 plaidant pour WILLIAM JAMES K

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G

ARRET :

- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu les appels respectivement interjetés le 15 décembre 2008 par la société de droit français DEMSA (SAS) et le 17 février 2009 par la société AKAI ayant son siège à Singapour, du jugement rendu contradictoirement le 12 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris statuant dans le litige les opposant à la société DIVX Inc., organisée selon les lois de l’Etat du Delaware (États-Unis) ; Vu les conclusions signifiées en dernier lieu :

- le 26 février 2010 par la société AKAI, appelante,
- le 15 mars 2010 par la société DEMSA, appelante,
- le 16 mars 2010 par la société DIVX, intimée ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 octobre 2010 ; SUR CE. LA COUR : Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

- la société DIVX, titulaire de la marque française verbale DIVX n° 03 3 232 193, déposée le 20 juin 2003 et enregistrée le 2 avril 2004 pour désigner notamment les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la retransmission du son ou des images ; les publications électroniques téléchargeables ; les programmes informatiques ; les logiciels intégrés dans des puces de microprocesseurs pour le transfert vidéo à large bande, stockage et compression ;les logiciels téléchargeables en ligne pour le transfert vidéo à large bande, stockage et compression, commercialise sous cette marque un logiciel de compression et décompression de fichiers vidéo (codec),

— le codec sert à compresser les fichiers vidéo de grande taille de manière à en assurer le stockage sur CD-ROM ou sur DVD (fonction de codage) puis à les décompresser de façon à en permettre la lecture par le lecteur CD ou DVD (fonction de décodage),
- le codec DIVX met en oeuvre une technologie qui lui est propre, en conséquence, un DVD encodé avec le codec DIVX devra être utilisé dans un lecteur DVD doté du décodeur DIVX faute de quoi la lecture du fichier vidéo sera de mauvaise qualité,

— les fabricants licenciés sont autorisés, moyennant redevance, à équiper leurs produits du codec DIVX et à y apposer le label DIVX,
- la société DIVX a fait constater par huissier de justice le 2 mai 2006 et par l’Agence pour la protection des programmes les 4 et 9 mai 2006, que la société DEMSA, distributeur en France des produits de la société AKAI, proposait à la vente sur internet et sur catalogue 5 modèles d’appareils audiovisuels de marque AKAI : lecteurs DVD, ensembles home cinéma, chaînes HI-FI, revêtus indûment du logo DIVX,
- c’est dans ces circonstances qu’elle a engagé, par actes d’huissier de justice respectivement délivrés le 15 juin 2006 à la société DEMSA et le 22 juin 2006 à la société AKAI la présente instance en contrefaçon de ses droits de marque et en concurrence déloyale et parasitaire,
- les premiers juges ont, pour l’essentiel, rejeté la demande en concurrence déloyale mais accueilli la demande en contrefaçon et ont, de ce dernier chef, alloué une provision de 200.000 euros, ordonné sous astreinte la production par les sociétés défenderesses des documents comptables relatifs à la commercialisation des produits contrefaisants, prononcé des mesures d’interdiction et de publication ; Sur la recevabilité : Considérant que les sociétés appelantes maintiennent devant la cour les fins de non recevoir vainement opposées en première instance à l’action en contrefaçon ; Qu’il est soutenu en premier lieu, par la société AKAI, que l’action serait mal dirigée à son endroit, les produits litigieux ayant été fournis à la société DEMSA par la société NAKS en vertu du contrat de distribution exclusive qui liait au moment des faits ces deux sociétés, elle-même n’ayant contracté avec la société DEMSA que le 1^er juin 2006 ; Or considérant que la société DIVX fait observer pertinemment que la société NAKS et la société AKAI appartiennent au même groupe à telle enseigne que le contrat de distribution conclu entre les sociétés NAKS et DEMSA en date du 2 janvier 2004 a pour en-tête la dénomination AKAI, que la société AKAI, dans les courriers échangés avec la société DIVX avant l’introduction de l’instance s’est toujours présentée et comportée comme responsable de ses produits, qu’elle ne démontre, ni même allègue, qu’elle ignorait l’offre en vente de ses produits par la société DEMSA ou qu’elle s’y serait opposée, que bien au contraire, le constat APP des 4 et 9 mai 2006 montre que le site accessible au nom de domaine www.akai.com, dont la société AKAI est titulaire, désigne sous la rubrique distribution network la société DEMSA comme le distributeur en France des produits de la marque AKAI ;

Qu’il s’infère de ces éléments que c’est à bon droit que la société DIVX fait valoir que la société AKAI avant même d’avoir signé le 1^er juin 2006 un contrat de distribution avec la société DEMSA avait confié à celle-ci la distribution de ses produits en France ;

Qu’en conséquence la société DIVX est, par confirmation du jugement entrepris, recevable à agir contre la société AKAI ; Considérant qu’il est conclu en second lieu, de concert par les sociétés AKAI et DEMSA, que la société DIVX serait dépourvue de droit d’agir, la marque revendiquée étant entachée de nullité pour défaut de caractère distinctif et frappée à tout le moins de déchéance tant par dégénérescence que pour défaut d’usage sérieux ; Considérant que l’article 711 -2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés sont dépourvus de caractère distinctif: a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; (…) ; Que selon les sociétés appelantes, le terme DIVX constituait dès avant le 20 juin 2003, date du dépôt de la marque, la désignation usuelle et générique de tout format de compression / décompression de fichiers vidéo et, par extension, de tout support ou matériel de lecture compatible avec ce format ; Or considérant qu’il n’est pas démenti que la société intimée a procédé à un choix parfaitement arbitraire en utilisant le signe DIVX pour désigner en 1999 le codec qu’elle venait de créer ; Qu’il n’est pas davantage contesté que le codec de la société DIVX, pionnière dans le domaine de la compression / décompression des fichiers vidéo, était très bien implanté en 2003, que l’on trouvait cependant sur le marché, à cette date, des codecs commercialisés par des sociétés concurrentes telles que REAL NETWORKS, MICROSOFT, APPLE et répondant à des dénominations différentes telles que MPEG-2, REAL, QUICK TIME ; Qu’il est par ailleurs établi, au vu des coupures de presse de l’époque, que le terme DIVX visait toujours les produits de la société éponyme, soit le codec en particulier soit plus généralement l’ensemble des produits issus de la technologie de compression/ décompression des fichiers vidéo mise au point par cette société, et qu’en aucun cas, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, le terme DIVX n’était utilisé pour désigner les produits des sociétés concurrentes ; Qu’il s’ensuit de ces éléments que le signe attaqué n’était pas à la date du dépôt de la marque la dénomination nécessaire, générique ou usuelle des produits couverts par l’enregistrement et qu’il était apte, par voie de conséquence, à garantir la fonction d’indication d’origine de la marque en permettant au consommateur de distinguer les produits de la société DIVX des produits identiques ou similaires distribués par des sociétés concurrentes ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.714-6 du Code de le propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une

marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; (…)

Que les sociétés appelantes soutiennent en invoquant ces dispositions, que le terme DIVX, à supposer qu’il fut distinctif à la date du dépôt de la marque, a perdu depuis ce caractère en devenant la désignation usuelle de logiciels, programmes informatiques de compression/décompression de fichiers vidéo, fichiers vidéo enregistrés sous un format de compression/décompression, supports d’enregistrement contenant de tels fichiers, produits de lecture de tels supports ; Mais considérant, au terme de l’analyse à laquelle la cour s’est livrée de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier des extraits de la presse écrite généraliste ou économique et de sites internet spécialisés dans la haute technologie, que le tribunal a pertinemment retenu par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, que les sociétés appelantes, pas plus qu’elles n’ont pu le faire au moment du dépôt, ne démontrent que le signe DIVX soit devenu, après le dépôt de la marque, la désignation dans le langage courant du codec et des produits qui lui sont associés ; Que le tribunal a en effet exactement relevé que ce signe est utilisé en référence à la technologie développée par la société DIVX et qu’il est le plus souvent précédé du produit qu’il vise précisément à identifier : le format DIVX', le codec DIVX, la technologie DIVX, tous éléments de constatation qui établissent que « DIVX » n’est pas la dénomination générique et usuelle de tout produit mettant en oeuvre la technologie de compression / décompression des fichiers vidéo, ce d’autant que depuis 2003 sont encore apparus sur le marché, sous des dénominations diverses : MEDIA PLAYER, XVID, FLASH 8, des codecs en provenance de sociétés concurrentes ; Que le tribunal a encore très justement observé, s’agissant des quelques cas où le terme DIVX était utilisé dans un sens générique : Ce produit permet de lire les DIVX, que la société DIVX justifie être intervenue systématiquement pour défendre sa marque en adressant aux éditeurs des sites internet en cause des courriers parfaitement circonstanciés par lesquels elle indique qu’il est attentatoire aux droits de la société DIVX Inc. D’avoir une présentation qui pourrait être comprise comme indiquant que la marque DIVX serait la désignation de toutes sortes de formats dont certains n’auraient pas pour origine la société DIVX Inc ; Que c’est toujours à raison, enfin, que le tribunal ayant souligné le succès des produits DIVX, qui occuperaient jusqu’à 94% des parts de marché, a estimé que la société DIVX ne pouvait avoir un contrôle absolu sur sa marque, ce qui explique qu’elle ait pu laisser sans réaction un article paru dans le numéro de mai 2007 du titre PLANETE NUMERIQUE qui présente le DIVX comme étant le nom donné aux vidéos compressées par le procédé de compression vidéo du même nom et par extension aux vidéos compressées par des procédés équivalents, cet élément de la procédure ne suffisant pas en tout état de cause, au regard de l’ensemble des productions, à établir à la charge de son titulaire une dégénérescence de la marque ;

Considérant, selon les dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ; que la preuve de l’exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; Que les sociétés appelantes prétendent à l’appui de ces dispositions que la société DIVX fait usage non pas de la marque française verbale revendiquée en l’espèce mais de la marque communautaire complexe n° 3 924 149 déposée le 8 juillet 2004 ;

Or considérant que la société DIVX justifie en l’état des pièces produites aux débats et notamment des extraits de catalogues CARREFOUR et FNAC de 2005 et de 2007 et du procès-verbal de constat sur internet dressé par huissier de justice le 4 février 2010 de l’utilisation sérieuse de la marque opposée pour désigner des lecteurs DVD, des portables, des logiciels ; Considérant qu’il résulte de ces développements que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a retenu la validité de la marque revendiquée et rejeté les demandes tendant à voir constater la déchéance des droits du propriétaire de la marque ;

Sur le fond : Sur la demande en contrefaçon Considérant que les sociétés appelantes se prévalent, pour combattre le grief de contrefaçon, des dispositions de l’article L.713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, aux termes desquelles l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion quant à leur origine ; Mais considérant que le tribunal a relevé avec justesse par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, qu’il n’est aucunement démenti que le signe DIVX est, en l’espèce, apposé sur des appareils AKAI qui mettent en oeuvre une technologie de compression/décompression des fichiers vidéo différente de celle développée par la société DIVX et que, en particulier, ces appareils ne sont pas équipés du codec DIVX, qu’il est par ailleurs établi ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, que le terme DIVX ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du codec, que, par voie de conséquence, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prétendre contraintes d’apposer le signe DIVX sur leurs produits en tant que référence nécessaire pour indiquer au public que ses produits sont en mesure de lire les formats encodés avec le logiciel DIVX alors que, enfin, elles ne démontrent en rien en quoi elles auraient pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque de confusion dans l’esprit du public qui serait enclin à croire que ses produits mettent en oeuvre la technologie DIVX ;

Considérant ceci étant posé qu’il n’est pas contesté par les sociétés appelantes que les produits AKAI commercialisés par la société DEMSA tels qu’il sont identifiés au vu du constat d’huissier de justice du 2 mai 2006 et du constat APP des 4 et 9 mai 2006 à savoir les modèles référencés AKAI QX-53000DVU, AKAI QX-53000DV, AKAI DV-PX 7000, AKAI DV-PX 7000E, AKAI DV-PX 6500 et au vu des publicités produites à savoir les modèles référencés AKAI DV-PX 8650, AKAI PDV 6730, AKAI PD-VM 2007, portent la mention DIVX sans autorisation de la société DIVX ; Considérant, étant observé d’une part, que l’identité des produits concernés n’est pas discutée, et d’autre part, que le signe incriminé, représenté par des caractères légèrement stylisés, ne constitue pas la reproduction mais l’imitation de la marque verbale opposée dont il reprend toutes les lettres entrant dans sa composition, que le risque de confusion, qui comprend le risque d’association, est en l’occurrence constitué dès lors que le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement informé et normalement avisé de la catégorie de produits en cause serait fondé à regarder la société AKAI comme économiquement liée à la société DIVX ;

Que la contrefaçon est par voie de conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, caractérisée au regard des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle tant à rencontre de la société AKAI qui fabrique et fournit les produits incriminés qu’à rencontre de la société DEMSA qui les importe et les distribue en France ; sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire. Considérant qu’à l’appui de cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil, la société DIVX reproche aux sociétés appelantes d’utiliser la mention « DIVX certified », rencontrée parfois sur les produits litigieux, et de laisser ainsi accroire au public que les produits qui en sont revêtus sont équipés du logiciel DIVX ou ont été contrôlés par la société DIVX ou encore de contribuer ainsi à une entreprise de banalisation de la marque qui pourrait finir par faire tomber la marque dans le domaine public ; Que force est de relever que les faits ici articulés reposent sur l’utilisation de la marque sans autorisation et que les griefs invoqués sont directement liés à cette utilisation illicite de la marque c’est-à-dire le risque de confusion pour le consommateur sur l’origine du produit et l’atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ; Qu’il s’ensuit que les faits et griefs avancés au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas distincts de ceux précédemment retenus pour faire droit à la demande en contrefaçon ; Que c’est dès lors avec raison que le tribunal a écarté la prétention élevée de ce chef par la société DIVX ;

Sur les mesures réparatrices.

Considérant que la cour, à l’instar du tribunal, retient au vu de l’ensemble des informations qui lui sont apportés notamment par le constat d’huissier de justice du 2 mai 2006 et le constat APP des 4 et 9 mai 2006, que la masse contrefaisante est constituée pour le moins de 84 615 pièces, que toutefois, ce chiffre est manifestement sous évalué eu égard aux publicités produites aux débats pour des modèles non visés aux constats précités, que le montant de la redevance versée par les licenciés de la société DIVX est de 2 dollars US par produit, que le préjudice ne doit pas seulement tenir compte du gain manqué au titre de la redevance mais aussi de la banalisation de la marque et de l’atteinte patrimoniale qui en résulte pour son propriétaire ; Considérant qu’en l’état des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, la cour s’estime suffisamment éclairée pour fixer le préjudice de la société DIVX, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise ou à la production de pièces complémentaires, à la somme de 350.000 euros ; Considérant par ailleurs que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par le tribunal sont justifiées dans leur principe et proportionnées dans leurs modalités au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement ; qu’elles seront purement et simplement confirmées sauf à préciser, s’agissant de la mesure de publication, qu’elle fera mention du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS ; Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions allouant une provision et ordonnant aux sociétés AKAI et DEMSA la production de pièces sous astreinte, Statuant à nouveau des chefs réformés, Condamne in solidum les sociétés AKAI et DEMSA à payer à la société DIVX la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Déboute du surplus des demandes, Condamne in solidum les sociétés AKAI et DEMSA aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés par les avoués constitués en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société DIVX une indemnité complémentaire de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.