TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 octobre 2021

3ème chambre, 2ème section N° RG 21/03371 N° Portalis 352J-W-B7F-CT5VZ DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSES A L’INCIDENT S.A.R.L. MOUSTI’STORES 100 route de Thann 68130 ASPACH

représentée par M^e Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1214

et par M^e Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant.

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.S. C STORES 1 rue Antoine de Lavoisier 11100 NARBONNE

S.A.S. AMB FRANCE 12 avenue de l’Europe 81600 GAILLAC

représentées par M^e Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0041

et par M^e Marion AR VET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Catherine OSTENGO, Vice-présidente assistée de Quentin C, Greffier

DEBATS A l’audience du 2 septembre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2021.

ORDONNANCE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société MOUSTI’STORES, immatriculée le 21 février 2007, a pour activité la fabrication et la commercialisation, sous son nom, de volets roulants, de moustiquaires et de tout profilé métallique ou en autre matière.

Elle exploite, sous licence exclusive inscrite au registre national des marques de l’INPI le 3 février 2020, la marque française semi- figurative « MOUSTI’STORES » n° 3535105 déposée le 30 octobre 2007 par A H pour désigner des produits et services en classes 6, 19 et 37.

La société C STORES, créée le 17 juin 2015 a pour activité la vente de stores et de moustiquaires. Elle exploite dans ce contexte, le site internet www.moustistores.fr, dont la société AMB FRANCE est réservataire et a déposé, le 9 mai 2019, la marque française « MOUSTI’STORE » n° 4550116 pour désigner des produits et services en classes 6, 19, 20 et 24.

Au début de l’année 2019, la société MOUSTI’STORES a appris la commercialisation sur internet, de produits sous le signe « MOUSTISTORES » et indique avoir découvert, à cette occasion, l’existence de la marque « MOUSTI’STORE » n° 4550116 dont est titulaire la société C STORES.

Elle a alors, par courriers des 6 mai 2019 et 16 janvier 2020, vainement mis la société C STORES en demeure de cesser l’utilisation du signe « MOUSTI’STORE » et de procéder à la radiation de sa marque.

C’est dans ces conditions que la société MOUSTI’STORES a fait assigner, par actes des 27 et 28 janvier 2021, les sociétés C STORES et AMB FRANCE en nullité de marque, contrefaçon et concurrence déloyale.

Ces dernières ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure visant à faire constater l’irrecevabilité des demandes de la société MOUSTI’STORES.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le

30 juin 2021, dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés C STORES et AMB FRANCE sollicitent du juge de la mise en état qu’il :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle. JUGE la demande de la société MOUSTESTORES irrecevable,

DEBOUTE la société MOUSTI’STORES de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société MOUSTI’ STORES au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses écritures en réplique, signifiées par voie électronique le 1er juin 2021, la société MOUSTI’STORES demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles L. 716-4. L. 716-4-2 al. 1, L. 716-5, R. 716-21, D. 211- 6- 1, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article 1240 du code civil, l’article 46 du code de procédure civile,

CONSTATANT que la société MOUSTI’STORES est recevable à agir en contrefaçon.

En conséquence,

DEBOUTER les sociétés C STORES et AMB FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, en tous cas non-fondées, notamment celle tendant à faire DECLARER irrecevables les demandes de la société MOUSTI’STORES ;

CONDAMNER solidairement la société C STORES et la société AMB FRANCE à verser à la société MOUSTI’STORES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société C STORES et la société AMB France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle TROUFLAUT, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont plaidé l’incident à l’audience du 2 septembre 2021.

La présente décision, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 795 du code de procédure civile est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité à agir de la société MOUSTI’STORES Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les sociétés C STORES et AMB FRANCE exposent que le contrat de licence, conclu le 20 janvier 2020 et enregistré auprès de l’INPI le 3 février 2020, stipule que la licenciée doit obtenir une autorisation du titulaire de la marque afin d’agir en justice. Or, la société MOUSTI’STORES ne justifie d’aucune autorisation de sorte qu’elle est, selon les demanderesses à l’incident, irrecevable à agir.

En réplique, la société MOUSTI’STORES fait valoir que l’autorisation du titulaire à agir en contrefaçon de marque lui a été donnée par anticipation, aux termes de l’article 10 du contrat de licence, et qu’en tout état de cause, la titulaire de la marque, A H , est associée fondatrice de la société MOUSTI’STORES.

Sur ce, L’article L 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable ».

Il s’évince de ces dispositions que pour être déclarée recevable, l’action du licencié exclusif doit avoir été précédée de l’inscription préalable du contrat de licence au registre national des marques, qu’aucune stipulation contraire ne doit avoir été insérée dans le contrat de licence et qu’une mise en demeure préalable doit avoir été adressée au titulaire de la marque.

En l’espèce, la marque en litige a été déposée auprès de l’INPI par A H . Elle a fait l’objet d’une concession de licence au profit de la société MOUSTI’STORES inscrite au registre le 3 février 2020.

Le contrat de licence signé le 20 janvier 2020 prévoit en son article 10 qu’en cas de contrefaçon, « la concédante et la licenciée décideront de l’opportunité d’engager des poursuites contre le contrefacteur. En cas d’action conjointe, les frais et bénéfices seront partagés. Si l’une des parties décide d’agir seule, elle supportera seule les frais et bénéficiera seule des résultats de l’action en justice. La concédante s’engage à fournir sans délai ni réserve toute autorisation ou signature qui pourrait être requises pour permettre au licencié d’agir. »

Comme le relève justement les défenderesses, cette stipulation ne dispense pas le licencié d’obtenir une autorisation du concédant. Par ailleurs, l’attestation émanant de la titulaire de la marque (Pièce demandeur n°13) dans laquelle elle indique « je vous confirme en tant que de besoin que j’avais bien décidé de ne pas intervenir dans le litige contre la société C’STORES et de laisser la société MOUSTI’STORES qui est licenciée exclusive de ma marque à agir seule en contrefaçon » ne peut pallier l’absence d’autorisation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

préalable à la délivrance de l’assignation.

Dès lors, bien que le contrat de licence n’interdise pas au licencié d’agir en contrefaçon force est de constater qu’il ne constitue pas une autorisation « par anticipation » qui le dispenserait du consentement préalable du titulaire.

Dans ces conditions, la société MOUSTESTORES doit être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon de la marque en litige.

2- Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. La société MOUSTI’STORES sera condamnée à payer aux défenderesses ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative « MOUSTI’STORES » n° 3535105 ;

RENVOIE pour le surplus, l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2021 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la défenderesse impérative ;

CONDAMNE la société MOUSTI’STORES à payer à la société C STORES et à la société AMB FRANCE ensemble la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI