OPP 20-1551 22/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B J a déposé le 13 février 2020, la demande d’enregistrement n°4 623 863 portant sur le signe verbal OCTAVO AVOCAT. Le 28 avril 2020, la société OCTAV – SOCIETE D’AVOCATS (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe OCTAV AVOCATS déposée le 26 juin 2017 et enregistrée sous le n°4 371 447, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services juridiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services juridiques ; services d’avocats ; services de conseils juridiques ; service de représentation et d’assistance juridique ; services de contentieux ; services d’arbitrage ; services d’enquêtes juridiques ; l’ensemble de ces services étant dispensés par des avocats et couvrant tous les domaines du droit ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OCTAVO AVOCAT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe OCTAV AVOCATS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, de couleurs et d’une présentation particulière.

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Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les éléments OCTAVO AVOCAT et OCTAV AVOCATS respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes (même association d’un prénom des plus proche à l’élément AVOCAT(S)). En outre, la présentation particulière de la marque antérieure et ses couleurs sont sans incidences dès lors qu’el es n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments OCTAV AVOCATS par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté OCTAVO AVOCAT est donc similaire à la marque complexe antérieure OCTAV AVOCATS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté OCTAVO AVOCAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.