OPP 20-1566 24/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J M P a déposé le 14 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4632764 portant sur le signe alphanumérique YELLO16 Le 30 avril 2020, la société YELLO STROM GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne YELLOW déposée le 10 janvier 2017, enregistrée sous le n° 016234288, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; médail es ; cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie ; conjoncteurs, ampèremètres, disjoncteurs, indicateurs de perte électrique, commutatrices, inverseurs, armoires de distribution pour l’électricité, tableaux de distribution d’électricité, appareils de contrôle de chaleur, compteurs électriques, appareils pour l’enregistrement de temps, interrupteurs horaires (autres que pour l’horlogerie) ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d’enseignement ; appareils et instruments électriques de mesure ; sacs de tous les jours, en particulier sacoches de ceinture ; parapluies ; parasols. ; vêtements, en particulier vêtements de sport ; chapel erie ; chapeaux pointus ; bandeaux pour la tête [habil ement] ; mail ots de sport ; chemises polos ; vestes ; pantalons ; soutiens ; souliers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; étuis pour l’horlogerie ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

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En revanche, les « savons ; parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits cosmétiques destinés aux soins du visage et du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs complexes et autonomes destinés au nettoyage effectué par des professionnels. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, ceux-ci pouvant être utilisés indépendamment les uns des autres. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils pour l’enregistrement de temps, vêtements, en particulier vêtements de sport » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs permettant d’enregistrer le temps ainsi que des articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer. Les arguments de la société opposante selon lesquels « les sociétés qui créent les montres sont actives dans le domaine du luxe, dans le domaine des cosmétiques et du parfum » et « de nombreuses marques se diversifient dans le domaine des « parfums, du savon et de la cosmétique » ne sauraient suffire à déclarer ces produits similaires, dès lors que de tel es pratiques ne sont pas démontrées, ni généralisées. Enfin, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d’enseignement ; appareils et instruments électriques de mesure » de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas davantage établi. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médail es » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de l’ensemble des petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, des matières premières, à savoir des minéraux auxquels leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande valeur et utilisés dans de nombreux domaines (industrie, chimie, joail erie…), des articles ornementaux et de décoration en métaux précieux, des anneaux ou étuis de fantaisie destinés à porter les clés, ne sont pas identiques, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils pour l’enregistrement de temps ; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d’enseignement ; appareils et instruments électriques de mesure » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs permettant d’enregistrer le temps, des dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences, des dispositifs destinés à l’aide à la navigation, des dispositifs destinés à la photographie et à la prise de vues de cinéma, des dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques, des dispositifs servant à mesurer un poids, une longueur, une surface ou un volume, des dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance, des dispositifs permettant de vérifier le bon fonctionnement d’un produit ou service, des équipements et du matériel d’aide d’urgence, des dispositifs destinés à transmettre des connaissances.

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Ces produits ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « cuirs ; peaux d’animaux ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées utilisant l’enveloppe extérieure du corps des animaux et destinées à être commercialisées dans des secteurs les plus divers (sel erie, ameublement, maroquinerie, cordonnerie, prêt-à-porter…), des courroies ou cercles placés au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache ainsi que des habits destinés aux animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs de tous les jours, en particulier sacoches de ceinture ; parapluies ; parasols » de la marque antérieure, qui désignent des contenants permettant le transport d’effets personnels, des accessoires formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée destinés à protéger de la pluie ainsi que de grandes ombrel es destinées à protéger du soleil. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les « sacs de tous les jours » sont le plus souvent en cuir ou en peaux d’animaux ». En effet, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les produits de la marque antérieure puissent être composés de cuir ; en décider autrement aboutirait à considérer comme similaires tous produits susceptibles de contenir du cuir alors mêmes que ces matières sont utilisées pour la réalisation de produits des plus divers et présentent, comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par ail eurs, les « cuirs ; peaux d’animaux ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements, en particulier vêtements de sport ; chapel erie ; chapeaux pointus ; bandeaux pour la tête [habil ement] ; mail ots de sport ; chemises polos ; vestes ; pantalons; soutiens ; souliers » de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habil ement destinés à couvrir et à parer le corps humain. Ces produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes boutiques (tanneries, animaleries pour les premiers et magasins de vêtements, de chapel erie ou de chaussures pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquel e « les mêmes sociétés [peuvent] proposer des vêtements pour êtres humains et pour animaux » ; en effet, outre que cette pratique n’est pas démontrée, les produits précités ont des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parapluies » de la marque antérieure. Si les parapluies peuvent être utilisés comme appui pour la marche, ainsi que le relève la société opposante, cette possibilité ne correspond pas à leur fonction principale, qui consiste à se protéger de la pluie Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits intermédiaires, obtenus par l’assemblage de fils entrelacés issus de l’industrie textile, destinés à être transformés

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avant d’être offerts à la vente ou utilisés sous la forme de produits manufacturés de nature et de fonction diverses utilisés dans de nombreuses industries (articles d’habil ement, d’ameublement …) et l’ensemble des articles de tissus destinés à la literie, la toilette, la table et la cuisine, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs de tous les jours, en particulier sacoches de ceinture ; parapluies ; parasols ; vêtements, en particulier vêtements de sport; chapel erie ; chapeaux pointus ; bandeaux pour la tête [habil ement] ; mail ots de sport; chemises polos ; vestes ; pantalons; soutiens ; souliers » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, contrairement à ce que soutient la société opposante, ni ne suivent les mêmes circuits de distribution, les premiers étant commercialisés dans des espaces mercerie ou des magasins de tissus, des magasins de linge de maison ou dans les rayons spécialisés, alors que les seconds se retrouvent dans des magasins de maroquinerie, de prêt-à-porter, des magasins de chaussures et de chapel erie. Ils n’ont pas davantage la même origine, les produits de la demande d’enregistrement provenant de l’industrie textile alors que les produits de la marque antérieure proviennent de l’industrie spécifique de la maroquinerie, de la confection et du prêt-à-porter. Ainsi, il ne saurait suffire d’affirmer que « les matières sont identiques », comme le soutient la société opposante. En effet, outre que cette affirmation n’est pas avérée, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique YELLO16, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque complexe YELLO, ci-dessous reproduite : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un nombre, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’une présentation en couleurs. Les signes ont en commun la dénomination YELLO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément numérique 16 au sein du signe contesté et d’une présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la dénomination YELLO, commune aux deux signes, apparaît distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes. En effet, la dénomination YELLO apparaît dominante au sein du signe contesté, le nombre 16, situé en fin de signe, présentant un caractère accessoire en ce qu’il est susceptible d’indiquer la référence, la gamme ou la série des produits. Le terme YELLO apparaît également essentiel au sein de la marque antérieure, la présentation particulière, comportant un cercle jaune et une vague soulignant le terme YELLO, n’ayant aucune incidence phonétique et n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible du terme YELLO. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe alphanumérique YELLO16 est donc similaire à la marque verbale antérieure YELLO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.

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CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique YELLO16 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « horlogerie et instruments chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; étuis pour l’horlogerie ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.