COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 28/09/2023 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 22/02260 N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQY Décision rendue le 7 janvier 2022 par l’Institut national de la propriété industriel e de Courbevoie APPELANTE La SAS Produits Berger prise en la personne de son représentant légal, la SAS Groupe Berger, elle-même représentée par son représentant légal la société Berger international, elle-même représentée par son président Monsieur O S ayant son siège social 1342 rue d’Elbeuf Bourgtheroulde-Infrevil e 27520 Grand-Bourgtheroulde représentée par M^e Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de M^e Frédéric Fournier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS La SARL Château Berger cosmétiques prise en la personne de son gérant ayant son siège social 333 Corniche Kennedy 13007 Marseille défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er juin 2022 à l’étude de l’huissier En présence de : L’Institut National de la Propriété Industrielle prise en la personne de son Directeur ayant son siège social 15 rue des Minimes CS 50001 92677 Courbevoie Cedex représentée par Madame Héloïse Tricot munie d’un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteil e, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Gal iot, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Anaïs Mil escamps

DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2023, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteil e. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRET RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteil e, président, et Anaïs Mil escamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 13 décembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 avril 2023 **** Vu la décision du directeur général de PINPI DC-21 006 du 7 janvier 2022, Vu la déclaration de recours de la société Produits Berger contre la décision DC 21-006, reçue au greffe le 7 février 2022, enregistrée sous le n° 22/622 Vu la déclaration de recours de la société Produits Berger contre la décision DC 21-006 reçue au greffe le 06 mai 2022, enregistrée sous le n° 22/2260 Vu l’ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état le 23 mai 2022, Vu les conclusions de la société Produits Berger déposées au greffe le 28 mars 2022, Vu les observations du directeur général de l’INPl reçues au greffe le 31 octobre 2022, Vu les observations du ministère public reçues au greffe le 13 décembre 2022, Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2023, SUR CE Le 6 octobre 2009 la société Produits Berger a déposé la marque semi-figurative : PARFUMS BERGER enregistrée sous le n° 033249508 pour les produits des classes : 3 et 4

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment cel e du tabac ; tous produits détachants, produits de parfumerie ; Classe 4 : Huiles et graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches (éclairage) ; Le 7 janvier 2021, la société Château Berger cosmétiques a présenté au directeur général de l’INPI une demande en déchéance de la marque portant sur la totalité de la marque contestée. Par décision du 7 janvier 2022, DC 21 -006, le directeur général de PINPI a décidé que :

- La demande en déchéance DC21-0006 est partiellement justifiée ;

- La société Produits Berger Est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 03/3249508 à compter du 7 janvier 2021 pour les produits suivants : Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment cel es du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ; Huiles et graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage) » ;

- La marque n°03/3249508 est enregistrée pour les produits suivants : « Classe 3 : produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment cel e du tabac ; Classe 4 : Bougies ; »
- les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées. Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la société Produits Berger a formé un recours contre cette décision. La société Château Berger a été assignée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile par acte d’huissier du 27 avril 2022, les conclusions lui ont été dénoncées, elle n’a pas constitué avocat.

*** Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2023, la société Produits Berger demande à la cour de :

- la dire et juger est recevable en ses recours ; En conséquence, - annuler ou reformer la décision du Directeur de l’INPI du 7 janvier 2022 (DC 21-0006) en ce qu’elle a prononcé la déchéance des produits de PRODUITS BERGER sur la marque PARFUMS BERGER n° 033249508 en ce qu’elle désigne les produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; produits de parfumerie ; Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches (éclairage) » ;

- dire que la marque semi-figurative française PARFUMS BERGER n° 033249508 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants : Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac : produits de parfumerie ; pot- pourri ; Classe 4 : produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches (éclairage).

- condamner la société CHÂTEAU BERGER COSMÉTIQUES à payer la somme de 5 000 euros à la société PRODUITS BERGER au titre de Y article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société CHÂTEAU BERGER COSMÉTIQUES aux entiers dépens ;

- dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par Madame ou Monsieur le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant à la société CHÂTEÂU BERGER COSMÉTIQUES ainsi qu’à Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e. Elle fait valoir pour l’essentiel qu’el e justifie d’un usage sérieux de la marque pour les produits des classes 3 et 4 en ce que :

- Elle exploite la marque PARFUMS BERGER à titre de marque sous une forme n’altérant pas le caractère distinctif de cel e-ci, ainsi que l’a considéré le directeur de l’INPI,
- Elle apporte la preuve de l’usage effectif et important de sa marque pour les produits visés à son libellé, elle produit à ce titre de nombreuses pièces notamment des bons de commandes, bons à tirer pour des étiquettes de flacons avec la mentions PARFUM BERGER Paris, catalogues, brochures … (19 pièces),

- Les produits visés par la marque enregistrée ne correspondent pas à une sous- catégorie de produits pouvant être protégés : s’agissant des produits identifiés en classe 3 : les produits qu’el e commercialise ont la même finalité que les autres produits de parfumerie, c’est à dire de diffuser une odeur agréable et parfumer que ce soit des intérieurs ou des corps. La déchoir de la protection de la marque lui interdit de diversifier son offre de produit et lui porte préjudice et ne prend pas en considération, alors qu’elle est titulaire d’une marque antérieure, son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits. Concernant les produits de classe 4, elle demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’usage de bougies et chandel es mais conteste l’exclusion el e indique que la cire pour éclairage peut être utilisée comme combustible pour les bougies, de même el e soutient que les diffuseurs de parfums contiennent une mèche et que l’appréciation de l’usage sérieux doit porter sur l’ensemble des produits, il en est de même des produits destinés à absorber, arroser, lier la poussière, ces produits étant identiques à ceux utilisés dans les lampes à catalyses, il ne est de même pour les combustibles et matières éclairantes utilisées dans les lampes à catalyse Aux tenues de ses écritures reçues au greffe le 31 octobre 2022, le directeur de l’INPI sol icite le rejet du recours estimant sa décision bien fondée en ce que la société Produits Berger ne justifie pas d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits de classe 3 et 4, de sorte que la déchéance partielle est justifiée. La déclaration de recours et les conclusions de la société Produits Berger ont été signifiés à la société Château Berger cosmétiques n’a pas constitué avocat. Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 13 décembre 2022, tendant à la réformation de la décision rendue le 7 février 2022 et l’enregistrement de la marque « pour l’ensemble des produits définis aux classes 1,3, 5, 11 et 21 ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023. DÉCISION Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas

fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. L’article L.714-5 précité précise qu’est assimilé à un usage [sérieux] ('.) : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; (') 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée'. En application de l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquel e est survenu un motif de déchéance. L’article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. Enfin, l’article R.716-6 1° du même code précise : '(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance'. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). La marque semi- figurative PARFUMS BERGER n° 033249508 a été enregistrée le 06 octobre 2008, le recours a été déposé le 7 janvier 2021, soit plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque. Le recours en déchéance formé par la société Château Berger auprès du directeur de l’INPI porte sur une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, à savoir les produits de classes

3 et 4. La société Château-Berger a renoncé à une partie de ses demandes en déchéance de la marque pour la limiter aux produits suivants :

- classe 3 tous produits détachants, produits de parfumerie,
- classe 4 huiles et graisses industrielles, lubrifiants produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, mèches pour l’éclairage, cire pour l’éclairage. Bois de feu gaz d’éclairage. La société contestant l’usage sérieux de la marque par la société Produits Berger. Il n’est pas contesté que la société Produits Berger doit prouver l’usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui ont précédé le recours en déchéance intervenu le 7 janvier 2021, soit entre le 7 janvier 2016 et le 7 janvier 2021. La cour observe que le directeur de l’INPI a, à juste titre, relevé que la plupart des éléments produits par la société Produits Berger pour justifier de l’exploitation de sa marque datent de la période pertinente entre 2016 et 2021, la circonstance que certaines pièces ne soient pas datées ne sauraient conduire à les exclure dès lors qu’elles constituent des indices d’une exploitation continue de la marque et doivent être prises en compte dans l’appréciation globale de l’usage de cette marque. Le directeur de l’INPI a également considéré que la société Produits Berger exploite la marque PARFUMS BERGER à titre de marque sous des formes modifiées n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, ainsi en est-il de l’usage des termes PARFUMS BERGER- PARIS, les éléments PARFUMS BERGER ayant un caractère dominant et distinctif, ce que soutenait la société Produit Berger. La société Produits Berger conteste la décision du directeur de l’INPI qui a considéré que l’exploitation faite de la marque relève d’une sous-catégorie pouvant être isolée de la classe de produits protégés. Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de détermination d’une sous-catégorie autonome de produits (CJUE 16 juillet 2020 aff. C 714/18 P CJUE 22 octobre 2020 Ferrari SPA C- 720/18). Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits. Ce n’est que dans l’hypothèse où n’est pas possible d’opérer de distinction à l’intérieur

de la catégorie concernée que l’on doit considérer que l’usage sérieux de la marque couvre toute une catégorie. Sur l’usage sérieux pour les produits de classe 3 Il ressort de l’extrait du BOPI produit que la marque a été enregistrée en classe 3 pour les produits suivants : « produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants produits de parfumerie ; » Pour justifier de l’exploitation de la marque et de son usage sérieux, la société Produits Berger a communiqué (pièces 13) des bons de commande et de livraison de produits entre 2016 et 2021, des bons à tirer pour des étiquettes de produits commercialisés sous la marque PARFUM BERGER, des catalogues édités entre 2016 et 2018, des photographies de produits, le mode d’emploi des bougies odorantes et désodorisantes, des photographies de diffuseurs de parfum d’ambiance et de bougies parfumées, des captures d’écran de plateformes de vente, des photographies de salons professionnels où étaient exposés les produits, tous ces éléments justifient d’une exploitation de la marque continue et importante et dès lors d’un usage sérieux . C’est en comparant les produits définis lors de l’enregistrement de la marque aux preuves d’usage présentés que l’on peut apprécier l’exercice par le titulaire de la marque de ses droits et apprécier les conditions de son exploitation commerciale. En l’espèce, ainsi que l’a relevé le directeur de l’INPI, l’ensemble des éléments de preuve d’usage produits par la société Produits Berger, conformes aux produits définis au titre de la marque enregistrée, se rapportent à l’utilisation des lampes et produits de la marque dans des dispositifs destinés à la désinfection, l’assainissement ou la purification de l’atmosphère et la purification de l’atmosphère et la neutralisation des odeurs en intérieur. Il est possible, partant de la finalité des produits définis à l’enregistrement de déterminer que ceux-ci constituent une sous- catégorie au sein de la classe 3 : les parfums d’intérieurs ; cette sous-catégorie se distinguant sans difficulté des produits de cosmétologie et de parfumerie à usage corporels. C’est d’ail eurs de l’invention de la lampe à catalyse il y a 120 ans par Maurice Berger, que la société Produits Berger tire sa notoriété et à laquel e elle se réfère dans ses catalogues concernant les diffuseurs de parfum et de bougies parfumées (pièce 13, sous-pièce 5). Il est de jurisprudence constante que le titulaire de la marque doit

justifier d’un usage sérieux de la marque et son utilisation sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt et non des produits ou services similaires. (Cass Corn 9 mars 2010 -09-13 231). La circonstance que les produits commercialisés sous la marque PARFUMS BERGER ne puissent faire l’objet de confusion avec les produits commercialisés sous la marque Château Berger est inopérante dans le cadre de la procédure en déchéance pour non usage de la marque. La société Produits Berger critique la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle la prive de développer de nouveaux produits relevant de la classe 3. La société Produits Berger revendique elle-même dans ses catalogues une spécialité de parfums d’intérieurs, il n’est dès lors pas rapporté la preuve d’une limitation excessive de l’usage par la société Produits Berger de ses marques, si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait commercialiser mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser des signes identiques ou similaires. La décision de déchéance partielle au regard des preuves de l’usage de la marque ne constitue pas une entrave à l’usage par la société Produits Berger de la marque PARFUMS BERGER. Il convient en conséquence de confirmer la décision du directeur de l’INPI concernant la déchéance partielle prononcée à l’égard des produits enregistrés en classe 3. Sur l’usage sérieux des produits de classe 4 La société Produits Berger a enregistré la marque semi-figurative PARFUMS BERGER pour les produits suivants : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandel es. Bois de feu ; gaz d’éclairage. Il ressort des pièces que les produits commercialisés sous la marque PARFUMS BERGER consistent en diffuseurs de parfum et désodorisant huiles pour ces diffuseurs, et en bougies parfumées désodorisantes.

Les pièces produites et ci-avant analysées qu’il s’agisse des bons de commande et de facturation, des catalogues, gril es tarifaires, articles de presse et site internet (annexes à la pièce 13 de la société Produits Berger) témoignent d’un usage sérieux de la marque pour des diffuseurs de parfum d’intérieur et des bougies parfumées. C’est à juste titre que le directeur de l’INPI a retenu s’agissant des diffuseurs de parfum qu’ils n’impliquaient aucun produit destiné à absorber, arroser ou lier les poussières, la circonstance que ces produits aient une visée désinfectante et assainissante est sans rapport avec une action sur les poussières, la décision du directeur de l’INPI ne peut qu’être confirmée sur ce point. Il ressort des écritures et des pièces produites que ne sont pas commercialisées sous la marque PARFUM BERGER les lampes à catalyse, dès lors c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a constaté la déchéance de la marque au titre des huiles et graisses industriel es et des combustibles. Par ailleurs, les recharges de parfum pour diffuseurs ne sauraient être assimilées à des huiles ou graisses industrielles ni à des combustibles ou essence utilisé comme combustible, la décision sera confirmé en ce qui concerne la déchéance de la marque pour les combustibles (y compris les essences pour moteurs). Il ressort en revanche des pièces produites qu’il est justifié de l’usage sérieux de la marque pour commercialiser des bougies odorantes produits utilisant la combustion de cire avec des mèches pouvant être rattachées à la sous-catégorie des matières éclairantes, ces bougies utilisant dans leur composition des mèches et de la cire ; la décision du directeur de l’INPI sera partiellement infirmée en ce qui concerne la déchéance portant sur les matières éclairantes, et les mèches (éclairage). Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à la condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme la décision du Directeur de l’INPI DC 21-006 du 7 janvier 2022 en ce qu’elle a constaté la déchéance partielle de la société Produits Berger de ses droits sur la marque n° 033249508 à compter du 7 janvier 2021 sauf en ce qui concerne les « matières éclairantes et mèches (éclairage) » Déboute la société Produits Berger de sa demande d’indemnité de procédure, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de

l’institut national de la propriété intel ectuel e Le greffier, Anaïs Millescamps, Le président, Catherine Courteille