OP 21-0879 03/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NSW PRIM et Monsieur P L ont déposé, le 1er décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 707 482, portant sur le signe verbal SUPERPITCH. Le 25 février 2021, la société SUPERPITCH (société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la dénomination sociale antérieure de la société SUPERPITCH ;

- le nom commercial SUPERPITCH sous lequel l’opposante exerce son activité. Le 8 mars 2021, l’Institut a notifié aux déposants une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée aux déposants. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. Sur le fondement de la dénomination sociale SUPERPITCH La société opposante invoque une atteinte à la dénomination sociale suivante : SUPERPITCH. Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce même code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, el e n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », la société opposante a invoqué notamment sa dénomination sociale SUPERPITCH au titre des activités suivantes : « Production, exploitation, distribution et diffusion d’œuvre musicale et perception des droits d’auteur et publicité ». A l’appui de son opposition, l’opposante a fourni les éléments suivants :

- Pièce 1 : un extrait K-bis daté du 22/12/2019 de la société SUPERPITCH, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°799 193 107 le 12 décembre 2013 ;

- Pièce 2 : les statuts de la société SUPERPITCH ;

- Pièce 3 : Échanges d’e-mails des 25 et 28 octobre 2013 entre la société KOUZ PRODUCTION et la SACEM relatifs à la réservation du nom « super pitch » pour 6 mois ;

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— Pièce n°4 : Échanges d’e-mails des 7 et 14 novembre 2013 ;

- Pièce n°5 : Exemples de clés USB promotionnel es ;

- Pièce n°6 : Visuels de l’album intitulé SUPERPITCH SAMPLER WINTER 2014 ;

- Pièce n°7 : Demande d’autorisation à la SDRM pour l’album intitulé SUPERPITCH SAMPLER WINTER 2014 ;

- Pièce n°8 : une facture datée de janvier 2014 établie par la SDRM et adressée à la société SUPERPITCH ;

- Pièce n°9 : un contrat de co-édition du 6 janvier 2014 conclu entre la société SUPERPITCH et la société SELECTOWN concernant la co-édition conjointe de la bande originale « GOAL OF THE DEAD » ;

- Pièces n°10 à 14 : 4 factures établies par la société SUPERPITCH en 2014 :  1 facture du 14 avril 2014 d’un montant de 6.500€ adressée à la société GOOGLE aux Pays-Bas (pièce n°10),  1 facture du 29 avril 2014 d’un montant de 7.200€ adressée à la société KOUZ PRODUCTION située à Paris relative à la cession de « Droits d’utilisation Musique pour Bourjois Velvet » pour une durée de 12 mois (pièce n°11),  1 facture du 29 avril 2014 d’un montant de 7.200€ adressée à la société KOUZ PRODUCTION relative à la cession de « droits d’utilisation Musique pour Bourjois RAL » pour une durée de 12 mois (pièce n°12),  1 facture du 14 mai 2014 d’un montant de 37.200€ adressée à la société PRESTIGE& COLLECTIONS INTER située à Leval ois-Perret relative à la « composition d’un titre électro + remis d’un sample de Rossini » et de la cession des droits d’utilisation y afférents pour 12 mois, pour le « client : ARMANI » (pièce n°13),  1 facture du 19 mai 2014 d’un montant de 7.864€ adressée à la société BANDITS située à Suresnes relative à la « composition d’un titre électro + remix d’un sample de Rossini – prime de commande- mixage et finalisation pour le « client : ARMANI » (pièce n°14).

- Pièce n°15 : E-mail du 17 juin 2014 de Kouz Production adressé à conseils@kouzprod- be présentant le label SUPERPITCH – non traduit en français ;

- Pièces n°16 à 18 : Liasses fiscales portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016 de la société SUPERPITCH ;

- Pièce n°19 : un CDI du 1er juil et 2015 conclu avec la société SUPERPITCH ;

- Pièce n°20 : Contrat de préférence du 1er juil et 2015 conclu entre R A et la société SUPERPITCH relatif à un « droit de préférence ou de première option sur l’édition et l’exploitation de ses œuvres relevant des genres suivants : musique électronique, musique de danse, œuvres de variété, musiques de film… pour une durée de 5 ans » ;

- Pièce n°21 : cinq déclarations préalable à l’embauche du 21 janvier 2016.

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Toutefois, les pièces précitées ne permettent pas d’établir la continuité de l’usage de la dénomination sociale SUPERPITCH pour les activités invoquées au moment du dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En effet, si des factures ont été fournies et prouvent un usage de la dénomination sociale, ces documents, datés de 2013, 2014 et 2015, ne sont pas de nature à démontrer la permanence de l’exploitation effective de la dénomination sociale en lien avec les activités invoquées au-delà de l’année 2015. En ce qui concerne les autres documents, ils ne prouvent nul ement une exploitation effective pour les activités invoquées. En particulier, les déclarations préalables à l’embauche (pièce n°21) pour cinq salariés en contrat à durée déterminée faites le 29 décembre 2020 pour des dates de fin de contrat au 21 janvier 2016 ne comportant aucune indication quant aux activités exercées sous la dénomination sociale, ainsi que les liasses fiscales des exercices 2014, 2015 et 2016, ne sauraient constituer des preuves de son exploitation effective en lien avec les activités de « Production, exploitation, distribution et diffusion d’œuvre musicale et perception des droits d’auteur et publicité » invoquées par la société opposante. Il en va de même de l’extrait K-bis de la société opposante en date du 22 décembre 2019, qui s’il établit bien l’existence de la dénomination sociale SUPERPITCH invoquée, ne démontre toutefois nul ement son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité de ce droit antérieur, celui-ci ne peut être pris en considération dans la présente procédure. B. Sur le fondement du nom commercial SUPERPITCH L’opposante invoque une atteinte au nom commercial suivant : SUPERPITCH. L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Selon l’article L. 712-4-1 du même code, « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel el e exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ». Enfin, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposante fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposante et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective.

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En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale pour les activités invoquées. Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque. La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. En l’espèce, les activités invoquées comme servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte au nom commercial SUPERPITCH, sont les suivantes : « Production, exploitation, distribution et diffusion d’oeuvre musicale et perception des droits d’auteur et publicité ». A l’appui de son opposition, l’opposante se fonde sur les documents détail és au paragraphe II.A. Pour les raisons précédemment exposées au A., les pièces fournies ne permettent pas d’établir la continuité de l’usage du nom commercial SUPERPITCH pour les activités invoquées par la société opposante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité de ce droit antérieur, celui-ci ne peut être pris en considération dans la présente procédure. CONCLUSION En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au regard des produits et services contestés, l’opposition ne peut être accueil ie sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale SUPERPITCH et au nom commercial SUPERPITCH invoqués.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.