OPP 21-0956 15/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L U a déposé le 11 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 711 367 portant sur le signe verbal MAJO. Le 1er mars 2021, la société MAJE (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal MAJE, déposée le 19 juin 2017, enregistrée sous le numéro 17 4 369 682 ;

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale française MAJE, déposée le 19 juin 2017, enregistrée sous le numéro 17 4 369 682 ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante conteste la comparaison d’une partie des produits.

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A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque française n° 17 4 369 682 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 17 4 369 682 portant sur le signe verbal MAJE, reproduit ci-dessous : La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « sacs de tous les jours ; sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapel erie ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure MAJE « a été fondée par J M qui a décidé de créer des vêtements modernes et de qualité que les femmes pourraient porter à toute occasion ». El e fait valoir que la marque MAJE « fait l’objet d’un usage intense depuis sa création en France en 1998 ».

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La société opposante ajoute que la marque MAJE « … fait partie du groupe SMCP qui comprend les maisons Sandro, Claudie Pierlot et de Fursac. Le groupe comptait 1640 points de vente dans le monde et un chiffre d’affaire de 1,13 mil iards d’euros en 2019. MAJE comptait quant à el e un chiffre d’affaire de 438,2 mil ions d’euros ». El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE. La société opposante relève que la marque MAJE « s’adresse à de nombreuses femmes en France et dans le monde. En effet, la marque est commercialisée dans 577 points de vente répartis dans 40 pays. En France, la maison MAJE a ouvert des boutiques dans près de 60 vil es. » La société opposante indique en outre que la marque MAJE est « très régulièrement mentionnée dans les magazines français de société spécialisées dans la mode et l’art de vivre ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans 17 annexes, parmi lesquel es :

- Annexe 1 : article sur l’histoire de la marque et ses chiffres clés en 2019 ;

- Annexe 2 : référencement des points de vente en France sur le site internet de la société opposante ;

- Annexe 3, parties 1 à 10 : référencement d’articles de presse papier et en ligne par les grandes maisons de presse comme El e, Vogue de 2015 à 2020 ainsi que des postes sur les réseaux sociaux des maisons de presses sur cette même période ;

- Annexe 5 et 6 : postes de la marque sur les réseaux sociaux en 2019 à 2021 ;

- Annexe 7 : post par les tiers sur les réseaux sociaux en 2019 à 2021. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure MAJE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché français, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des vêtements et accessoires de mode. Les pièces produites témoignent également de sa réputation, notamment en raison de son élection comme faisant partie des marques premium sur la communication sur les réseaux sociaux (Annexe n°4). Cette étude comprend l’analyse des stratégies digitales de ces acteurs importants du prêt-à- porter haut de gamme. Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « sacs de tous les jours ; sacs à main ; Vêtements, chaussures, chapel erie » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les services précités.

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Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAJO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination MAJE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont chacun constitués d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MAJO et MAJE (longueur identique ; trois lettres identiques sur quatre, placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque MAJ- ; rythme et sonorités d’attaque [maj] identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAJO est donc similaire à la marque verbal antérieure MAJE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MAJE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ».

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Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure ELLE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est établi par l’opposante que la marque antérieure MAJE possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public en tant que maison de mode féminine. De plus, les signes MAJO et MAJE présentent une certaine similarité du fait de la présence de la séquence d’attaque MAJ au sein du signe contesté. Enfin, l’opposante a démontré que les consommateurs des produits de la demande sont susceptibles de les associer avec la maison marque MAJE dans la mesure où le fil à usage textile, le tissu, et les produits de mercerie sont étroitement liés aux domaines de la mode (habil ement et accessoire) qui est le cœur même de l’activité de la société opposante. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce que relève la déposante, que certains des produits en cause ne soient pas similaires dès lors que l’atteinte à la renommée d’une marque antérieure peut être constatée « indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires » (art L 711 3 2° du code de la propriété intel ectuel e). Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits de « Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « la demande contestée va tirer profit du fort caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure.». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure MAJE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des produits similaires aux produits de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public à savoir le grand public, mais aussi aux professionnels de la mode.

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Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des produits pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; Dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la société déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée MAJO pour ces produits est donc à l’évidence susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MAJE. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée MAJO doit être rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure MAJE n° 17 4 369 682. B. Sur le risque de confusion au regard de la marque n° 17 4 369 682 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAJO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naitre un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la renommée de la marque française n° 17 4 369 682.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.