OPP 21-0994 25/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J V a déposé, le 19 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4714186 portant sur le signe verbal WWW.HUBERT-IMMO-FR. Le 4 mars 2021, UBER TECHNOLOGIES, INC. (Société américaine organisée selon les lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne UBER CASH déposée le 15 février 2019 et enregistrée sous le n° 018022972 ;

- Sur le fondement le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne UBER déposée le 25 avril 2019 et enregistrée sous le n° 018055443 ;

- Sur le fondement le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale internationale désignant notamment l’Union européenne UBER AI LABS déposée le 5 février 2018 et enregistrée sous le n° 1419415.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion au regard de la marque n° 018022972 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques,

immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Promotion; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Comptabilité; Affaires financières; Services financiers; Affaires monétaires; Services monétaires; Services de traitement de transactions financières; Services de gestion monétaire; Services de paiement; Services de prêts financiers; Réalisation de transactions financières; Services de transaction financière; Réalisation de transactions financières; Réalisation de transactions de paiement sans numéraire; Traitement de transactions de paiement par le biais d’Internet; Services de transfert de fonds; Services de comptes [services financiers]; Services permettant de débiter et de créditer des comptes financiers; Assurances; Affaires immobilières. Services de télécommunications ».

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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les services de « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; comptabilité » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise, de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et des prestations permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise ; Ainsi, ces services ne sont pas identiques ; Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ; ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WWW.HUBERT-IMMO-FR, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal UBER CASH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux associés à un tiret et à des points alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun un élément proche : HUBERT dans le signe contesté et UBER dans la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments verbaux WWW, IMMO et FR ainsi que d’un tiret et de points et, dans la marque antérieure, de l’élément verbal CASH ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments HUBERT et UBER apparaissent parfaitement distinctifs à l’égard des produits et services visés ; En outre, l’élément HUBERT revêt un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’il est accompagné de l’élément verbal IMMO, abréviation usuel e d’ « immobilier » susceptible de désigner ou de renvoyer au domaine d’application des services déclarés identiques et similaires ; De même, les éléments WWW. et .FR lesquels sont constitutifs d’un nom de domaine ne seront pas retenus par le consommateur à titre de marque. Il en va de même dans la marque antérieure dans la mesure où l’élément CASH, placé à la suite de l’élément UBER et compris en français comme signifiant « argent liquide, espèces » apparait faiblement distinctif en ce qu’il est fortement évocateur de la nature financière des produits et services en cause ;

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté WWW.HUBERT-IMMO-FR est donc similaire à la marque verbale antérieure UBER CASH.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure. B. Sur le fondement de la marque n°018055443 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels, À savoir, Logiciels d’apprentissage automatique; Webinaires téléchargeables, Séminaires et cours particuliers dans le domaine de l’apprentissage automatique; Publications téléchargeables, À savoir, Rapports techniques et articles de recherche dans le domaine de l’apprentissage automatique; Logiciels d’analyse en matière de transport et de livraisons; Logiciels d’analyse en matière de transport et de livraisons pour employés et clients; Logiciels d’organisation, de mise à disposition, de demande, de gestion et de réservation en matière de transport et de livraisons; Logiciels d’organisation et de gestion en matière de transport pour employés et clients; Logiciels d’organisation, de mise à disposition, de demande, de gestion et de réservation de services de transport par véhicules à grande capacité; Logiciels pour recevoir et répondre à des demandes en matière de transport; Logiciels de navigation; Logiciels de location de bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclettes à pédalage assisté et de trottinettes à moteur; Logiciels permettant l’accès à des services de partage de bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclettes à pédalage assisté et de trottinettes à moteur; Logiciels de location de moyens de transport; Logiciels permettant l’accès à des services de partage et de location de véhicules entre particuliers; Logiciels de location de véhicules; Logiciels permettant l’accès à des services de partage et de location de véhicules; Logiciels d’embauche de services de transport; Logiciels pour conducteurs et passagers de véhicules à moteur et passagers, ainsi que pour passagers potentiels, destinés à permettre l’organisation et la gestion de services de covoiturage; Logiciels permettant d’accéder à des services de conavettage; Logiciels pour la détection de retards de parcours, emplacements de véhicules et anomalies de parcours; Logiciels pour la sécurité et la détection d’incidents; Logiciels d’assistance d’urgence; Logiciels permettant à des clients de communiquer avec des tiers; Logiciels pour la surveil ance et l’analyse de données afin de détecter des irrégularités de parcours; Logiciels pour systèmes de notification d’urgence; Logiciels pour systèmes de notification d’urgence pour la fourniture d’alertes, notifications poussées et autres notifications à distance à des utilisateurs et entités d’intervention d’urgence; Logiciels pour systèmes de notification d’urgence pour accéder à un réseau de communication et permettant la communication de contenus audio et de données entre utilisateurs et intervenants d’urgence et de soutien; Logiciels pour accéder à des données de détecteurs GPS et de mouvements à des fins de sécurité et d’intervention d’urgence; Cartes de débit encodées magnétiquement; Logiciels de consultation et d’affichage d’informations, d’horaires, d’itinéraires et de tarifs de transit; Logiciels de comparaison de

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coûts de transport; Logiciels de bil etterie; Logiciels pour les inscriptions à des voyages; Logiciels de gestion et de suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; Logiciels permettant la réalisation de contrôles de sécurité de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, de livraisons et de personnes; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; Logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules, d’employés et de clients au cours de déplacements; Logiciels de suivi du nombre de voyages, des heures de véhicules et de chauffeurs et des salaires des conducteurs; Logiciels de mise en relation de propriétaires de véhicules avec des conducteurs de véhicules; Logiciels permettant l’accès à un espace de vente de véhicules et de services de conducteurs de véhicules disponibles; Logiciels permettant la recherche et la communication avec des conducteurs de véhicules et des propriétaires de véhicules; Logiciels de comptabilisation, d’analyse et de communication de dépenses d’employés et d’entreprises; Logiciels de remboursement de bons; Logiciels informatiques à code source ouvert; Mise à disposition d’un site web proposant des informations en matière de programmes de rabais et de récompenses; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations concernant un programme de rabais et de récompenses pour clients; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations concernant un programme de rabais et de récompenses pour transporteurs de fret; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations concernant un programme de rabais et de récompenses; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations en matière de taxe sur les carburants et de bilan du combustible consommé; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations en matière de services de gestion de transport, à savoir de services de location et de partage et de location de véhicules entre particuliers et en matière de planification, de coordination et de suivi du transport de personnes et de moyens de transport; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations dans le domaine du commerce entre consommateurs et entreprises et du commerce entre entreprises via un portail sur le web; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations en matière de services de comptabilité; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir de services de publicité, de marketing et de promotion; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir de programmes de fidélisation de la clientèle, de rabais et de récompenses; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir de services d’administration, de gestion et de consultation; Mise à disposition d’informations via un site web, à savoir de services d’engagement, de recrutement, de mise en relation et de placement de personnel et d’emploi ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure n°018055443, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. C. Sur le fondement de la marque n°1419415 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «  publications, à savoir articles de recherche dans le domaine de l’apprentissage machine ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure n°1419415 le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

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CONCLUSION En conséquence, la marque verbale WWW.HUBERT-IMMO-FR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.