OPP 21-970 25 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M. M G a déposé, le 7 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4709433 portant sur le signe verbal BIOTE. Le 1er mars 2021, la société SOFIBIO (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale IBIOTE, déposée le 18 avril 2019 et enregistrée sous le n° 19/4544647, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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Le déposant a par ail eurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DECISION A. SUR LA RECEVABILITE DES PREMIERES OBSERVATIONS DU DEPOSANT L’opposante rappel e que « L’article R. 712-16 du Code de la Propriété Intel ectuel e prévoit que: «(…) Les parties à l’opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l’Institut s’effectuent, à peine d’irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e». L’article 5 de la décision n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque prévoit à cet égard que: «Les prescriptions résultant de l’article R. 712-16 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants.1° Les pièces fournies par les parties à l’opposition sont numérotées. El es sont assorties d’un bordereau des pièces indiquant précisément et clairement à quel motif, argument ou produits ou services, chaque pièce se rapporte, notamment par les indications suivantes : a) Le numéro de la pièce ; b) Une brève description de la pièce et, le cas échéant, le nombre de pages ; c) Le cas échéant, l’indication des parties spécifiques d’une pièce qu’el e invoque à l’appui de son argumentation». L’opposante fait valoir que le bordereau « N’indique pas précisément et clairement à quel motif, argument ou produits se rapporte chaque pièce;-Ne précise pas le nombre de pages de chacun des documents; -Ne comporte pas l’indication des parties spécifiques invoquées à l’appui de son argumentation ». Dans ses dernières observations, l’opposante ajoute que « la non-conformité du bordereau des pièces figurant en page 6 desdites observations entraîne l’irrecevabilité de l’ensemble des observations en réponse. Enfin, la tentative de régularisation par le déposant devra être rejetée par l’Institut ». En l’espèce, si la liste mentionnée à la fin des premières observations du déposant ne mentionne pas expressément « à quel motif, argument ou produits se rapporte chaque pièce;-Ne précise pas le nombre de pages de chacun des documents; -Ne comporte pas l’indication des parties spécifiques invoquées à l’appui de son argumentation », ainsi que le fait valoir l’opposante, il n’en demeure pas moins que cette liste, qui énumère seulement six documents, comporte un numéro ainsi qu’un intitulé permettant de se reporter facilement aux points qu’ils viennent étayer dans la démonstration du déposant. Ainsi, les indications fournies dans la liste des pièces citées par le déposant apparaissent en l’espèce suffisamment précises pour permettre leur identification et leur rattachement aux différents arguments présentés par le déposant. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer les premières observations du déposant irrecevables. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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B. AU FOND Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Compléments alimentaires à usage non médical ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « examens médicaux; services médicaux; services de diagnostic médical; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Compléments alimentaires à usage non médical » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les produits pharmaceutiques, sont généralement présentés sous une forme galénique, sont destinés à suppléer certaines carences alimentaires, peuvent être prescrits dans un cadre médical et être vendus dans les mêmes circuits de distribution. Compte tenu de ces caractéristiques et de leur contexte d’utilisation, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée présentent un certain lien avec les « services médicaux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent être utilisés dans le cadre de la prestation des seconds. Ainsi, les « Compléments alimentaires à usage non médical » de la demande d’enregistrement contestée présentent un faible degré de similarité avec les « services médicaux » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques entre les dénominations BIOTE et IBIOTE constitutives des signes en présence (même longue séquence commune BIOTE et sonorités associées), de sorte que ces dénominations présentent une physionomie et des sonorités très proches, la lettre I de la marque antérieure étant peu perceptible sur le plan visuel. Le signe verbal contesté BIOTE est donc similaire à la marque verbale antérieure IBIOTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le faible degré de similarité entre les produits de la demande d’enregistrement contestée et les services précités de la marque antérieure est compensé par la forte similarité des signes, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et de ces services. Sur la demande relative aux frais de procédure Dans ses observations, le déposant demande à l’Institut de « mettre à la charge de l’opposante les frais de la procédure ». Toutefois, cette possibilité n’étant pas prévue par la législation en vigueur dans le cadre de procédure d’opposition, el e ne peut être examinée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIOTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits susceptibles d’être attribués à la même origine que certains des services invoqués de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr

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