TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 janvier 2022

3ème chambre, 3ème section N° RG 20/11720- N° Portalis 352J-VV-B7E-CTIEZ

DEMANDERESSE THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE NELSON MANDELA FOUNDATION TRUST 107 Central Street 2198 HOUGHTON, ZA, (AFRIQUE DU SUD)

representee par Maître Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112

DÉFENDEURS Association L’INSTITUT MANDELA 65 rue Amsterdam 75008 PARIS

Monsieur P K […] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003652 du 09/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

représentés par Maître Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1984

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Nathalie SABOTIER. 1ère vice-présidente adjointe assistée de Lorine M, greffière

DÉBATS

A l’audience du 16 décembre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2022.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

EXPOSÉ DU LITIGE : La Fondation The Trustees for the time being of the Nelson Mandela Foundation Trust est une organisation non gouvernementale créée en 1999 en Afrique du Sud afin, à son origine, d’apporter à N M, tout juste retiré de la présidence, l’appui nécessaire pour lui permettre de poursuivre le travail entrepris à la tête du pays.

Depuis le décès de N M, la fondation est consacrée à la réalisation d’une société juste par la promotion de la vision, des valeurs et du travail de son fondateur.

Pour réaliser cet objectif, la Fondation est engagée dans diverses actions à l’échelle mondiale. Concrètement, la fondation poursuit les deux objectifs principaux que sont la lutte contre l’épidémie du Sida et l’amélioration de l’éducation. Elle a créé des alliances stratégiques, notamment avec l’ONU, qui a baptisé un prix au nom de N M et encourage de nombreuses initiatives locales, comme mondiales, aux fins de propager les valeurs de son fondateur et de conduire à l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées.

Cette Fondation s’appuie sur un Trust fondé conformément à la loi sud-africaine n°57 de 1988 sur le contrôle des biens du Trust. Le Trust est dirigé par 10 administrateurs qui veillent à ce que le nom de N M ne soit pas utilisé par des tiers en particulier à des fins commerciales.

La Fondation et ses organes exécutifs ont ainsi fait enregistrer, à travers le monde, et notamment dans l’Union Européenne, de nombreuses marques comportant le nom M ou N M ou constituées de l’image de N M, parmi lesquelles :

— La marque semi-figurative de l’Union Européenne "Nelson Mandela Day’’ n°00895792f déposée le 16 mars 2010 et enregistrée le 8 novembre 2010 pour désigner des produits et services en classes 14, 16, 18. 20, 21, 25, 35, 36, 41 :

— La marque semi-figurative de l’Union Européenne « 100 Nelson Mandela Centenary 2018 Be the legacy a Nelson Mandela initiative » n°016321275, déposée le 3 février 2017 et enregistrée le 23 juin 2017 pour désigner des produits et services en classes 9. 14, 16, 18, 20, 21, 25, 41 :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— La marque verbale de l’Union Européenne "NELSON MANDELA ROSE" n°016578848 déposée le 10 avril 2017 et enregistrée le 16 octobre 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 41 ;

— La marque verbale de l’Union Européenne "NELSON MANDELA CENTENARY ROSE'’ n°016581308 déposée le 10 avril 2017 et enregistrée le 16 octobre 2017 pour désigner des produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 41 ;

— La marque verbale de l’Union Européenne "MANDELA" n°017924463 déposée le 28 juin 2018 et enregistrée le 3 juin 2019 pour désigner des produits et services en classes 9, 14, 16, 25, 28, 35, 38, 41.

L’Institut Mandela est une association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 26 novembre 2014, sous le numéro SIREN 812230175, ayant son siège à Paris et fondée par M. P K , qui se présente comme un « consultant international » et l’Institut comme un "think tank’’ haut niveau ouvert aux décideurs, aux acteurs privés, à la société civile et aux experts, et consacré à l’émergence de l’Afrique et des valeurs de «Société ouverte » et de Paix, grâce à une « diplomatie intellectuelle».

L’activité de l’Institut se concentre sur la remise d’un prix, à l’origine d’une confusion avec l’activité de la Fondation, et sur laquelle la Fondation a été interrogée par des tiers, en particulier la délégation permanente sud-africaine à l’UNESCO.

Par une lettre du 27 avril 2017, l’Institut s’est rapproché de la Fondation lui demandant sa « reconnaissance », ce qu’elle a refusé.

Par une lettre du 2 janvier 2018, M. K a informé le conseil de la Fondation du dépôt de la marque « Institut Mandela » en ces termes « Pour éviter un procès humiliant et inutile pour votre Client, je tiens très aimablement à vous informer que l’Institut Mandela est une marque déposée disposant de propriété intellectuelle (acte ci-joint). Je reste toujours ouvert à toutes formes de collaboration ou de coopération ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de partenariat avec votre client dans le respect des prérogatives de chaque institution ».

L’institut Mandela avait en effet déposé le 29 août 2017 la marque semi-figurative française "Institut Mandela Mandela Institute La pensée stratégique au service de l’intelligence collective’ enregistrée le 22 décembre 2017 sous le n°4384853 pour désigner en classes 35, 31 et 45, les services de relations publiques, d’organisation et conduite de conférences et de médiation.

Après une période d’observation de l’Institut, la Fondation l’a mis en demeure de renoncer à la marque "Institut Mandela", exploitée selon elle dans des conditions délictuelles et opaques, totalement contraires aux valeurs défendues par N M.

Ces mises en demeure n’ayant été suivies d’aucun effet, la Fondation The Trustees for the time being of the Nelson Mandela Foundation Trust a fait assigner M. K et l’Institut Nelson Mandela devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de :

— La Déclarer recevable et fondée en ses demandes ;

— Dire que les Marques de l’Union Européenne n°008957921 et n°017924463 sont renommées et bénéficient de la protection spécifique relevant des dispositions des articles 9-2 c) du règlement (UE) 2017/1001 ;

Y faisant droit,

— Dire que l’exploitation des signes « (Institut) Mandela (Institute) » pour désigner des services identiques ou similaires à ceux couverts par les Marques de l’Union Européenne n°008957921 et n°017924463, constitue des actes de contrefaçon, et engage la responsabilité de L’Institut Mandela, et de M. P K ;

— Dire que l’exploitation des signes « Institut Mandela » constitue une atteinte à la renommée des Marques de l’Union Européenne n°008957921 et n°017924463, dont est titulaire la demanderesse, et engage la responsabilité L’Institut Mandela, et de M. P K ;

— Dire que L’Institut Mandela, et de M. P K se sont également livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la demanderesse ;

En conséquence :

— Ordonner à L’Institut Mandela, et de M. P K , de communiquer tous les documents ou information en leur possession, et notamment des factures, permettant d’identifier d’une part, les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, partenaires, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

membres de l’association litigieuse, et d’autre part, les bénéfices résultant des manifestations organisées par les défendeurs, en particulier, le prix « Institut Mandela », éléments certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— Interdire à L’Institut Mandela, et de M. P K , de poursuivre leurs agissements, et ce sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne, en particulier toute exploitation démultipliée des signes «(Institut) Mandela (Institute) », à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre de marque, de nom d’association, et de nom de domaine, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

— Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

— Ordonner le transfert du nom de domaine institutmandela.com aux frais des défendeurs ;

— Prononcer la nullité de l’enregistrement de marque française « Institut Mandela» n° (17) 4 384 853 pour l’ensemble de services des classes 35, 41 et 45, visés à son libellé ;

— Dire que le jugement à intervenir sera inscrit d’office au Registre National des Marques auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, aux frais exclusifs et avancés in solidum de L’Institut Mandela, et de M. P K , et qu’à défaut de se faire dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement à intervenir, la demanderesse pourra procéder elle-même à l’inscription aux fins de radiation de l’enregistrement de marque française « Institut Mandela » n° (17) 4 384 853 du Registre National des Marques, sur simple production d’une expédition conforme du jugement, et toujours aux frais avancés de L’Institut Mandela, et de M. P K ;

— Condamner in solidum L’Institut Mandela, et de M. P K , à verser à la demanderesse, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments dont la production interviendra en cours de procédure ;

— Condamner in solidum L’Institut Mandela, et de M. P K , à verser à la demanderesse, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la renommée de la marque NELSON MANDELA DAY ;

— Condamner in solidum L’Institut Mandela, et de M. P K , à verser à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

la demanderesse, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elles subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire ou compléter au vu des éléments dont la production interviendra en cours de procédure ;

— Ordonner et ce à titre de complément de dommage et intérêt, la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix préalable de la demanderesse, mais aux frais exclusifs et avancés in solidum de L’institut Mandela, et de M. P K , sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 20.000 euros HT, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte ;

— Condamner in solidum L’Institut Mandela, et de M. P K , à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner in solidum L’Institut Mandela, et de M. P K , aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jehan-Philippe Jacquey, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

Par des conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2021, l’Institut Nelson Mandela et M. K demandent au tribunal de :

— Juger l’assignation irrecevable * En raison du défaut de qualité à agir ; * En raison de l’antériorité de la marque « INSTITUT MANDELA » sur celle de « MANDELA » * En raison de la non-opposition à l’enregistrement de la marque « IM » en dépit de la parfaite information de ce dépôt ;

- Rejeter l’action en contrefaçon diligentée par The Trustees for the time being of the Nelson Mandela foundation Trust faute d’en démontrer son bien fondé ;

- Rejeter les demandes de réparation du préjudice.

Par des conclusions d’incident n°2 notifiées le 16 décembre 2021, l’Institut Nelson Mandela et M. K demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L. 712-1, L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, 4, 5, 31, 74, 75, 122 du code de procédure civile, de : ln limine litis, A titre principal 1. Déclarer le tribunal incompétent au profit de l’INPI ; A titre subsidiaire, 2. Juger l’assignation irrecevable en ses demandes et prétentions ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3. Condamner la société TRUSTEE aux entiers dépens sur les entiers dépens ; 4. Condamner la société TRUSTEE à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions d’incident n°2 notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2021, la Fondation Nelson Mandela demande au juge de la mise en état, au visa des articles 118 et suivants du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile, 789 et suivants du code de procédure civile, de :

— Dire la Fondation, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire l’Institut Mandela et M. P K , irrecevables, à tout le moins mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence.

- Renvoyer la présente instance à la première audience disponible pour les conclusions impératives « sur le fond » des défendeurs et communication de leurs éventuelles pièces en soutien ;

- Condamner in solidum l’Institut Mandela et M. P K au paiement de la somme de 34.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En toute hypothèse,
- Réserver les dépens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur l’exception d’incompétence

L’Institut Mandela et M. K demandent au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de l’INPI, désormais seul compétent pour prononcer la nullité d’une marque.

La Fondation conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée après une fin de non-recevoir et une défense au fond. Elle conclut en tout état de cause à la compétence de ce tribunal, la demande de nullité étant connexe à une demande en contrefaçon.

Sur ce,

Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

révélés postérieurement au dessaisissement dit juge ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non- recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."

Aux termes des articles 73. 74 et 75 de ce même code, "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée."

Force est en l’occurrence de constater que l’exception d’incompétence de ce tribunal a été soulevée après une fin de non-recevoir et une défense au fond. Elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.

2°) Sur les fins de non-recevoir

L’Institut Mandela et M. K soutiennent que :

- la Fondation ne justifie pas du mandat qui lui aurait été confié pour gérer les droits du défunt,
- que la marque « Institut Mandela » est antérieure à la marque « Mandela » qui leur est opposée par la demanderesse,
- que l’institut ne fait de sa marque aucun usage dans la vie des affaires, étant une association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La Fondation demande au juge de la mise en état d’écarter ces fins de non-recevoir. Elle rappelle que son action est fondée sur les marques dont elle est la titulaire de sorte qu’elle n’a à justifier d’aucun mandat. Elle ajoute justifier de droits antérieurs à la marque « Institut Mandela » des défendeurs, tandis que l’absence de revenus commerciaux n’exclut pas un usage dans la vie des affaires.

Sur ce,

La Fondation The Trustees for the time being of the Nelson Mandela Foundation Trust est la titulaire inscrite des marques opposées et n’a donc à justifier d’aucun mandat aux fins de pouvoir agir à rencontre de tiers dont elle soutient qu’ils portent atteinte à ses droits.

La Fondation The Trustees for the time being of the Nelson Mandela Foundation Trust justifie également de marques antérieures au dépôt argüé de contrefaçon.

Enfin, le moyen tiré de l’absence d’usage de la marque "Institut Mandela" dans la vie des affaires est une défense au fond (visant à faire échec à la qualification de contrefaçon) et non une fin de non- recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu d’écarter toutes les fins de non-recevoir soulevées par l’Institut Nelson Mandela et M. P K .

Les dépens seront réservés.

En revanche, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’Institut Mandela et M. K seront condamnés à payer à la Fondation The Trustees for the time being of the Nelson Mandela Foundation Trust la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le juge de la mise en état, DÉCLARE irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence de ce tribunal au profit de l’INPI soulevée par l’Institut Mandela et M. P K ;

ECARTE les fins de non-recevoir soulevée par l’Institut Mandela et M. P K ;

RÉSERVE les dépens ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONDAMNE in solidum l’Institut Mandela et M. P K à payer à la Fondation The Trustees for the time being of the Nelson Mandela Foundation Trust la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire cà l’audience de mise en état (dématérialisée) du : mardi 17 mars 2022 à 14 h pour les conclusions au fond de la Fondation The Trustees for the time being of the Nelson Mandela Foundation Trust à signifier 8 jours avant l’audience et fixation du calendrier de la procédure.

La Greffière, Le Juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI