OP21-2355 28/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S A (le déposant) a déposé, le 1er mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4738145 portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société par actions simplifiée YVES SAINT LAURENT PARFUMS (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droit antérieur suivants dont el e est titulaire :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française n°1224270, déposée le 12 janvier 1983, régulièrement renouvelée et ci-dessous reproduite :

- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française n° 05/3384666, déposée le 7 octobre 2005, régulièrement renouvelée reproduite ci-dessous :

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de cette même marque. L’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquel e a été acceptée par le titulaire.

L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION A. Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française YSL. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits désignés dans la demande d’enregistrement. Ainsi, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Ambre [parfumerie]; Articles de parfumerie à base de bois de cèdre; Bases pour parfums de fleurs; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Crèmes parfumées pour le corps; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Déodorants corporels [parfumerie]; Déodorants [parfumerie]; Désodorisants à usage personnel [parfumerie]; Eau de parfum; Eaux de parfum; Eaux de toilette parfumées; Eaux parfumées pour le linge; Extraits de fleurs [parfumerie]; Extraits de parfums; Fumigations (produits pour -) [parfums]; Huiles de menthe poivrée pour parfums; Huiles essentiel es utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles essentiel es utilisées comme parfum pour la lessive; Huiles naturel es pour parfums; Huiles parfumées; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’el es sont chauffées; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles pour la parfumerie; Ionone [parfumerie]; Lingettes parfumées; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Lotions parfumées [produits de toilette]; Lotions pour le corps parfumées; Mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance; Menthe pour la parfumerie; Musc [parfumerie]; Parfums; Parfums à usage industriel; Parfums à usage personnel; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Parfums domestiques; Parfums liquides; Parfums pour bandelettes en carton; Parfums pour diffuseurs en céramique; Parfums pour véhicules automobiles; Parfums solides; Pierres en céramique parfumées; Pommes de pin parfumées; Poudres parfumées; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour parfums; Préparations pour parfums d’ambiance; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie à la vanil e; Produits de parfumerie et parfums; Produits de parfumerie naturels; Produits de parfumerie synthétiques; Produits pour fumigations [parfums]; Produits pour parfumer le linge; Recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; Sachets parfumés; Sachets parfumés pour coussins pour les yeux; Sachets parfumés pour le linge; Savons parfumés; Sels de bain parfumés; Sprays parfumés pour intérieurs; Sprays parfumés pour le corps; Sprays parfumés pour le linge; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Talc parfumé; Vanil ine synthétique [parfumerie]; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Bougies parfumées; Bougies parfumées au musc; Bougies parfumées pour l’aromathérapie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; huiles essentiel es ; huiles à usage cosmétique ; savons ; lait de toilette ; produits de nettoyage de la peau ; cosmétiques ; crèmes,

g els, lotions et produits cosmétiques pour les soins de la peau ; crèmes anti-rides, gels anti-rides ; masques de beauté ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bain ; gels pour la douche et pour le bain ; bains moussants ; crèmes, gels et lotions pour le soin du visage à usage cosmétique ; gels et lotions pour le soin de la peau à usage cosmétique ; produits de démaquil age ; produits de maquil age, fonds de teint, blush, poudres pour le maquil age ; mascara ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les yeux ; eyeliners ; crayons pour les sourcils ; fards ; fards à paupières ; fards à joues ; laques pour les ongles ; rouges à lèvres ; bril ants à lèvres ; crayons pour les lèvres ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels le design et le packaging des produits respectifs des parties sont différents, de même que les marchés sur lesquels el es se positionnent (moyen de gamme pour le déposant et haut de gamme et luxe pour l’opposant). En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YS PARFUMS PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal YSL reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal de deux lettres suivi de deux dénominations. La marque antérieure est quant à el e constituée d’un élément verbal de trois lettres. Les éléments YS en attaque du signe contesté et YSL constitutif de la marque antérieure présentent la même séquence YS- constituée notamment de la voyel e remarquable Y, leur conférant ainsi des ressemblances visuel es et phonétiques.

A cet égard, le déposant indique que les lettres Y et S du signe contesté sont les initiales de ses deux prénoms. Toutefois, cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur des produits en cause qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes, de sorte qu’el e ne peut suffire à écarter les ressemblances précitées. Les signes dans leur ensemble diffèrent par la présence des éléments verbaux PARFUMS et PARIS dans le signe contesté. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit cependant à tempérer ces différences. En effet, les éléments YS de la demande d’enregistrement contestée et YSL constitutif de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctifs à l’égard des produits en cause. Le sigle YS du signe contesté apparait en outre dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que les éléments PARFUMS et PARIS ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque. En effet, le terme PARFUMS est dépourvu de distinctivité au regard des produits en cause dont il désigne une caractéristique (la nature des produits ou leur composant) et le terme PARIS ne vient que désigner l’origine géographique des produits. Le public de référence portera donc son attention sur l’élément YS dans le signe contesté, lequel présente des ressemblances visuel es et phonétiques avec le sigle YSL constitutif de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, contrairement à ce qu’indique le déposant. Le signe verbal contesté YS PARFUMS PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure YSL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. L’opposant invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure YSL acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine de la parfumerie et de la beauté. Il fournit à cet égard de nombreuses pièces. En l’espèce, les documents fournis par l’opposant permettent en effet de conclure à la notoriété de la marque antérieure YSL pour désigner des produits de parfumerie, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque d’association dans l’esprit du public entre les deux marques et un risque de confusion sur l’origine des produits en cause, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. En effet, le grand public de ces produits qui connait bien la marque antérieure YSL pourra être amené à croire que les marques en présence sont issues de la même entreprise.

A cet égard, les conditions d’exploitation réel es ou supposées des marques en présence invoquées par le déposant sont sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, ce dernier s’évaluant au regard des seuls produits tels que désignés et des signes tels que déposés des marques en cause. B. Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française YSL PARIS. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits désignés dans la demande d’enregistrement. Ainsi, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Ambre [parfumerie]; Articles de parfumerie à base de bois de cèdre; Bases pour parfums de fleurs; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Crèmes parfumées pour le corps; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Déodorants corporels [parfumerie]; Déodorants [parfumerie]; Désodorisants à usage personnel [parfumerie]; Eau de parfum; Eaux de parfum; Eaux de toilette parfumées; Eaux parfumées pour le linge; Extraits de fleurs [parfumerie]; Extraits de parfums; Fumigations (produits pour -) [parfums]; Huiles de menthe poivrée pour parfums; Huiles essentiel es utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles essentiel es utilisées comme parfum pour la lessive; Huiles naturel es pour parfums; Huiles parfumées; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’el es sont chauffées; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Huiles parfumées pour les soins de la peau; Huiles pour la parfumerie; Ionone [parfumerie]; Lingettes parfumées; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Lotions parfumées [produits de toilette]; Lotions pour le corps parfumées; Mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d’ambiance; Menthe pour la parfumerie; Musc [parfumerie]; Parfums; Parfums à usage industriel; Parfums à usage personnel; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Parfums domestiques; Parfums liquides; Parfums pour bandelettes en carton; Parfums pour diffuseurs en céramique; Parfums pour véhicules automobiles; Parfums solides; Pierres en céramique parfumées; Pommes de pin parfumées; Poudres parfumées; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour parfums; Préparations pour parfums d’ambiance; Produits de parfumerie; Produits de parfumerie à la vanil e; Produits de parfumerie et parfums; Produits de parfumerie naturels; Produits de parfumerie synthétiques; Produits pour fumigations [parfums]; Produits pour parfumer le linge; Recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; Recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; Sachets parfumés; Sachets parfumés pour coussins pour les yeux; Sachets parfumés pour le linge; Savons parfumés; Sels de bain parfumés; Sprays parfumés pour intérieurs; Sprays parfumés pour le corps; Sprays parfumés pour le linge; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Talc parfumé; Vanil ine synthétique [parfumerie]; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Bougies parfumées; Bougies parfumées au musc; Bougies parfumées pour l’aromathérapie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons ; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, compte tenu de la proximité des produits invoqués de la marque antérieure n°05/3384666 il est renvoyé à l’analyse de la comparaison des produits précédemment développée dans la partie A ci-dessus, dont la solution est transposable. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure complexe YSL PARIS.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YS PARFUMS PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe YSL PARIS reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal de deux lettres suivi de deux dénominations. La marque antérieure est quant à el e constituée de trois lettres superposées, d’une dénomination et d’une présentation particulièrement. Les signes en présence présentent une structure proche à savoir un élément verbal présentant les mêmes lettres Y et S et le terme PARIS, leur conférant ainsi des ressemblances visuel es et phonétiques. Cette même impression d’ensemble n’est pas remise en cause par la présence de l’élément PARFUMS du signe contesté dès lors que ce terme descriptif des produits en cause ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Il en va de même de la présentation particulière de la marque antérieure, laquel e, sans incidence phonétique, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels el e sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, contrairement à ce qu’indique le déposant. Le signe verbal contesté YS PARFUMS PARIS est donc similaire à la marque complexe antérieure YSL PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.

L’opposant invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure YSL PARIS acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine de la parfumerie et de la beauté. Il fournit à cet égard de nombreuses pièces. En l’espèce, les documents fournis par l’opposant permettent en effet de conclure à la notoriété de la marque antérieure YSL PARIS pour désigner des produits de parfumerie, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, compte tenu de l’identité et de la similarité de ces produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque d’association dans l’esprit du public entre les deux marques et un risque de confusion sur l’origine des produits en cause, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. En effet, le grand public de ces produits qui connait bien la marque antérieure YSL PARIS pourra être amené à croire que les marques en présence sont issues de la même entreprise. A cet égard, les conditions d’exploitation réel es ou supposées des marques en présence invoquées par le déposant sont sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, ce dernier s’évaluant au regard des seuls produits tels que désignés et des signes tels que déposés des marques en cause. C. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque verbale française YSL. Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure YSL dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En raison d’un risque de confusion avec les marques antérieures YSL et YSL PARIS, la demande d’enregistrement contestée YS PARFUMS PARIS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, et doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.