OPP 21-2392 09/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E J D a déposé le 23 mars 2021 la demande d’enregistrement n°4747208 portant sur le signe complexe EL DON. Le 27 mai 2021, la société GEO G. SANDEMAN SONS & CO., LIMITED (société organisée selon les lois britanniques) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne THE DON déposée le 10 novembre 2009, enregistrée et renouvelée sous le n°008675101, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits : « Boissons alcooliques (à l’exclusion de la bière, du rhum et des autres boissons alcooliques contenant du rhum) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EL DON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE DON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination DON, placée en seconde position. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux EL dans le signe contesté et THE dans la marque antérieure, ainsi que par la présence d’éléments graphiques et figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune DON apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes. En effet, la dénomination DON, constitue l’élément essentiel en ce que les termes EL du signe contesté et THE de la marque antérieure, articles définis espagnol et anglais aisément traduits par « le » apparaissent secondaires ne faisant qu’introduire l’élément DON, le mettant ainsi en exergue. De même, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs et la présentation graphique ne saurait remettre en cause le caractère essentiel de cet élément DON, n’altérant nul ement son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté EL DON est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure THE DON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe THE DON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.