OPP 21-2405 Le 09/02/22

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PRAEXO (Société par actions simplifiée) a déposé le 10 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 741 913 portant sur le signe figuratif PRAEXO TECHNOLOGY SERVING ISSUERS.

Le 31 mai 2021, la société PRAXEDO (Société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PRAXEDO renouvelée par une déclaration du 24 octobre 2018 sous le n° 3617435.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de son droit antérieur.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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2 II.- DECISION

Sur la preuve de l’usage

Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Sur l’appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

L’usage sérieux suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée.

De plus, l’usage doit être public en ce sens qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L’usage à titre privé ou l’utilisation purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux.

L’usage sérieux doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 10 mars 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 mars 2016 au 10 mars 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition à savoir les produits suivants : « logiciels ; logiciels téléchargés sur un centre serveur ».

En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur le risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciel de suivi des relations investisseurs financiers ; Logiciel d’analyse des opinions et attentes des investisseurs financiers ; Logiciels d’aide à la levée de fonds ; logiciels d’analyses financières ; application logiciel téléchargeable de suivi des relations investisseurs financiers ; application logiciel téléchargeable d’analyse des opinions et attentes des investisseurs financiers ; application logiciel téléchargeable d’aide à la levée de fonds ; application logiciel téléchargeable d’analyse financières ; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports ; logiciels en tant que service SaaS de suivi des relations investisseurs financiers; logiciels en tant que service SaaS d’analyse des opinions et attentes des investisseurs financiers; logiciels en tant que service SaaS d’aide à la levée de fonds ; logiciels en tant que service SaaS d’analyses financières».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « logiciels, logiciels téléchargés sur un centre serveur ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les produits et services de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PRAEXO TECHNOLOGY SERVING ISSUERS, reproduit ci-dessous :

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Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur la dénomination PRAXEDO.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal.

Visuellement, les dénominations PRAEXO et PRAXEDO sont de longueur comparable (respectivement six et sept lettres) et possèdent six lettres en commun dont cinq sont placées dans le même ordre et forment les séquences successives (PRA/E/O), ce qui leur confère une physionomie proche.

Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque identiques [pra] et centrales et finales proches [é]-[xé], [xo]-[do].

A cet égard, l’argumentation du déposant tenant à la prononciation de la dénomination PRAEXO qui se prononcerait avec les lettres « a » et « e » liées à l’instar du prénom Laetitia ou du mot « curriculum vitae » ne saurait être prise en compte. En effet, au sein du signe contesté, les lettres n’apparaissent pas liées comme dans le mot « vitæ » de telle sorte que rien ne permet d’affirmer que le consommateur prononcera davantage le signe contesté « pré-xo » plutôt que « pra-é-xo ».

En tout état de cause, si la prononciation de deux des trois syllabes diffère, il est à noter que l’identité de la quasi-totalité des lettres confère aux signes une impression d’ensemble forte.

Intellectuellement, l’argument du déposant selon lequel « la combinaison des lettres adjacentes « A » et « E » donne au terme PRAEXO une dimension latine qui lui est propre » risque d’échapper au consommateur français de culture et d’attention moyenne et ne saurait en tout état de cause, compenser les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées.

Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments verbaux TECHNOLOGY SERVING ISSUERS, d’un élément figuratif et de couleurs.

Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

Les dénominations PRAEXO et PRAXEDO apparaissent distinctives à l’égard des produits et services visés.

Au sein du signe contesté, les éléments verbaux TECHNOLOGY SERVING ISSUERS apparaissent sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille que l’élément PRAEXO. A cet égard, le déposant fait valoir que le consommateur français n’est pas en mesure de comprendre l’ensemble de ces éléments, Toutefois, leur présentation en caractères plus petits et sur une seconde ligne en font en tout état de cause des éléments accessoires, à l’instar d’un slogan.

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5 Enfin, les éléments figuratifs et les couleurs présents dans le signe contesté ne sauraient être de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément PRAEXO par lequel le signe sera lu et prononcé.

Le signe figuratif contesté PRAEXO TECHNOLOGY SERVING ISSUERS apparait donc similaire à la marque verbale antérieure PRAXEDO.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion.

CONCLUSION

En conséquence, le signe figuratif PRAEXO TECHNOLOGY SERVING ISSUERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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6 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciel de suivi des relations investisseurs financiers ; Logiciel d’analyse des opinions et attentes des investisseurs financiers ; Logiciels d’aide à la levée de fonds ; logiciels d’analyses financières ; application logiciel téléchargeable de suivi des relations investisseurs financiers ; application logiciel téléchargeable d’analyse des opinions et attentes des investisseurs financiers ; application logiciel téléchargeable d’aide à la levée de fonds ; application logiciel téléchargeable d’analyse financières ; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données financières et la création de rapports ; logiciels en tant que service SaaS de suivi des relations investisseurs financiers; logiciels en tant que service SaaS d’analyse des opinions et attentes des investisseurs financiers; logiciels en tant que service SaaS d’aide à la levée de fonds ; logiciels en tant que service SaaS d’analyses financières».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour ces produits et services.

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