OP21-2387 25/11/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BENEFIK (SARL) a déposé le 4 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4739851 portant sur le signe verbal CATBIRD.

Le 26 mai 2021, la société CATERPILLAR INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne CAT, déposée le 1er mars 2016, enregistrée sous le n° 015167711, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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2 II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; instal ations de chauffage pour véhicules; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs ; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; poussettes; chariots de manutention ; Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Lunettes [optique]; Supports de données magnétiques; Disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, Logiciels, Équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; Câbles et fils électriques; Matériel informatique; détecteurs de tension; Appareils et instruments de diagnostic; Batteries; Bornes [électricité]; détecteurs de gaz; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et instal ations sanitaires; Climatiseurs; Filtres pour climatiseurs; Pièces et accessoires compris dans la classe 11 . Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Tracteurs et moteurs de tracteurs; Châssis de véhicules ; Sièges et ceintures de sécurité ; Chaînes antidérapantes; Freins de véhicules; Pièces et accessoires compris dans la classe 12 pour véhicules terrestres, ; Montres, Horloges, , Pendentifs, Boucles d’oreil es, Breloques, , Col iers, Chaînes de montres, Joail erie, Métaux précieux et leur al iage; Pierres précieuses; Horlogerie et appareils et instruments chronométriques; Combinaisons (vêtements), Costumes de bain [mail ots de bain], Gants pour habil ement, Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Diffusion d’annonces publicitaires; Services d’abonnements à des journaux et magazines pour des tiers; Conseils en organisation des affaires; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons]; Organisation d’expositions à but commercial ou de publicité; Gestion de fichiers informatisée »

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les produits et services suivants « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques ; extincteurs; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d’eau; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; instal ations de chauffage pour véhicules; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau; stérilisateurs ; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; poussettes; chariots de manutention ; Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’équipements particuliers spécifiquement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, irradiation, feu) n’appartiennent pas à la catégorie générale des « combinaisons (vêtements) » de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement destinés à recouvrir le corps humain, sans spécificité technique particulière.

Il ne s’agit donc pas de produits identiques.

Les « services de bureaux de placement; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure.

En effet, les premiers désignent des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois (recrutement de personnel) et la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ; alors que les seconds s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.

Il ne s’agit donc pas de services identiques.

Les « lunettes 3d; casques de réalité virtuel e » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la catégorie générale des produits de « Lunettes [optique] » de la marque antérieure.

Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination.

En effet, les premiers désignent respectivement un dispositif intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions et des appareils à poser sur la tête, permettant de vivre les expériences vidéo ludiques 3D en réalité virtuelle. Les seconds Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 désignent quant à eux des instruments relatifs à l’optique, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil.

Les produits précités, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent donc pas à la même clientèle (personnes cherchant à se placer dans un contexte de réalité virtuelle pour les premiers / personnes désireuses d’améliorer leur vision pour les seconds) et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (magasins et grandes enseignes spécialisés dans les produits de nouvelles technologies pour les premiers / opticiens pour les seconds).

Ces produits ne sont donc pas identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les «combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’équipements particuliers destinés à la pratique d’un sport (la plongée) n’appartiennent pas à la catégorie générale des « combinaisons (vêtements) ; Costumes de bain [mail ots de bain]; Gants pour habil ement » de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement destinés à recouvrir le corps humain.

Il ne s’agit donc pas de produits identiques.

En outre, tels que définis, les produits précités ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni ne se retrouvent dans les mêmes circuits de distribution. Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers.

Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CATBIRD.

La marque antérieure porte sur le signe complexe CAT, déposé en couleur et reproduit ci-après.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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6 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une présentation particulière.

Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun le terme anglais CAT, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Toutefois ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.

En effet visuellement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure) et par la présence du terme BIRD, en seconde position dans le signe contesté, accolé au terme CAT en caractères de même taille, ainsi que par leur présentation (un terme en caractères d’imprimerie souligné par un élément figuratif de couleurs – un triangle jaune – pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.

Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté contre un pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, du fait de la présence du terme BIRD en seconde position du signe contesté.

Intellectuellement, si les deux signes en cause ont en commun le terme CAT, signifiant « chat » en anglais, ils diffèrent intellectuellement du fait de la présence du terme BIRD dans le signe contesté, qui signifie « oiseau » en anglais, cette évocation étant absente de la marque antérieure.

Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte.

En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte.

En effet, si le terme CAT est distinctif au regard des produits en cause, il n’est toutefois pas dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est suivi du terme BIRD, lequel est également parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause et inscrit en caractères de même taille et de même calligraphie.

Il en résulte que le terme BIRD apparait tout aussi essentiel que le terme CAT de sorte que le consommateur percevra le signe contesté dans son ensemble sans isoler le terme CAT.

A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « le terme BIRD au sein du signe couvert par la Demande est secondaire en raison de son emplacement final et de son faible caractère distinctif », sans produire aucun argument, ni pièce, permettant de justifier que le terme BIRD présenterait dans le signe contesté un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services, alors que l’élément verbal CAT placé en attaque apparait tout aussi distinctif que l’élément verbal BIRD au sein du signe contesté.

Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.

Le signe verbal contesté CATBIRD n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure CAT et ne sera pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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7 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.

En particulier, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.

Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté CATBIRD peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CAT. PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique: L’opposition est rejetée.

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