TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le25 janvier 2023

3ème chambre, 3ème section N° RG 22/06621 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSCM

DEMANDERESSES AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT Société THE SMILEY COMPANY 523, avenue Louise 1050 BRUXELLES (BELGIQUE)

Société SMILEYWORLD LIMITED Lafone House 4.1, The Leathermarket, 11/13 Weston Street SE1 3ER LONDRES (ROYAUME-UNI)

représentées par Maître Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451 DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A. VERSACE FRANCE 45, avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par Maître Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS A l’audience sur incident du 15 décembre 2022 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 janvier 2023.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société à responsabilité limitée de droit belge The Smiley Company se présente comme titulaire de nombreuses marques portant sur le dessin d’un visage souriant désigné sous le nom de Smiley.

2. La société à responsabilité limitée de droit britannique Smileyworld Limited se présente comme titulaire d’une licence d’exploitation de la marque française figurative n° 97668059 déposée le 7 mars 1997 à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), désignant en classes 18 et 25 notamment les sacs à mains, vêtements (habillement), chaussures, casquettes, écharpes et foulards, sous le signe suivant :

et de la marque figurative internationale n° 1015069 visant l’Union européenne déposée le 6 janvier 2009 à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), désignant en classes 18 et 25 les sacs à mains, vêtements, chaussures, casquettes, chapellerie et foulards, sous le signe suivant :

3. La société anonyme (ci-après SA) Versace France se présente comme une filiale de la société de droit italien Gianni Versace Srl, laquelle est une entreprise internationale de mode de luxe.

4. Par acte d’huissier du 8 avril 2022, les sociétés The Smiley Company et Smileyworld ont fait assigner la SA Versace France à l’audience d’orientation du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques.

5. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état, lequel a été saisi de conclusions d’incident de la SA Versace France le 5 octobre 2022.

6. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2022 au terme de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

7. Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la SA Versace France a demandé au juge de la mise en état de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— prononcer in limine litis le sursis à statuer sur les demandes présentées dans la présente instance jusqu’à une décision définitive dans les affaires n°000055342C, n°000055343C et n°000055344C actuellement pendantes devant l’EUIPO ;

- dire et juger irrecevables les demandes de la société Smileyworld Limited, pour défaut de qualité à agir, en l’absence de preuve de sa qualité de licencié de la désignation UE de l’enregistrement international n°1015069 ; partant, la débouter de toutes ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur ladite marque ;

- dire et juger l’action en contrefaçon de la marque française n°97 668 059 déposée le 7 mars 1997 irrecevable pour absence de preuve d’usage de nature à faire échec à la déchéance de ladite marques (usage à titre de marque) sur le fondement de l’article L.716-4-3 CPI ; partant, rejeter toutes les demandes de The Smiley Company et Smileyworld Limited
- condamner les sociétés The Smiley Company et Smileyworld Limited à verser à Versace la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident avec distraction au profit de M^e Bizollon, sur son affirmation de droit ;

- rejeter toutes demandes des sociétés The Smiley Company et Smileyworld Limited y inclus l’article 700 du CPC.

8. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 les sociétés The Smiley Company et Smileyworld ont conclu à :

- Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Versace France ;

- Rejeter la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de la société Smileyworld pour un prétendu défaut de qualité à agir ;

- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de la marque française n°97 668 059 pour absence de preuve d’usage de nature à faire échec à la déchéance de ladite marque (usage à titre de marque) sur le fondement de l’article L.716-4-3 CPI ;

- Renvoyer l’affaire devant la formation du jugement ;

- Débouter la société Versace France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Versace France à payer aux sociétés The Smiley Company et la société Smileyworld la somme de 4000 € au titre de l’article 700 CPC ;

- Réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

Moyens des parties

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9. La SA Versace France fait valoir que trois actions en nullité et déchéance de la marque internationale n° 1015069 sont pendantes devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) rendant le sursis à statuer impératif, quand bien même les parties à ces instances ne sont pas les mêmes. Elle ajoute que la date d’introduction de sa demande est sans incidence sur le caractère impératif de ce sursis.

10. Les sociétés The Smiley Company et Smileyworld opposent que le sursis à statuer n’a pas à être prononcé, dès lors que la demanderesse est étrangère aux procédures en nullité et en déchéance pendante devant l’EUIPO, s’agissant, selon elles d’une condition implicite du sursis à statuer impératif, que ces procédures ont été introduites postérieurement à l’instance et que les demandes se fondent sur une marque qui n’est pas visée par les procédures pendantes devant l’EUIPO.

Appréciation du juge de la mise en état

11. L’article 132 §1 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que “sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action visée à l’article 124, à l’exception d’une action en déclaration de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnel e ou qu’une demande en déchéance ou en nul ité a déjà été introduite auprès de l’Office”. 12. Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’el e détermine.”

13. Il n’est pas contesté que l’action introduite par les sociétés The Smiley Company et Smileyworld se fonde non seulement sur la marque internationale n° 1015069, mais également sur la marque française n° 97668059.

14. Il existe, de ce fait, une raison particulière de poursuivre la procédure faisant échec au caractère impératif du sursis à statuer posé par l’article 132 §1 précité.

15. De plus, l’existence de ces demandes en nullité et déchéance ne suffit pas à justifier la suspension du cours de l’instance, dès lors que les sociétés The Smiley Company et Smileyworld peuvent poursuivre leur action, à tout le moins sur le seul fondement de la marque française qu’elles invoquent.

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16. La demande de sursis à statuer de la SA Versace France sera, en conséquence, rejetée.

Sur la qualité à agir de la société Smileyworld Moyens des parties

17. La SA Versace France considère que la société Smileyworld ne dispose d’aucune qualité à agir au titre de la marque n° 1015069, dans la mesure où elle ne justifie pas de sa qualité de licenciée de cette marque.

18. Les sociétés The Smiley Company et Smileyworld objectent que cette dernière dispose d’une qualité à agir établie par une licence découlant d’un contrat du 1er janvier 1998 ou, à défaut, d’une licence verbale.

Appréciation du juge de la mise en état

19. Aux termes de l’article 25 §4 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne “tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l’Union européenne afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.”

20. L’article 27 §1 du même règlement dispose que “les actes juridiques concernant la marque de l’Union européenne visés aux articles 20, 22 et 25 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits”.

21. Interprétant le précédant règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 23, paragraphe 1, première phrase, du règlement doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l’objet de la licence bien que cette dernière n’ait pas été inscrite au registre (CJUE, 4 février 2016, affaire C-163/15 Y H contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH).

22. Les sociétés The Smiley Company et Smileyworld invoquent un contrat de licence conclu le 1er janvier 1998 entre M. F L et la société The Smiley Licensing Corporation portant sur plusieurs marques déclinant le signe litigieux.

23. Toutefois, ce contrat de licence conclu en 1998 ne saurait encadrer la licence de la marque internationale n° 1015069 enregistrée en 2009. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

24. En revanche, aucune disposition normative n’interdit la conclusion du contrat verbal de licence invoqué par les demanderesses et portant sur cette marque. La société Smileyworld disposant, de ce fait, d’un contrat de licence, elle est recevable à intervenir au soutien de l’action de la société The Smiley Company en contrefaçon de cette marque, quand bien même ce contrat de licence n’est pas inscrit au registre des marques.

25. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA Versace France sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut d’exploitation de la marque française n°97668059 Moyens des parties

26. La SA Versace France soutient que le défaut d’usage sérieux d’une marque constitue une fin de non-recevoir et que les sociétés demanderesses ne démontrent aucun usage sérieux de la marque française n° 97668059.

27. Les sociétés The Smiley Company et Smileyworld contestent la compétence du juge de la mise en état compte tenu que l’appréciation de l’usage sérieux de la marque française n° 97668059 qu’elles invoquent relèvent d’un débat au fond. Elles sollicitent le renvoi de l’examen de moyen au tribunal et, subsidiairement, en contestent le bien-fondé estimant justifier de l’usage de cette marque.

Appréciation du juge de la mise en état

28. L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Al ouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’el e statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non- recevoir même si el e n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, el e renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non- recevoir au cours de la même instance à moins qu’el es ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.

29. La demande de la SA Versace France suppose de qualifier les preuves d’usage de la marque française n° 97668059 produites par les sociétés The Smiley Company et Smileyworld. Elle tend, de ce fait, à faire trancher une question touchant au fond du droit, l’usage sérieux devant être apprécié en tenant compte des caractéristiques des produits en cause et du marché concerné.

30. L’affaire ne relevant pas du juge unique et compte tenu de l’opposition des demanderesses à faire trancher cette question de fond par le juge de la mise en état, l’examen de cette fin de non- recevoir sera renvoyé au tribunal.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

31. La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés, par application de l’article 790 du code de procédure civile.

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32. L’équité commande de réserver également les demandes au titre des frais non compris dans les dépens, par application des articles 700 et 790 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la demande de sursis à statuer de la SA Versace France ; Rejette la fin de non-recevoir de la SA Versace France tirée du défaut de qualité à agir de la société Smileyworld au titre de la marque internationale n° 1015069 ; Renvoie la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut d’exploitation de la marque française n° 97668059 au tribunal ; Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 mars 2023 à 14h00 pour les conclusions récapitulatives des sociétés The Smiley Company et Smileyworld ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 25 janvier 2023

La greffière Le Juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI