R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 23-0215 Le 11/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 24 octobre 2023, la société organisée selon les lois de l’Italie Masnada S.r.l. (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0215 contre la marque verbale n° 21/4807990 déposée le 13 octobre 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur S B est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-05 du 4 février 2022. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre d’une partie de la marque contestée, à savoir les produits suivants : « Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; Classe 25 : Vêtements ; foulards ; bonneterie ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n° 013899018, portant sur le signe verbal MASNADA, déposée le 31 mars 2015, enregistrée le 24 septembre 2015 (publication au Bulletin 2015/184 du 29 septembre 2015), renouvelée en 2025, dont il est devenu titulaire à la suite d’une transmission de propriété du 14 août 2018 inscrite sous le n° 014670080. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :

- une identité ou similarité des produits en cause ;

- des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en présence ;

- un pouvoir distinctif élevé de la marque verbale antérieure composée du terme MASNADA n’ayant aucune signification en relation avec les produits couverts ;

- un risque de confusion indéniable entre les marques, de sorte que le consommateur sera amené à considérer que les marques sont économiquement liées. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et courrier simple envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 20 décembre 2023, réexpédié à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 23 décembre 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

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7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 23 février 2024. 8. Le 15 mars 2024, la procédure en nullité a été suspendue, conformément à l’article R.716-9 2° du Code de la propriété intellectuelle, l’Institut ayant a été informé d’une demande en déchéance totale introduite devant l’EUIPO à l’encontre de la marque de l’Union européenne antérieure n° 013899018, invoquée à l’appui de la présente demande en nullité. 9. Par courrier du 24 avril 2025, le demandeur a sollicité la reprise de la procédure et transmis la copie de la décision de l’EUIPO du 18 décembre 2024 maintenant partiellement la marque antérieure invoquée en l’espèce. 10. La décision de l’EUIPO ayant fait l’objet d’une inscription sous le n°000063376 et été publiée au Bulletin 2025/058 du 26 mars 2025, les parties ont été informées de la reprise de la présente procédure par des courriers en date du 28 avril 2025, la procédure reprenant à la date desdits courriers au stade où elle se trouvait au jour de la suspension. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond

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14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française Mascada n° 21/4807990 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne MASNADA n° 013899018. 15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 16. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits 17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 18. En l’espèce, au sein du récapitulatif de dépôt de la demande en nullité, le demandeur a indiqué que « La demande en nullité est formée contre une partie de la marque contestée », à savoir les produits suivants : « Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; Classe 25 : Vêtements ; foulards ; bonneterie ». 19. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements », ces produits ayant été maintenus par la décision rendue par l’EUIPO le 18 décembre 2024 dans le cadre de la demande d’annulation n° C 63 376 visant la marque antérieure. 20. Les produits suivants : « Vêtements ; foulards ; bonneterie » de la marque contestée sont identiques ou fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. 21. En revanche, les produits suivants : « Tissus ; tissus à usage textile » de la marque contestée, qui s’entendent de produits textiles intermédiaires destinés à être transformés, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d’habillement servant à couvrir le corps pour le protéger ou le parer. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils n’ont pas le même usage, ne s’adressent pas à la même clientèle, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (magasins de tissus et

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établissements consacrés à l’aménagement de l’habitat et à la décoration pour les premiers / commerces de prêt-à-porter pour les seconds). Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique le demandeur, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers qui peuvent être employés dans de multiples industries (ameublement, décoration, etc.), ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à la fabrication des seconds, lesquels peuvent être confectionnés à partir d’autres matériaux que les « Tissus ; tissus à usage textile ».

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À cet égard, le seul fait que les premiers puissent entrer dans la composition des seconds ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ceux-ci ; en décider autrement reviendrait à assimiler la totalité des produits en tissus alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques bien distinctes. En outre, le lien établi par le demandeur dans son exposé des moyens entre les vêtements et les serviettes en textile pour la salle de bain et les peignoirs ne saurait être retenu en l’espèce, dans la mesure où les « Tissus ; tissus à usage textile » de la marque contestée ne consistent pas en des produits textiles finis comme les serviettes et peignoirs précités, mais en des produits textiles intermédiaires, comme le reconnait lui-même le demandeur, destinés à être transformés et empruntant des circuits de fabrication et de distribution différents. Pa conséquent, les « Tissus ; tissus à usage textile » de la marque contestée et les « Vêtements » de la marque antérieure ne sont ni complémentaires ni similaires. 2. Sur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 23. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : MASNADA 24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 26. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que chacun est composé d’une dénomination unique. 27. V isuellement , les deux signes verbaux en cause sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang (MAS-ADA).

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28. En outre, phonétiquement, les deux marques en cause comportent les mêmes sonorités d’attaque et finales [mas-ada] et se prononcent selon un même rythme en trois temps. 29. Le fait que la lettre centrale de chacun des signes en cause soit différente, s’agissant de la lettre « C » pour la marque contestée et de la lettre « N » pour la marque antérieure, ne saurait atténuer ces importantes ressemblances dès lors qu’il s’agit d’une consonne unique dans des dénominations longues qui restent dominées par une longue séquence de lettres commune. 30. Enfin, conceptuellement, les deux marques n’ont aucune signification en relation avec les produits couverts, comme l‘indique le demandeur, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier. 31. Ainsi, les signes en cause présentent d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 32. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’une dénomination unitaire distinctive perçue dans son ensemble. 3. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits en cause s’adressant au grand public.  Le caractère distinctif de la marque antérieure

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35. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. En l’espèce, le demandeur fait valoir que le terme MASNADA composant la marque verbale antérieure « n’ayant aucune signification en relation avec les produits couverts, il bénéficie donc d’un pouvoir distinctif élevé ». 37. Cependant, ce seul fait ne saurait suffire à démontrer en quoi le signe MASNADA présenterait un caractère distinctif et arbitraire plus important que la normale pour les produits invoqués. 38. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la forte similarité des produits cités au point 20, des ressemblances d’ensemble importantes entre les signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 41. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les « Tissus ; tissus à usage textile » n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce (supra point 21). 42. En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les produits visés au point 20.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0215 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21/4807990 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Vêtements ; foulards ; bonneterie ».