NL23-0249 Le 02/05/2025

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 novembre 2023, la société de droit italien GIORGIO ARMANI S.P.A. (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0249 contre la marque n°18/ 4487547 déposée le 2 octobre 2018, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J B est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-04 du 25 janvier 2019.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;

Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 20 décembre 2023 et reçue le 21 décembre 2023, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.

8. Le titulaire de la marque contestée ayant sollicité la tenue d’une commission orale, l’audition a eu lieu le 17 février 2025 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

9. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 17 février 2025.

Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir que :

— depuis une période bien antérieure au dépôt de la marque contestée, ses marques EMPORIO ARMANI sont connues d’une partie significative du grand public notamment en 2

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France pour la mode et plus particulièrement les produits en lien avec l’habillement, les accessoires et la parfumerie – produits qui sont également visés par la marque contestée ;

— le signe contesté reprend de façon identique l’élément EMPORIO, qui est l’élément initial distinctif des marques du demandeur ; ainsi, la très forte similarité entre les signes en cause est toute caractérisée, et la reprise d’éléments présents dans les marques antérieures, connues du grand public et exploitées pour l’habillement et les accessoires, ne peut guère être le fruit du hasard ;

— le dépôt de la marque contestée a été effectué avec l’intention de détenir et exploiter un signe reprenant les codes de la célèbre marque de mode EMPORIO ARMANI, aux fins de susciter une association avec ladite marque antérieure dans l’esprit du consommateur, et capter une clientèle à moindre coût en profitant de la notoriété et du succès d’EMPORIO ARMANI et de ses principaux identifiants commerciaux ;

— et il sollicite que la nullité soit étendue à tous les produits couverts par la marque contestée.

11. Dans ses observations en réponse, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et met en avant les points suivants :

— cette action en nullité s’inscrit dans un cadre plus large, car au total sept actions ont été initiées contre les marques de Monsieur J B et Madame A B , marques contenant l’élément EMPORIO précédé ou suivi d’un terme descriptif ;

— le terme EMPORIO est un terme italien n’ayant aucune signification en langue française. Le consommateur français ne comprendra en effet pas ce terme et ne fera pas non plus le lien entre EMPORIO et le terme latin emporium. Au contraire, le terme EMPORIO n’évoquera en rien les produits visés et est parfaitement distinctif pour le consommateur moyen français, ce qui a de fait été établi par l’Institut qui a accepté l’enregistrement de marques constituées du terme EMPORIO accompagné d’un terme parfaitement descriptif dans le domaine de la mode : EMPORIO CASHMERE, EMPORIO HOME, JUST EMPORIO, EMPORIO COUTURE, EMPORIO SPORT, JUST EMPORIO ROMA, EMPORIO COLLECTION ;

— le titulaire de la marque contestée tente de minimiser sa mauvaise foi en essayant d’écarter d’une part le site internet justemporio.com et d’autre part les autres marques contrefaisantes déposées par les époux B.

Le demandeur souligne qu’en regardant la fiche de Contact du site précité, il est expressément spécifié que la Maison JUST EMPORIO est située à une adresse qui est la même que celle de la société JUST EMPORIO, immatriculée en date du 22 décembre 2021 et dont la présidente est bien Madame A B épouse du Monsieur J B.

Il soutient également que Monsieur et Madame B avaient parfaitement connaissance du monde de la mode et ont tenté leur stratagème frauduleux non seulement avec la société Giorgio Armani, mais également une variété d’autres opérateurs économiques.

12. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites. Il insiste sur la renommée mondiale de ses marques dans le secteur de la mode ce que ne conteste pas le titulaire de la marque contestée, ainsi que sur la similarité des signes en cause, tout en précisant que le régime de la mauvaise foi échappe aux critères classiques du risque de confusion.

Il fait valoir que l’intention malhonnête du titulaire de la marque contestée est constituée par sa volonté de tirer profit de la renommée du signe et qu’il s’agit d’une motivation à caractère parasitaire.

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Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soutient notamment que :

— La prescription de l’action en nullité :

Dans le régime antérieur applicable à la présente action, c’est la prescription de droit commun telle que visée à l’article 2224 du code civil qui doit trouver à s’appliquer.

Ainsi, les marques étant réputées connues par les tiers à la date de la publication de leur enregistrement (ici le 26 octobre 2018 selon le titulaire de la marque contestée), l’action en nullité était prescrite à partir du 26 octobre 2023.

— Pendant plus de cinq années (de 2018 à fin 2023), la marque JUST EMPORIO ROMA a été exploitée sans aucune revendication de quiconque, de façon publique et non équivoque.

Le demandeur abuse de son droit à agir et tente en réalité par le biais de ces différentes actions de s’attribuer le monopole d’un terme du langage courant à son seul profit.

Les actions du demandeur révèlent en outre sa parfaite mauvaise foi qui multiplie les dépôts contenant le vocable EMPORIO sans les exploiter, dans le seul but de les opposer à ses concurrents.

— L’absence de risque de confusion entre les signes :

Le demandeur ne fait état d’aucune marque verbale ou constituée du seul vocable EMPORIO, et il ne fait en aucun cas un usage du terme « EMPORIO » seul, non associé à la marque « ARMANI » et au logo en forme d’aigle dans un cartouche noir.

Le titulaire de la marque contestée soulève également le caractère faiblement distinctif, voire générique du terme EMPORIO.

— L’absence d’intention malhonnête du titulaire de la marque contestée :

Il n’est démontré à aucun moment que le titulaire de la marque contestée aurait été animé d’intentions déloyales et de mauvaise foi au jour du dépôt de la marque attaquée.

De même, le demandeur ne justifie pas que c’est la connaissance de l’usage de son « signe » par le titulaire de la marque contestée qui l’a conduit à procéder au dépôt de sa marque en connaissance de cause.

Aucun crédit ne doit être accordé aux développements du demandeur sur les prétendues imitations parasitaires reprochées au titulaire de la marque contestée, qui sont parfaitement étrangères aux débats.

— Le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet total de la demande en nullité et la possibilité de présenter des observations orales.

14. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites. Il insiste sur l’absence de preuve tangible de la part du demandeur, au jour du dépôt de la marque contestée.

Il souligne que le demandeur ne dispose d’aucune marque verbale ou semi-figurative constituée de l’élément EMPORIO seul, qu’il considère être un terme courant et largement 4

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exploité. Il fait valoir que d’autres marques comprennent le terme EMPORIO et n’ont pas été contestées.

II.- DECISION

A- Sur la prescription de la demande en nullité

15. L’article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 dispose : « Sous réserve des articles L.716-2-7 et L.716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ».

16. Toutefois, la jurisprudence a précisé qu’en vertu des articles 2 et 2222 du Code civil, applicables à la loi PACTE faute de dérogation expresse du législateur, « le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019 » (CA Bordeaux 22 octobre 2022, RG n°21/04291 ; CA Paris 19 avril 2023, « DANG », RG n°21/12725).

17. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée soutient que dans le régime antérieur applicable à la présente action, c’est la prescription de droit commun telle que visée à l’article 2224 du code civil qui doit trouver à s’appliquer.

Il considère que les marques étant réputées connues par les tiers à la date de la publication de leur enregistrement (ici le 26 octobre 2018 selon le titulaire de la marque contestée), l’action en nullité était prescrite à partir du 26 octobre 2023.

18. Aux fins de l’examen du présent moyen de défense, et ce conformément à la jurisprudence précitée au point 16, il y a lieu d’examiner si le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du Code civil, auquel l’action en nullité de la marque contestée était soumise avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019, avait ou non expiré avant cette date.

19. A cet égard, aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

20. Il a par ailleurs été jugé que « le vice de mauvaise foi dont le dépôt de marque est susceptible d’être entaché, n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action formée à titre principal en nullité de la marque fondée sur ce vice » (CA Paris 7 février 2025, RG n°23/15170) « et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription » (CA Paris 15 mars 2024, RG n°21/21118).

21. Il a été précisé que le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du Code civil précité est, non pas la date de publication de la marque contestée, mais le jour où le demandeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’existence de cette marque et ainsi du fait lui permettant d’exercer l’action en nullité.

22. Il doit à cet égard être précisé que cette condition de connaissance doit être établie par des preuves tangibles et ne saurait être affirmée sur la base de suppositions ou probabilités.

23. En l’espèce, il convient de souligner que l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2019-04 du 25 janvier 2019 (et non le 26 octobre 2018 comme invoqué par le titulaire de la marque contestée, cette date correspondant à la publication du dépôt). 5

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Ainsi, contrairement au raisonnement du titulaire de la marque contestée, il apparaît qu’en tout état de cause, la demande en nullité ayant été présentée le 23 novembre 2023, elle a été formée moins de cinq ans après l’enregistrement de la marque contestée.

De plus et surtout, force est de constater qu’en l’espèce, cinq ans ne s’étaient pas écoulés entre l’enregistrement de la marque contestée et le 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi PACTE. Ainsi, la prescription n’était pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE le 24 mai 2019.

Enfin, et en outre, il convient de relever que le titulaire de la marque contestée n’a apporté aucun élément de nature à démontrer une quelconque connaissance de la marque contestée par le demandeur.

24. En conséquence, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la présente demande en nullité ne peut en aucun cas être considérée comme prescrite.

B- Sur l’abus de droit à agir

25. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que pendant plus de cinq années (de 2018 à fin 2023), la marque JUST EMPORIO ROMA a été exploitée sans aucune revendication de quiconque, de façon publique et non équivoque.

Il considère que le demandeur abuse de son droit à agir et tente en réalité par le biais de ces différentes actions de s’attribuer le monopole d’un terme du langage courant à son seul profit.

Les actions du demandeur révèlent en outre sa parfaite mauvaise foi, multipliant les dépôts contenant le vocable EMPORIO sans les exploiter, dans le seul but de les opposer à ses concurrents.

26. Le demandeur répond que cette action en nullité s’inscrit dans un cadre plus large, car au total sept actions ont été initiées contre les marques de Monsieur J B et Madame A B , marques contenant l’élément EMPORIO précédé ou suivi d’un terme descriptif.

27. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.

28. En l’espèce, il convient de souligner que le demandeur a la faculté de choisir les moyens d’action et les fondements qu’il estime opportuns.

Contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, rien dans ces choix du demandeur ne permet de caractériser un abus de sa part d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut.

A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs à l’intention du demandeur lors du dépôt de certaines de ses marques et à l’appréciation de l’exploitation de celles-ci, ces circonstances n’étant pas l’objet de la présente procédure.

Il convient en outre de relever que, sans préjuger du bien-fondé de la demande en nullité sur le fondement de la mauvaise foi, le demandeur a, tant dans son exposé des moyens que dans ses observations postérieures, présenté une argumentation détaillée ainsi que des pièces pour 6

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soutenir sa demande qui s’inscrit comme il le souligne dans le cadre plus large de sept actions au total contre des marques comportant toutes l’élément EMPORIO, terme lui-même présent dans les marques du demandeur.

29. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir.

C- Sur le droit applicable

30. La marque contestée a été déposée le 2 octobre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

31. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour de son dépôt.

32. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

33. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).

34. La présente demande en nullité doit donc être appréciée au regard de ces dispositions.

D- Sur le fond

35. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future, et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

36. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

37. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

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38. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

39. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

40. Il est en particulier admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe identique antérieur bénéficiant d’une renommée et motivé par l’intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d’attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17).

41. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe EMPORIO ARMANI.

A cet égard, en réponse aux arguments du titulaire de la marque contestée, il convient de souligner que si le demandeur mentionne ses dépôts de marques incluant les éléments EMPORIO ARMANI ou EMPORIO, il ressort clairement de son exposé des moyens et de ses observations en réponse qu’il invoque l’usage du signe EMPORIO ARMANI.

 Connaissance de l’usage antérieur du signe EMPORIO ARMANI

42. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 2 octobre 2018. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe EMPORIO ARMANI invoqué.

43. Le demandeur fait valoir que depuis une période bien antérieure au dépôt de la marque contestée, ses marques EMPORIO ARMANI sont connues d’une partie significative du grand public notamment en France pour la mode et plus particulièrement, les produits en lien avec l’habillement, les accessoires et la parfumerie – produits qui sont également visés par la marque contestée.

A l’appui de ces éléments, le demandeur a fourni notamment les pièces suivantes :

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44. Il convient à titre liminaire de préciser que selon la Cour de justice de l’Union européenne, « une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation » (CJUE, 11 juin 2009, LINDT, C-529/07, § 39).

45. Il y a lieu également de tenir compte, pour l’établissement de la connaissance, par le titulaire de la marque contestée, de l’usage d’un signe antérieur identique ou similaire, de la connaissance de ce signe auprès du public et notamment de sa médiatisation (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, § 30-36).

46. Il ressort des pièces fournies par le demandeur que, depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, le signe antérieur EMPORIO ARMANI jouit d’une certaine renommée auprès du public français, y compris le grand public, dans le secteur de l’habillement et des accessoires de mode. Ce signe apparaît en effet présenté dans des articles de presse notamment de la manière suivante (annexe 3) :

• « Lancée en 1981, Emporio Armani est la seconde marque du groupe Giorgio Armani. Née d’après ce concept clé de mode démocratique, elle s’adresse à une clientèle pointue, soucieuse des tendances. Pour elle, nombreuses sont celles qui se sont bousculées à la porte des nouvelles égéries […]. Mode à succès, Emporio Armani a étendu ses talents au monde des accessoires, des sous-vêtements, des lunettes et des parfums. Plus qu’une mode, Emporio Armani est une façon de vivre » (extrait d’un article intitulé « Le monde de… EMPORIO ARMANI », issu du magazine Jalouse, datant d’avril 2015) ;

• « Symbole de la culture métropolitaine et du dynamisme de la jeunesse, Emporio Armani fête cette année ses quatre décennies. Sans avoir pris une ride » (extrait d’un article intitulé « Happy Forty EMPORIO ARMANI ! », issu du magazine Gala, datant du 14 octobre 2021) ;

• « 1985 : Les défilés Emporio Armani agitent les fashion weeks avec un chic décontracté qui deviendra vite un phénomène » (extrait d’un article intitulé « La timeline de EMPORIO ARMANI », issu du magazine ELLE, datant du 24 septembre 2021) ;

• « Ouverte au public du 24 septembre 2021 au 6 février 2022, l’exposition revient sur la philosophie de la marque et ses ambitions de départ – à savoir créer une ligne de mode qui 9

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soit à la fois luxueuse, urbaine et confortable, avant tout dédiée à la jeunesse. Elle rend aussi justice au succès et au bon développement d’Emporio Armani, ligne fondée en 1981, soit six ans après le lancement de Giorgio Armani, qui a su traverser les décennies jusqu’à devenir une marque à part entière. Fait rarissime » (extrait d’un article intitulé « Emporio Armani, 40 ans de mode célébrés en une exposition », issu du site lesechos.fr).

Il apparaît également que le signe EMPORIO ARMANI (sous formes verbale et semi-figurative) a fait l’objet de nombreuses publicités auprès du public français (annexe 4).

47. Il en résulte ainsi que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de cette marque, l’usage antérieur du signe de renommée EMPORIO ARMANI par le demandeur dans le secteur de l’habillement et des accessoires de mode.

 L’intention du titulaire de la marque contestée

48. Il convient de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

49. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

50. Il a pu être jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut résider dans une motivation à caractère parasitaire : « […] les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur » (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12, § 43 à 45) ; « […] par sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée de l’intervenant et de tirer avantage de celle-ci. […] Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré […] que les circonstances objectives de l’espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, § 51 et 57).

51. Par ailleurs, peuvent être prises en considération des actions du titulaire extérieures au dépôt, telles que, le cas échéant, d’autres dépôts de signes ou noms connus qu’il aurait pu effectuer, un tel contexte permettant notamment de fournir un éclairage sur la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt litigieux (ex : TUE 23 mai 2019, ANN TAYLOR, T-3/18 et T-4/18, § 153°à 155 ; également TUE 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, §50 ; TGI PARIS 10 janvier 2012 n°11/05257).

52. Le demandeur fait valoir que le signe contesté reprend de façon identique l’élément EMPORIO, qui est l’élément initial distinctif des marques du demandeur ; ainsi, la très forte similarité entre les signes en cause est toute caractérisée, et la reprise d’éléments présents dans les marques antérieures, connues du grand public et exploitées pour l’habillement et les accessoires, ne peut guère être le fruit du hasard.

Il considère que le dépôt de la marque contestée a été effectué avec l’intention de détenir et exploiter un signe reprenant les codes de la célèbre marque de mode EMPORIO ARMANI, aux fins de susciter une association avec ladite marque antérieure dans l’esprit du consommateur, et capter une clientèle à moindre coût en profitant de la notoriété et du succès d’EMPORIO ARMANI et de ses principaux identifiants commerciaux. 10

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Il précise que Monsieur et Madame B avaient parfaitement connaissance du monde de la mode et ont tenté leur stratagème frauduleux non seulement avec la société Giorgio Armani, mais également une variété d’autres opérateurs économiques.

A cet égard, le demandeur fait valoir que « Monsieur B et Madame A […] ont déposé une multitude de marques françaises dont le dénominateur commun est EMPORIO telles que : - marque française EMPORIO CASHMERE n° 4915698
- marque EMPORIO HOME n° 4915703
- marque française JUST EMPORIO n° 4523676
- marque française EMPORIO COUTURE n° 4915702
- marque française EMPORIO SPORT n° 4915700

ainsi qu’une variété d’autres marques reproduisant les noms de maisons de mode très connues, telles que :

- Marque française AIR RUN n° 4367398
- Marque française JUST ZANOTTI n° 4896232
- Marque française DOLCE SPORT n° 4929249
- Marque française JUST DOLCE n° 4518267
- Marque française CELINE UNDERWEAR n°3977682
- Marque française CELINE PARFUM n° 3977683
- Marque française JUST TOMMY n° 4825400
- Marque française OFFICIAL OFF WHITE n° 4938152 ».

Le demandeur fournit une liste de ces marques en annexes 8 et 9.

Il sollicite que la nullité soit étendue à tous les produits couverts par la marque contestée.

53. Le titulaire de la marque contestée invoque l’absence de risque de confusion entre les signes.

Il souligne que le demandeur ne fait état d’aucune marque verbale ou constituée du seul vocable EMPORIO, et il ne fait en aucun cas un usage du terme « EMPORIO » seul, non associé à la marque « ARMANI » et au logo en forme d’aigle dans un cartouche noir.

Il soulève également le caractère faiblement distinctif, voire générique du terme EMPORIO.

Il invoque également son absence d’intention malhonnête en ce qu’il n’est démontré à aucun moment qu’il aurait été animé d’intentions déloyales et de mauvaise foi au jour du dépôt de la marque attaquée.

Il ajoute que le demandeur ne justifie pas que c’est la connaissance de l’usage de son « signe» par le titulaire de la marque contestée qui l’a conduit à procéder au dépôt de sa marque en connaissance de cause.

Il estime qu’aucun crédit ne doit être accordé aux développements du demandeur sur les prétendues imitations parasitaires reprochées au titulaire de la marque contestée, qui sont parfaitement étrangères aux débats.

54. En l’espèce, il y a eu lieu de souligner que la marque contestée figurative JUST EMPORIO ROMA et le signe EMPORIO ARMANI du demandeur, dont ce dernier a démontré une certaine renommée en France, sont très proches en ce que la marque contestée reprend l’élément EMPORIO introduit par le terme JUST le mettant ainsi en évidence et suivi du terme ROMA, sur une ligne inférieure, susceptible d’évoquer la provenance des produits en cause, l’élément EMPORIO présentant en outre un caractère essentiel et distinctif au regard des produits en cause au sein du signe antérieur du demandeur.

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A cet égard, si le titulaire de la marque contestée fait valoir que le terme « EMPORIO signifie « centre commercial, comptoir commercial, marché » » en italien, rien ne permet d’affirmer qu’une telle évocation sera perçue par le consommateur français d’attention et de culture moyennes.

De même, la fourniture par le titulaire de la marque contestée d’une liste extraite de la base EUIPO de 81 marques incluant l’élément EMPORIO et les extraits détaillés de 4 de ces marques (pièce n°12), ainsi qu’une liste extraite de la base INPI de 54 entreprises incluant l’élément EMPORIO dans leur dénomination sociale (pièce n°13), n’apparaissent pas suffisantes pour justifier de la banalité de cette dénomination au regard des produits en cause.

Sont également inopérantes les décisions fournies par le titulaire de la marque contestée sur ce point dès lors qu’elles n’apparaissent pas avoir été rendues au regard spécifiquement du public français (Décision de la 2nde Chambre des recours de l’OHMI, n°R1371/2005-2, en date du 5 juillet 2006 – pièce n°14 ; Décision d’opposition de l’EUIPO n° B 3 138 107, en date du 30 juin 2022 – pièce n°15 ; Arrêt de la Cour d’appel de Lisbonne, en date du 16 janvier 2001 – pièce n°16).

55. De plus, il convient de relever que la marque contestée désigne plusieurs produits relevant du même secteur que l’activité du demandeur, à savoir notamment les produits d’habillement et les accessoires de mode.

56. Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure et principalement de la liste des marques fournie en annexe 8 par le demandeur, que Monsieur J B , titulaire de la marque contestée, apparaît avoir coopéré dans le cadre du dépôt de la marque contestée, avec Madame P A B.

En effet, Madame P A B, titulaire d’autres marques précitées incluant le terme EMPORIO et faisant également l’objet de procédures en nullité de la part du demandeur, est présentée, dans ses observations écrites, comme étant Madame « B-A », partageant ainsi le même nom patronymique que le titulaire de la marque contestée.

Il a, par ailleurs, pu être relevé dans une autre de ces procédures que Monsieur J B dispose d’une même adresse que Madame B-A (adresse apparaissant également, pour le compte de Madame A en tant que Présidente de SAS, au sein de l’extrait du registre national des entreprises de la société JUST EMPORIO, fournie par le demandeur en annexe 7).

Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur J B et Madame P B-A sont représentés par le même mandataire, dans le cadre des sept actions en nullité formulées par le demandeur à leur encontre respective.

Comme soulevé par le demandeur, il apparaît dans son annexe 9 que le titulaire de la marque contestée, Monsieur J B, a également procédé au dépôt de marques françaises reprenant des « noms de maisons de mode très connues ». Il apparaît ainsi que le titulaire de la marque contestée a également déposé des marques reprenant une construction proche de celle du signe contesté (à savoir le terme JUST introduisant un élément reprenant une partie d’un signe connu), telles que JUST DOLCE, JUST ZANOTTI, JUST ANGELINA, JUST TOMMY ou encore JUST MARYLIN.

A cet égard, contrairement aux arguments du titulaire de la marque contestée, de telles circonstances doivent être prises en considération dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’elles sont de nature à qualifier une motivation à caractère parasitaire, conformément au sens de la jurisprudence précitée. 57. En l’espèce, un tel contexte est en effet de nature à révéler une stratégie économique globale frauduleuse dans laquelle s’inscrit le dépôt de la marque contestée. 12

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58. Il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, le dépôt de marque litigieux n’ayant pas été effectué dans le but d’exploiter la marque conformément aux usages loyaux du commerce mais s’inscrivant dans une stratégie économique déloyale de dépôt d’un signe très proche à la marque de renommée EMPORIO ARMANI aux fins notamment de générer une association avec celle-ci et de profiter de sa renommée. 59. Il en résulte que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.

60. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL23-0249 est recevable. Article 2 : La demande en nullité NL23-0249 est justifiée.

Article 3 : La marque n°18/ 4487547 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement.

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