NL23-0237 Le 18 novembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 15 novembre 2023, Monsieur K D (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0237 contre la marque française n°23/4 935 485 déposée le 9 février 2023, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur R L est le titulaire initial (le titulaire initial de la marque contestée) a été publié au BOPI n°2023-21 du 26 mai 2023. La société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION (le titulaire de la marque contestée), est devenue titulaire de cette marque, suite à une transmission totale de propriété inscrite au registre national des marques le 3 mai 2024 sous le n°0918252. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 18 : cannes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; fouets ; habits pour animaux de compagnie ; malles et valises ; parapluies et parasols ; peaux d’animaux ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; sellerie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 25 : articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 28 : appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. 3. Le demandeur invoque dans son récapitulatif un motif relatif de nullité et se fonde sur l’atteinte à la marque antérieure française FRENCH PUNCH RING OUT RING OUT FRENCH PUNCH n° 16/4 270 786. Le demandeur invoque également le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et par courrier électronique. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 8 janvier 2024 et reçue le 15 janvier 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations, auxquelles le demandeur a répondu deux fois.

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8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 26 août 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur précise que le titulaire initial de la marque contestée et lui-même sont associés dans le cadre de la société France EQUIPEMENT PRODUCTION qui exploite une activité de location de rings, d’achat et de vente d’équipements et de vêtements de sport (pièce 3) et qui est titulaire de la marque française n°4 026 557 RING OUT SIGN YOUR VICTORY en cl 22 25 et 28 (pièce 4) ; il évoque également des relations litigieuses entre eux depuis plusieurs mois. Il indique que suite à une transmission partielle de propriété, il est lui-même co-titulaire avec le titulaire initial de la marque contestée, de la marque française

n°16 / 4 270 786 FRENCH PUNCH RING OUT FRENCH PUNCH RING. Il rappelle que le 9 février 2023, le titulaire initial de la marque contestée a déposé seul et sans son autorisation la marque contestée n°23 / 4 935 385 RING OUT THE FRENCH PUNCH. Le demandeur fait également valoir les arguments suivants :

-concernant la mauvaise foi d’une part, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe et d’autre part, sa mauvaise foi est caractérisée notamment par la circonstance selon laquelle il suffisait de procéder au renouvellement de la marque et non à un nouveau dépôt afin de conserver son droit.

-concernant le risque de confusion avec le marque française n°16 / 4 270 786, la marque contestée reprend les éléments distinctifs de la marque antérieure, FRENCH PUNCH et RING OUT et les produits visés par cette marque sont identiques et similaires par complémentarité à ceux de la marque antérieure. Afin d’appuyer son argumentation, il a fourni les pièces suivantes : 1.Extrait de la base INPI – Marque RING OUT THE FRENCH PUNCH n°4935485 déposée le 9 février 2023 2. Extrait PAPPERS du RCS pour la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION 3. Statuts de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION 4. Extrait de la base INPI – Marque RING OUT SIGN YOUR VICTORY n°4026557 déposée le 12 août 2013 5. Certificat d’enregistrement de la marque de l’union européenne n°013624358 déposée le 8 janvier 2015 6. Courrier du 26 juin 2023 de la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION à Monsieur K 7. Courrier du 28 septembre 2023 du Conseil de Monsieur K à la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION 8. Courrier du 26 juillet 2023 du Conseil de Monsieur K à la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION 9. Extrait de la base INPI – Marque FRENCH PUNCH RING OUT RING OUT FRENCH PUNCH n°4270786 déposée le 5 mai 2016

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10. Extrait de la base INPI – Marque RING OUT RING THE FRENCH PUNCH n°4935485 déposée le 9 février 2023 11. Mise en demeure adressée à Monsieur L le 29 juin 2023 12. E-mail de Monsieur L du 17 juillet 2023 13. Cession partielle de la Marque FRENCH PUNCH RING OUT RING OUT FRENCH PUNCH n°4270786 déposée le 5 mai 2016 14. Echange de messages de 2017 entre Monsieur K et un prestataire graphiste 15. Facture n°9 du 28/06/2017 du prestataire graphiste 16. Justificatif de paiement du prestataire graphiste par Monsieur K 17. Extraits du site internet ringoutshop.com exploité par la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION Enfin le demandeur sollicite la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1100€. 10. D ans ses premières observations , le demandeur complète ses arguments et soulève notamment l’irrecevabilité des observations du titulaire de la marque contestée présentées le 13 mars 2024, dès lors que ce dernier n’avait plus qualité pour les présenter, la marque contestée ayant fait l’objet d’un contrat de cession daté le 12 mars 2024. Il conteste également l’urgence que représenterait le renouvellement de la marque déposée le 12 août 2023. 11. D ans ses deuxièmes observations , le demandeur soulève de nouveau l’irrecevabilité des observations du titulaire de la marque contestée du 13 mars 2024 et du 7 juin 2024, ce dernier n’étant plus titulaire de la marque contestée. Il soutient que, contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, ses propres observations du 5 avril 2024 ont été présentées dans le délai imparti. Enfin, il sollicite le rejet de la condamnation à 5000 € pour procédure abusive de la part du titulaire de la marque contestée, cette demande étant dénuée de fondement juridique et aucun abus de droit ne pouvant lui être valablement reproché. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée fait valoir que le demandeur s’octroie abusivement une procédure en nullité destinée à l’intimider. En outre, il explique les raisons qui l’ont conduit à procéder au dépôt de la marque contestée, à savoir se protéger à l’expiration du délai de 10 ans pour le renouvellement d’une marque, et joint une copie du contrat de transmission de propriété de la marque contestée au profit de la société France EQUIPEMENT PRODUCTION, transmission en cours d’inscription. Il soulève également la mauvaise foi du demandeur et souhaite sa condamnation au paiement de 1500€ au titre des frais de procédure. 13. D ans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité des observations du demandeur car présentées hors délai.

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Il précise que quand bien même le titulaire de la marque contestée perdrait sa qualité en cours de procédure, il se doit de présenter des observations. Enfin il sollicite la condamnation du demandeur à payer les sommes de 5000 € pour procédure abusive et 1500 € au titre des frais de procédure. 14. D ans ses troisièmes et dernières observations , le titulaire de la marque contestée réitère l’ensemble de ses observations. II.- DECISION A. S ur l’abus de droit à agir 15. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que le demandeur s’octroie abusivement une procédure en nullité destinée à l’intimider. En effet, dans son mail du 17 juillet 2023 (pièce n°2) il lui a expliqué les raisons qui l’ont poussé à effectuer ce nouveau dépôt, acceptant de transmettre cette marque à la société France EQUIPEMENT PRODUCTION, e-mail auquel le demandeur n’a pas répondu. 16. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur. 17. En l’espèce, le seul fait que le titulaire de la marque contestée ait fait part des justifications l’ayant conduit au dépôt de la marque contestée auprès du demandeur, ne saurait priver celui-ci de son droit à agir en nullité ; cela ne saurait permettre de caractériser un abus de droit de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L.716-2 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut. 18. En conséquence, aucun élément ne permet de caractériser un abus du droit d’agir. B. S ur la recevabilité des observations du titulaire de la marque contestée du 13 mars 2024 et 7 juin 2024 19. La marque contestée, initialement déposée par Monsieur R L , a fait l’objet d’une transmission totale de propriété au profit de la société France EQUIPEMENT PRODUCTION, transmission en date du 12 mars 2024, et inscrite au registre national des marques le 3 mai 2024 sous le n° 0 918 252. 20. A ce titre, le demandeur fait valoir que les observations du 13 mars 2024 et du 7 juin 2024 ne sont pas recevables au motif que Monsieur R L, qui les a présentées, n’était plus le titulaire de la marque contestée.

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21. Monsieur R L affirme, quant à lui, qu’il se doit de présenter des observations, quand bien même il perdrait sa qualité en cours de procédure. En outre, il rappelle qu’il risque une condamnation au titre des frais de procédure. 22. En l’espèce, les observations ont été présentées par un mandataire professionnel, précisant que celles-ci sont présentées par Monsieur R L 23. Or, celui-ci est le « Président et actionnaire majoritaire » de la société cessionnaire, comme l’indique lui-même le demandeur dans ses observations (pièces 2 et 3 du demandeur) et donc à ce titre son représentant légal. En conséquence, il apparaît qu’il possède la qualité nécessaire pour représenter cette société, titulaire actuel de la marque contestée. 24. Ainsi, les observations du titulaire de la marque contestée du 13 mars 2024 et 7 juin 2024 sont recevables. C. S ur la recevabilité des observations du demandeur du 5 avril 2024 25. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que le demandeur a répondu au-delà du délai d’un mois, en mettant à disposition ses observations courant mai 2024 alors que les observations de Monsieur L ont été déposées le 14 mars 2024 et en conclut que ses observations sont irrecevables. 26. Le demandeur soutient quant à lui que ses observations du 5 avril 2024 ont été présentées dans le délai imparti. 27. L’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans son deuxième alinéa que : « Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article R.716-2 ou au deuxième alinéa de l’article R.716-3 ». Lequel article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre. Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». L’article R.716-6 du même code énonce quant à lui : « Sous réserve de l’irrecevabilité relevée d’office par l’Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : (…)

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1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu’il estime utiles. 2° En cas de réponse, un délai d’un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu’il estime utiles ». L’article R.718-4 du code précité précise que « Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ». Enfin, l’article R.718-2 du même code dispose dans son dernier alinéa que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». 28. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée disposait d’un délai de deux mois à compter du 15 janvier 2024 (date de réception du courrier de l’Institut) pour présenter des observations, soit jusqu’au 15 mars 2024. Une fois ce délai expiré, ses observations du 14 mars 2024 ont été transmises au demandeur par notification du 18 mars 2024, réceptionnée le 22 mars 2024. Ainsi, à compter du 22 mars 2024, le demandeur disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique. Le 5 avril 2024, le demandeur a présenté ses observations, observations téléversées dans le délai imparti qui expirait le 22 avril 2024. 29. En conséquence, les observations du demandeur ont été présentées dans le délai de réponse qui lui était imparti et sont donc recevables. D. S ur le motif absolu de nullité 1. S ur le droit applicable 30. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 31. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 32. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond

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33. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 34. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 35. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C- 529/07). 36. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 37. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque notamment l’usage antérieur de signes proches, à savoir :

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— la marque française n°16/4 270 786 , déposée le 9 mai 2016, dont il est co-titulaire suite à une transmission partielle de propriété de juin 2018, pour désigner des produits relevant des classes 18, 24 et 25,
- les marques complexes françaises 13/4 026 557 du 12 août 2013 et européenne 013 624 358 8 janvier 2015, déposées respectivement en classes 22, 25, et 28, en classes 24, 25 et 28 détenues par la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION, au sein de laquelle le titulaire de la marque contestée et lui-même sont associés.  Connaissance de l’usage antérieur des signes complexes FRENCH PUNCH RING OUT et RING OUT 38. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 février 2023. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur des signes complexes FRENCH PUNCH RING OUT et RING OUT. 39. Le demandeur rappelle que le déposant initial de la marque contestée et lui-même sont associés dans le cadre de la société France EQUIPEMENT PRODUCTION qui exploite une activité de location de rings, d’achat et de vente d’équipements et de vêtements de sport (pièce 3) et qui est titulaire des marques complexes précitées au point 37 (pièce 4 et 5 du demandeur). Il indique que suite à une transmission partielle de propriété, il est co-propriétaire avec le titulaire initial de la marque contestée de la marque française n°16/4 270 786 FRENCH PUNCH RING OUT FRENCH PUNCH RING (cession du 30 mars 2018, pièce 13 du demandeur). Il rappelle que le 9 février 2023, le titulaire initial de la marque contestée a déposé seul et sans son autorisation la marque contestée n°23/4 935 385 RING OUT THE FRENCH PUNCH.

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40. En l’espèce, il résulte de l’argumentation et des pièces versées par le demandeur, en particulier des relations antérieures entre les parties, de leur qualité d’associé au sein d’une société détenant elle-même et exploitant les marques comportant notamment l’ensemble verbal RING OUT, de la co-titularité entre les deux parties de la marque française n°16/4 270 786, que le titulaire de la marque contestée avait à l’évidence connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée le 9 février 2023, de l’usage antérieur des signes susvisés.  L’intention du titulaire de la marque contestée 41. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

42. Le titulaire de la marque contestée confirme dans ses observations ne pas prétendre à des droits personnels sur la marque contestée, ainsi qu’il l’a déjà précédemment expliqué dans son mail du 17 juillet 2023 mentionnant les raisons qui l’ont poussé à effectuer ce nouveau dépôt, à savoir se protéger de l’expiration du délai de renouvellement de 10 ans de la marque n°13/ 4 026 557 détenue par la société France EQUIPEMENT PRODUCTION et indiquant qu’il accepte de transmettre cette marque à la société France EQUIPEMENT PRODUCTION. Il joint à l’appui de ses observations, une copie du contrat de transmission de propriété de la marque contestée au profit de la société en date du 12 mars 2024, transmission inscrite le 3 mai 2024. 43. Le demandeur indique qu’il a mis en demeure le titulaire de la marque contestée, par une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juin 2023, de procéder au retrait total de la marque contestée. Il fait valoir d’une part qu’il suffisait de procéder au renouvellement de la marque et non de procéder à un nouveau dépôt et d’autre part, que le titulaire de la marque contestée n’a finalement pas transféré la marque au nom de la société antérieurement à la présente demande en nullité. Il indique que le renouvellement de la marque déposée le 12 août 2023 n’était pas urgent puisque le renouvellement pouvait être effectué jusqu’à six mois après la date d’échéance ; or, il constate que le dépôt litigieux a été effectué le 9 février 2023, soit plus d’un an avant la date limite de renouvellement. En outre, il souligne qu’il n’était pas nécessaire de renouveler cette marque puisque le même signe a également été déposé en 2015 au niveau européen, son renouvellement ne devant intervenir qu’en 2025. Enfin, il ajoute que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour de son dépôt pour en conclure que la cession de la marque contestée n’a aucune incidence sur sa nullité. 44. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur un signe reprenant tous les éléments verbaux de la marque antérieure n°16/4 270 786 détenue en copropriété par le demandeur et le titulaire initial de la marque contestée, et qu’elle désigne pour une grande partie d’entre eux des produits identiques ou quasi-identiques.

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45. Il s’avère également d’une part que le risque supposé encouru du non-renouvellement de la marque française antérieure n° 13/4 026 557 détenue par la société France EQUIPEMENT PRODUCTION ne justifie pas le dépôt de la marque contestée à titre personnel par le seul titulaire de la marque contestée, et d’autre part que la demande d’inscription de la cession de la marque contestée est intervenue seulement le 15 avril 2024, soit après la date de la présente demande en nullité (introduite le 15 novembre 2023) et plus d’un an après le dépôt de la marque contestée (le 9 février 2023). 46. Ce dépôt de la marque contestée, au seul nom personnel du titulaire initial de la marque contestée, qui reprend tous les éléments de la marque verbale antérieure n°16/4 270 786 détenue en copropriété par les deux parties, est un acte susceptible de troubler l’exploitation de cette marque antérieure, et pouvant permettre au titulaire initial de la marque contestée d’échapper aux règles de l’indivision applicables. 47. Il apparaît en outre que la société FRANCE EQUIPEMENT PRODUCTION exploitant cette marque, et étant également titulaire de la marque française antérieure n° 13/4 026 557, la marque complexe contestée était également susceptible de troubler l’exploitation de ces signes par cette société au jour de son dépôt, la cession à son profit n’étant intervenue que plus d’un an après. 48. Enfin, il n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée qu’il a agi ainsi, sans faire connaître au demandeur son intention de déposer la demande d’enregistrement de la marque contestée. 49. Il découle de ce qui précède, qu’en demandant l’enregistrement de la marque contestée en son seul nom, sans en informer le demandeur, alors que le demandeur et lui-même étaient copropriétaires d’une marque antérieure très proche qui par ailleurs fait l’objet d’une exploitation par une société dans laquelle les parties sont associées, que le titulaire initial de la marque contestée a fait preuve d’un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 50. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire initial de la marque contestée est caractérisée. Ainsi, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. E. S ur le motif relatif de nullité 1. S ur le droit applicable 51. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 52. A cet égard, l’article L.711-3 I. du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […]

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b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 53. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 54. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe RING OUT THE FRENCH PUNCH n°23/4 935 485 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure complexe n°16/4 270 786 détenue en copropriété par le demandeur et le déposant initial de la marque contestée, qui en était titulaire au jour du dépôt de la demande en nullité, la cession au titulaire actuel n’étant intervenue qu’ultérieurement. 55. Or, si les règles de droit commun du régime de l’indivision applicables au regard de la marque antérieure invoquée permettent à tout indivisaire d’accomplir seul un acte conservatoire, de telles dispositions ne sauraient toutefois permettre au copropriétaire d’une marque d’invoquer celle-ci, sur le fondement d’un risque de confusion, à l’encontre d’une marque postérieure déposée par l’autre copropriétaire. 56. En effet, conformément à l’article L.711-3 I. précité du code de la propriété intellectuelle, « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 57. Le risque de confusion, au sens de l’article précité, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 58. En outre, l’article L.713-1 du même code dispose que « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque ». 59. Or, en l’espèce, la marque antérieure invoquée étant, au jour du dépôt de la demande en nullité, détenue en copropriété par le titulaire initial de la marque contestée et le demandeur, elle ne pouvait donc être invoquée à l’encontre d’une marque déposée par le titulaire initial de la marque contestée au titre du risque de confusion, celui-ci ne pouvant être qualifié de « tiers ». 60. En outre, il ne peut y avoir lieu de déterminer s’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure invoquée dès lors que ces deux marques partageaient

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effectivement une origine commune au jour du dépôt de la marque contestée : le titulaire initial de la marque contestée qui est également copropriétaire de la marque antérieure invoquée. 61. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la marque antérieure complexe n°16/4 270 786 est rejetée. F. Con

clusion 62. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire (point 50). 63. En revanche, l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure complexe n°16/4 270 786 est rejetée (point 61). G. S ur la répartition des frais 64. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 65. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; (…) c)-le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 66. En l’espèce, le demandeur a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1100€ au titre des frais de procédure, tandis que le titulaire de la marque contestée a quant à lui sollicité dans ses observations en réponse, la condamnation du demandeur à lui verser les sommes de 5000 € pour procédure abusive et 1500 € au titre des frais de procédure. 67. En l’espèce, le demandeur, représenté par un mandataire doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu au maximum des échanges écrits entre les parties, et la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée a été caractérisée. 68. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante),

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correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros). 69. En revanche, la demande du titulaire de la marque contestée portant sur la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5000€ pour procédure abusive est rejetée, l’abus de droit n’ayant pas été retenu (point 18). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0237 est justifiée. Article 2 : La marque n°23/4 935 485 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société France EQUIPEMENT PRODUCTION., au titre des frais exposés.