Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 septembre 1998

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 24 décembre 1996, la Société américaine ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, ci-après ZIPPO, a assigné la Société italienne DDM ITALIA Spa, ci-après DDM, aux fins de constatation judiciaire d’une part, des actes de contrefaçon, au sens de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de ses marques dénominatives ou semi-figurative ZIPPO n 1.696.087, n 1.521.420, n 1.381.374 et n 93.478012, respectivement déposées le 30 septembre 1991 en classes 4 et 34 en renouvellement de précédents dépôts, le 23 octobre 1987 en classes 4, 14 et 34, le 25 novembre 1986 en classe 16 et le 27 juillet 1993 en classes 8, 9, 14 et 25, d’autre part, sur le fondement des articles L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de l’emploi fautif de sa marque notoire ZIPPO. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à ses droits de marque, 200.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial distinct résultant de l’atteinte à son image du fait des agissements fautifs de DDM, la nullité par application des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle de la marque internationale ZIPPO n 501.543, visant la France, déposée le 22 mars 1986 en classes 9, 18 et 25 par DDM sous priorité d’un dépôt italien du 20 décembre 1985, en raison de l’atteinte portée à ses droits antérieurs sur le signe ZIPPO à titre de marque, dénomination sociale et nom commercial, l’exécution provisoire sur le tout et 50.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par acte du 27 décembre 1996, la Société française ZIPPO SA a assigné DDM aux fins de constatation judiciaire de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial notoires, sollicitant, en sus de mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la nullité de la marque internationale ZIPPO n 501.543 par application des articles L 711-4 et 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que de l’article 1382 du Code civil et des dispositions de la loi du 28 juillet 1824, 200.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La jonction de ces deux instances a été prononcée le 21 avril 1997. DDM conclut à l’irrecevabilité des demandes de ZIPPO SA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 28 mars 1994, faute pour elle de justifier de l’antériorité de ses droits et, subsidiairement, à leur mal fondé en l’absence de tout risque de confusion. S’agissant des prétentions de ZIPPO, elle invoque, en premier lieu, le principe de la spécialité des marques et l’absence de similarité des produits en cause, des briquets et articles pour fumeur d’une part, des sacs et articles de cuir d’autre part, faisant échec à l’action en contrefaçon, en deuxième lieu, l’absence de diversification des activités des Sociétés ZIPPO limitées aux briquets, le caractère notoire de la marque ZIPPO uniquement pour ces seuls articles et l’absence de confusion possible, en troisième lieu,

l’absence de tout préjudice révélée par l’exploitation paisible qu’elle fait de sa marque en France depuis 1984. Elle sollicite le débouté des demanderesses et leur condamnation à lui payer, outre 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, chacune 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ZIPPO réplique que la réalité des affirmations de DDM n’est pas prouvée notamment la commercialisation qu’elle aurait faite de produits ZIPPO en France depuis 1984. Elle soutient que les produits visés par la marque ZIPPO seconde sont similaires à ceux visés par ses marques et que la contrefaçon est constituée ; que par ailleurs elle justifie de la renommée de ses marques et que la responsabilité de DDM est bien engagée à son égard par application de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle demande au tribunal de prendre acte de ce que le bien fondé de sa demande en nullité au titre de ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale et son nom commercial n’est pas contestée et elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Par conclusions du 3 novembre 1997, ZIPPO SA sollicite le prononcé, par application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la déchéance des droits de DDM sur la partie française de sa marque internationale ZIPPO pour les produits relevant des classes 9, 18 et 25 avec effet absolu à compter du cinquième anniversaire de son inexploitation. DDM s’oppose à la demande en déchéance au motif qu’elle rapporte la preuve de l’exploitation de sa marque en France de 1984 à 1997. Elle développe pour le surplus son argumentation précédente et insiste sur le fait que ZIPPO ne démontre pas, selon elle, la renommée, au sens de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de sa marque ZIPPO. ZIPPO SA déclare s’associer aux moyens et arguments développés par ZIPPO dans ses dernières écritures. Elle précise que si elle a été créée en 1994, elle vient aux droits de ZIPPO ; qu’elle bénéficie à ce titre de l’ancienneté du nom commercial ZIPPO et est recevable à agir pour défendre ses droits.

DECISION I – SUR LES DEMANDES DE ZIPPO SA 1 – sur la nullité de la marque 2 -

Attendu que ZIPPO SA qui assure la distribution des produits ZIPPO en France, a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil le 28 Mars 1994 ; Qu’elle ne dispose par hypothèse d’aucun droit sur sa dénomination sociale antérieur au 28 mars 1994, date de la naissance de sa personnalité morale ; Attendu par ailleurs que les pièces versées aux débats n’établissent pas l’usage du nom commercial ZIPPO en France avant 1990 ; Attendu que les droits invoqués par ZIPPO SA sur sa dénomination sociale et son nom commercial sont dès lors postérieurs à l’enregistrement en 1986 de la marque internationale attaquée qui n’a pu leur porter atteinte ; Que la demande en dommages et intérêts est mai fondée. Attendu que l’action en nullité d’une marque est par application de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ouverte au seul titulaire d’un droit antérieur ; Que ZIPPO SA est irrecevable en sa demande en nullité de marque. 3 – sur la déchéance Attendu qu’au vu de son certificat d’enregistrement, la marque internationale ZIPPO visant la France déposée par DDM le 22 mars 1986 sous priorité italienne du 20 décembre 1985 sert à désigner :

- en classe 9, les lunettes, étuis et montures de lunettes,
- en classe 18, les sacs, sacs à main, malles, valises, serviettes, porte-documents, portefeuilles, étuis pour clefs (en cuir ou imitation du cuir), parapluies, parasols,
- en classe 25, les jaquettes et vestons, jupes, pantalons, ceintures, bottes, souliers et pantoufles ; Attendu que DDM ne produit aucun document relatif à une quelconque exploitation de sa marque en France pour les articles relevant des classes 9 et 25 visés au dépôt ainsi que pour certains des produits relevant de la classe 18 tels que les parapluies, parasols et étuis pour clés ; Que s’agissant de ces produits, la déchéance des droits de DDM sur sa marque sera prononcée, en raison du principe de non rétroactivité des lois à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 c’est à dire à compter du 28 décembre 1996 ; Attendu que pour le surplus, outre des attestations sans pertinence qui soit, n’établissent qu’une exploitation précédent de plus de cinq années la demande en déchéance, soit, émanent des fabricants et imprimeurs des étiquettes ZIPPO muets sur la réalité de l’apposition et de l’usage de la marque en France pour les produits considérés, DDM verse aux débats l’attestation de Valérie M, gérante de la SARL LA MADRILENE à Bègles,

qui déclare avoir vendus en 1993 des sacs ZIPPO ainsi que de multiples factures, dont les factures adressées en 1993 à la SARL LA MADRILENE, prouvant la commercialisation en France par DDM de certains articles de maroquinerie ZIPPO depuis 1984 et notamment de 1993 à 1997 ; Que si les factures produites, rédigées en italien, ne sont pas traduites, il demeure qu’elles comportent toutes la reproduction d’une étiquette portant la marque ZIPPO et sont adressés à des revendeurs français dont le nom commercial(GEX MAROQUINERIE, MAROQUINERIE TEMYS, JORDY M, MAROQUINERIE AGNELLE, MAROQUINERIE TEMYS) évoque l’activité de maroquinerie qu’ils exercent ; Que par ailleurs le dossier de photographies produit par DDM fait ressortir pour des sacs à main ou de voyage ainsi que pour des porte-documents et portefeuilles ZIPPO un numéro de référence qui se retrouve sur les factures considérées ; Attendu que DDM établit ainsi suffisamment l’usage sérieux qu’elle a fait et fait de sa marque en France pour les sacs, sacs à main, malles, valises, serviettes, porte-documents, portefeuilles ; Que la demande en déchéance sera rejetée pour ces articles couverts par le dépôt relevant de la classe 18. II – SUR LES DEMANDES DE ZIPPO 1 – sur la contrefaçon 2 – Attendu que seule la marque dénominative ZIPPO n 1.696.087 dont le premier dépôt remonte au 13 avril 1937 pour les briquets de poche du type phosphorique et au 2 août 1972 pour les autres produits qu’elle vise est antérieure à l’enregistrement de la marque ZIPPO attaquée ; Que ZIPPO est dès lors en tout état de cause mai fondée à agir en contrefaçon au titre de ses trois autres marque ZIPPO postérieures ; Attendu que la marque ZIPPO n 1.696.087 sert à désigner en classes 4 et 34, les briquets de poche du type phosphorique, briquets de toutes sortes, fluides, gaz, pierres et autres accessoires d’allumage pour briquets, huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la poussière, compositions combustibles (y compris les essences pour moteur) et matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches, tabac brut et manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes ; Attendu qu’aux termes de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle sur le terrain duquel ZIPPO se place "Sont interdits sauf autorisation du propriétaire s’il peut en

résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement…" ; Attendu que sont qualifiés de similaires les objets qui en raison de leur nature ou de leur destination peuvent être attribués par le consommateur à une même origine. Attendu qu’il apparaît qu’aucun des produits visés par la marque attaquée n’est similaire, ou a fortiori identique, aux produits désignés par la marque ZIPPO n 1.696.087. Que contrairement aux allégations de la demanderesse, ces produits, notamment les lunettes, sacs, articles de maroquinerie, parapluies, parasols et vêtements, qui ne sont pas de même nature que les briquets et articles pour fumeurs, n’ont pas la même destination ; Qu’ils ne sont pas, ainsi qu’il est prétendu, des articles de souvenir ou des produits de luxe, catégories dont ZIPPO affirme que les produits ZIPPO relèvent ; Que leurs circuits de distribution, maroquineries, magasins d’optique ou de vêtements pour les uns, bureaux de tabac pour les autres, ne sont pas les mêmes ; qu’ils n’ont pas une clientèle identique et ne sont pas intrinsèquement complémentaires ; Attendu que ZIPPO invoque vainement la diversification de ses activités qui ne saurait tenir en échec le principe de la spécialité des marques ; Qu’il n’est pas sans intérêt de noter à cet endroit que les produits revêtus des marques en cause coexistent depuis près de 10 ans sur le territoire français sans que la demanderesse ait jusqu’à la présente instance fait état d’une confusion sur l’origine des produits dans l’esprit de la clientèle ; Attendu que ZIPPO sera déboutée de ses demandes au titre d’une contrefaçon qui n’est pas constituée. 3 – sur l’atteinte à la marque renommée Attendu que les droits de DDM sur sa marque internationale ZIPPO remontent à 1986 ; qu’il convient d’apprécier à cette date et dès lors non au regard de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi postérieure du 4 janvier 1991 mais sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, l’atteinte indirecte alléguée ; Attendu que s’il est indéniable que la popularité du briquet ZIPPO prend véritablement naissance au cours de la deuxième guerre mondiale avec le débarquement en France des Gl’s américains qui l’avaient adopté, il demeure que tous les documents produits pour tenter de prouver la renommée de la marque première ZIPPO sont récents ; Attendu que ZIPPO verse notamment aux débats un sondage établi à sa demande par la SOFRES en Octobre 1997 ;

Que cette étude fait ressortir que si la marque première ZIPPO bénéficie d’une grande notoriété auprès des fumeurs, la notoriété « spontanée » diminue de 50% auprès des non- fumeurs et décroît très nettement selon l’âge ; qu’au surplus, si pour les personnes interrogées la marque ZIPPO est tantôt associée à une marque de briquet, tantôt à une marque d’articles pour fumeur, il n’existe aucune association spontanée de la marque ZIPPO avec d’autres produits ; Attendu qu’il est ainsi établi par les propres pièces de la demanderesse que la marque ZIPPO, certes connue d’une large fraction du public, n’a pas à l’heure actuelle un pouvoir d’attraction propre tel qu’il est indépendant des briquets et articles pour fumeurs que la marque sert à désigner ; Qu’a fortiori il n’est pas démontré qu’en déposant sa marque internationale ZIPPO pour la France en 1986 pour d’autres produits ni identiques ni similaires aux briquets et articles pour fumeurs, DDM ait entendu tirer indûment profit de la notoriété de la marque ZIPPO préexistante ni qu’elle ait de fait tiré partie de celle-ci ; Attendu que l’action en responsabilité à l’encontre de DDM mal fondée sera rejetée. 4 – sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial Attendu que ZIPPO MANUFACTURING COMPANY est une société dont le siège social est aux USA et qui est organisée selon les lois de l’Etat de Pennsylvanie ; que seul son nom commercial serait susceptible d’être protégé en France en raison de l’usage qu’elle en ferait sur le territoire français ; Attendu que le nom commercial non seulement s’acquiert par l’usage mais encore se perd par le non usage ; Attendu que la demanderesse dont ZIPPO SA distribue les produits en France depuis sa création en 1994, ne justifie nullement de l’usage qu’elle fait de son nom commercial, en France, depuis cette date ni de l’usage qu’elle en aurait fait sur ce territoire antérieurement à l’enregistrement, en 1986, de la marque attaquée ; Qu’elle ne dispose en conséquence d’aucun droit antérieur à titre de dénomination sociale et de nom commercial opposable à DDM ; Que sa demande en nullité de marque à ce titre est mal fondée et sera rejetée ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que DDM n’établit pas que le droit des demanderesses a agir en justice ait dégénéré en abus ; Que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

IV – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU NCPC Attendu que les parties succombent chacune partiellement ; que les dépens seront partagés entre elles par moitié ; Qu’aucun motif d’équité ou tenant à la situation économique respective des parties ne conduit à faire droit aux demandes qu’elles forment au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIF Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la déchéance, à compter du 28 décembre 1996, des droits de la Société DDM ITALIA sur la partie française de la marque internationale ZIPPO n 501.543 pour les produits des classes 9 et 25 ainsi que pour les parapluies, parasols, étuis pour clefs qu’elle vise ; Dit qu’en ce qui concerne cette déchéance, le présent jugement une fois passé en force de chose jugée sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre international des marques ; Déboute les demanderesses du surplus de leurs prétentions ; Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les Sociétés ZIPPO MANUFACTURING COMPANY et ZIPPO SA d’une part, la Société DDM ITALIA d’autre part, par moitié aux dépens ; admet les avocats concernés au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.