—

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Szima et G. Koós, en qualité d’agents,

—

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

—

pour la Commission européenne, par M. L. Havas et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Daimler AG (ci-après «Daimler») à Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (ci-après «Együd Garage») au sujet de l’apparition sur Internet d’annonces renseignant cette dernière comme «réparateur Mercedes-Benz agréé».

3

La directive 89/104 a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86), entrée en vigueur le 28 novembre 2008.

4

L’article 5 de la directive 2008/95, intitulé «Droits conférés par la marque», dont le libellé reprend sans modification celui de l’article 5 de la directive 89/104, dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

[…]»

5

La directive 2008/95 est abrogée avec effet au 15 janvier 2019 par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336, p. 1), entrée en vigueur le 12 janvier 2016.

6

Daimler, fabricant de véhicules automobiles, est titulaire de la marque internationale figurative Mercedes-Benz, reproduite ci-dessous, dont la protection s’étend également à la Hongrie et couvre notamment des composantes de véhicules automobiles.

7

Együd Garage est une société de droit hongrois dont l’activité consiste dans le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces détachées de véhicules automobiles, ainsi que dans la réparation et l’entretien de tels véhicules. Cette société est spécialisée dans la vente des produits de Daimler et dans les services relatifs à ceux-ci.

8

À partir de l’année 2007, Mercedes Benz Hungaria Kft. (ci-après «Mercedes Benz Hungaria»), filiale de Daimler qui n’est pas partie au litige au principal, et Együd Garage ont été liées par une convention de service après-vente, qui a pris fin le 31 mars 2012.

9

En vertu de cette convention, Együd Garage avait, outre le droit d’utiliser la marque précitée, celui de faire apparaître la mention «felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz» («réparateur Mercedes-Benz agréé») dans ses propres annonces.

10

Alors que la convention de service après-vente était en vigueur, Együd Garage a commandé, auprès de Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (ci-après «MTT»), qui offre un service d’annonces en ligne accessible sur le site Internet www.telefonkonyv.hu, la publication, pour la période couvrant les années 2011 à 2012, d’une annonce indiquant cette société comme réparateur Mercedes-Benz agréé.

11

À la suite de la résiliation de ladite convention, Együd Garage a cherché à supprimer toute occurrence d’utilisation de la marque en cause susceptible d’amener le public à considérer qu’elle entretenait toujours une relation contractuelle avec Daimler.

12

En particulier, Együd Garage a réclamé auprès de MTT la modification de l’annonce pour que celle-ci ne la mentionne plus comme réparateur Mercedes-Benz agréé.

13

De plus, Együd Garage a, par courrier, sollicité auprès des exploitants de plusieurs autres sites Internet la suppression d’annonces en ligne qui avaient été publiées sans son consentement, notamment sans que Együd Garage les ait commandées, et qui présentaient cette société comme réparateur Mercedes-Benz agréé.

14

Malgré lesdites démarches, des annonces en ligne contenant une telle mention ont continué à être diffusées sur Internet. En outre, l’insertion des mots-clés «együd» et «garage» dans le moteur de recherche Google conduisait à une liste de résultats faisant apparaître de telles annonces dont la première ligne de texte, fonctionnant comme un lien, qualifiait Együd Garage de «réparateur Mercedes-Benz agréé».

15

C’est dans ces conditions que Daimler a introduit un recours devant la juridiction de renvoi tendant, d’une part, à faire constater, notamment, que Együd Garage a contrefait la marque Mercedes-Benz au moyen desdites annonces et, d’autre part, à faire ordonner à cette dernière qu’elle supprime les annonces en cause, s’abstienne de toute nouvelle infraction et lui donne satisfaction dans des journaux nationaux et régionaux.

16

Együd Garage s’est défendue en soulignant que, à l’exception de l’annonce parue sur le site www.telefonkonyv.hu, elle n’a placé aucune autre annonce sur Internet et que celles en cause sont parues et continuent de paraître indépendamment de sa volonté, sans qu’elle puisse avoir une quelconque influence sur le contenu, la parution ou la suppression de celles-ci.

17

Dans ce contexte, Együd Garage a eu recours à un expert privé pour démontrer qu’elle a été victime d’une pratique commerciale très répandue qui consiste, en substance, à ce que certains prestataires de services d’annonces sur Internet reprennent des annonces publiées sur d’autres sites d’annonces, à l’insu et en l’absence du consentement de l’annonceur, dans le but de mettre en place leur propre base de données d’informations disponibles gratuitement ou moyennant contrepartie.

18

Dans ces conditions, le Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la [directive 89/104] en ce sens que le titulaire de la marque peut interdire à un tiers mentionné dans une annonce sur Internet de faire usage, pour des services de ce tiers identiques à des services ou à des produits pour lesquels la marque est enregistrée, d’un signe, pour lequel il existe un risque de confusion avec la marque, qui apparaît de telle manière dans cette publicité qu’il est susceptible de faire naître dans l’esprit du public l’impression trompeuse qu’il existe une relation commerciale officielle entre l’entreprise de ce tiers et le titulaire de la marque, même si l’annonce n’a pas été placée sur Internet par la personne qui y est mentionnée ou en son nom ou que cette annonce se retrouve sur Internet en dépit du fait que la personne mentionnée dans ladite annonce a fait, en vain, tout ce que l’on peut attendre d’elle pour faire disparaître l’annonce d’Internet?»

19

À titre liminaire, il importe de relever que le litige au principal trouve son origine dans le fait que, même après la résiliation de la convention de service après-vente, qui liait Mercedes Benz Hungaria à Együd Garage et qui permettait, notamment, à cette dernière d’utiliser la marque Mercedes-Benz ainsi que la mention «réparateur Mercedes-Benz agréé» dans ses propres annonces publicitaires, des annonces contenant cette mention en rapport avec le nom et l’adresse d’Együd Garage ont continué à être diffusées sur Internet. Cette convention ayant pris fin le 31 mars 2012, à savoir après l’abrogation de la directive 89/104 par la directive 2008/95, il y a lieu de constater que ce litige est régi par cette dernière directive et qu’il convient donc de comprendre la question préjudicielle comme portant sur l’interprétation de celle-ci.

20

En outre, si cette question se réfère à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, dont le libellé a été repris par la directive 2008/95, et qui couvre l’hypothèse selon laquelle les signes en question et/ou les produits ou les services pour lesquels ces signes sont utilisés sont seulement similaires, il semble de prime abord, ainsi que le fait valoir la Commission européenne, que l’affaire au principal relève plutôt de l’hypothèse visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de ces directives à savoir celle dite «de double identité», selon laquelle l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

21

En effet, d’une part, il apparaît que les annonces contenant la mention «réparateur Mercedes-Benz agréé» utilisent un signe qui est en substance identique à la marque figurative Mercedes-Benz.

22

D’autre part, la formulation de la question préjudicielle semble suggérer que la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle les produits et les services proposés par Együd Garage sont identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée. À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour que l’utilisation dans des annonces d’une marque de voiture pour informer le public qu’un tiers effectue le service de réparation et d’entretien des voitures authentiques revêtues de cette marque s’analyse, en principe, à l’égard dudit article 5, paragraphe 1, sous a), même lorsque ladite marque n’a pas été enregistrée pour ce service (voir, en ce sens, arrêt BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, points 33, 34 et 37 à 39).

23

Cependant, dans la mesure où il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi vise à obtenir des éclaircissements sur la notion de «faire usage», mentionnée à ce même article 5, paragraphe 1, des directives 89/104 et 2008/95 et qui se rapporte de manière indistincte aux hypothèses visées audit paragraphe 1, sous a) et b), il n’est pas nécessaire, afin de fournir une réponse utile, de déterminer en définitive laquelle de ces deux hypothèses s’applique en l’espèce.

24

Partant, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un tiers, qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site Internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l’impression qu’il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, fait un usage de ce signe susceptible d’être interdit par ce titulaire en vertu de cette disposition, même lorsque cette annonce n’a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou que celui-ci a fait, en vain, tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour la faire supprimer.

25

Les gouvernements hongrois et polonais ainsi que la Commission estiment que cette question appelle une réponse négative.

26

En application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95, le titulaire de la marque est habilité à interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, parmi lesquelles figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (ci-après la «fonction d’indication d’origine»), mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment, celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (voir, en ce sens, arrêts L’Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 58; Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, points 49, 77 et 79, ainsi que Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, point 38).

27

En revanche, lorsque les signes en question et/ou les produits ou les services pour lesquelles ces signes sont utilisés sont seulement similaires, le titulaire de la marque peut interdire, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 un tel usage du signe uniquement si, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, celui-ci porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine (voir, notamment, arrêt Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, point 25 et jurisprudence citée).

28

Il convient de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’usage d’une marque, sans l’autorisation du titulaire, par un tiers, fait en vue d’annoncer au public que ce tiers effectue la réparation et l’entretien de produits revêtus de cette marque ou qu’il est spécialisé dans ou spécialiste de tels produits constitue, dans certaines circonstances, un usage de la marque, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95, lequel peut être interdit par le titulaire de la marque, à moins que l’article 6 de cette directive, relatif à la limitation des effets de la marque, ou l’article 7 de ladite directive, relatif à l’épuisement du droit conféré par celle-ci, ne trouvent à s’appliquer (voir arrêt BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, points 42 et 45).

29

S’agissant des annonces en cause au principal qui renseignent Együd Garage comme «réparateur Mercedes-Benz agréé», il y a lieu de constater que, en commandant auprès de MTT une annonce de ce contenu afin qu’elle soit mise en ligne sur le site Internet www.telefonkonyv.hu pour la période couvrant les années 2011 à 2012, Együd Garage a fait un usage de la marque, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95.

30

En effet, en commandant une telle annonce publicitaire dans le contexte de ses activités commerciales, l’annonceur fait un «usage» de la marque «dans la vie des affaires» et «pour des produits et des services» qu’il offre à ses clients, une telle utilisation à des fins publicitaires étant d’ailleurs expressément visée à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2008/95. Un tel usage, lorsqu’il est fait en l’absence de consentement du titulaire de la marque, est susceptible de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque, dès lors que l’annonce suggère l’existence d’un lien économique entre cet annonceur et le titulaire (voir, en ce sens, arrêt Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, point 45 et jurisprudence citée).

31

Cependant, dans la mesure où la convention de service après-vente conclue entre Mercedes Benz Hungaria et Együd Garage permettait expressément un tel usage, il doit être considéré que celui-ci a été fait avec le consentement du titulaire de la marque et que, en application de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, ce titulaire n’était donc pas habilité à interdire, alors que cette convention était en vigueur, la parution de l’annonce en question sur le site Internet www.telefonkonyv.hu.

32

Il est néanmoins constant que, même après la résiliation de cette convention, des annonces renseignant Együd Garage comme «réparateur Mercedes-Benz agréé» ont continué à paraître tant sur le site Internet www.telefonkonyv.hu que sur d’autres sites Internet de référencement d’entreprises et que ce sont celles-ci qui font l’objet du litige au principal.

33

En ce qui concerne, d’une part, la parution de cette annonce sur le site Internet www.telefonkonyv.hu après la résiliation de ladite convention, la juridiction de renvoi a établi qu’Együd Garage a réclamé auprès de MTT la modification de l’annonce initialement commandée afin qu’elle ne soit plus mentionnée comme «réparateur Mercedes-Benz agréé», mais que, malgré cette demande, l’annonce avec cette mention a continué de paraître pendant un certain temps sur ledit site Internet.

34

Or, si la mise en ligne sur un site Internet de référencement d’une annonce publicitaire, mentionnant une marque d’autrui, est imputable à l’annonceur qui a commandé cette annonce et sur instruction duquel l’exploitant de ce site, en tant que prestataire de service, a agi (voir, par analogie, arrêts Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, points 51 et 52, ainsi que Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, point 36), on ne saurait, en revanche, imputer à cet annonceur des actes ou des omissions d’un tel prestataire qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par ledit annonceur qui visent, précisément, à éviter cet usage de la marque. Ainsi, lorsque ledit prestataire s’abstient de donner suite à la demande de l’annonceur de supprimer l’annonce en cause ou la mention de la marque y figurant, la parution de cette mention sur le site Internet de référencement ne saurait plus s’analyser comme un usage de la marque de la part de l’annonceur.

35

S’agissant, d’autre part, de la parution de l’annonce en question sur d’autres sites Internet de référencement d’entreprises, la juridiction de renvoi signale que ce fait peut s’expliquer par la pratique de certains exploitants de tels sites consistant à reprendre des annonces publiées sur d’autres sites Internet – à l’insu et sans le consentement de l’annonceur – pour promouvoir l’utilisation de leur site Internet, afin de laisser penser à des utilisateurs payants potentiels qu’ils ont affaire à un site Internet populaire disposant d’une assise solide.

36

À cet égard, force est de constater que ne sauraient être imputés à un annonceur des actes autonomes d’autres opérateurs économiques, tels que ceux de ces exploitants de sites Internet de référencement, avec lesquels l’annonceur n’entretient aucune relation directe ou indirecte et qui agissent non pas sur commande et pour le compte de cet annonceur, mais de leur propre initiative et en leur propre nom.

37

Il découle des points 34 et 36 du présent arrêt que, dans les deux hypothèses qui y sont visées, le titulaire de la marque n’est pas habilité, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a) ou b), de la directive 2008/95, à agir à l’encontre de l’annonceur afin de lui faire interdire la mise en ligne de l’annonce comportant la mention de sa marque.

38

Cette conclusion est corroborée par le libellé, l’économie et la finalité de l’article 5 de la directive 2008/95.

39

En ce qui concerne, tout d’abord, le libellé de cet article 5, paragraphe 1, il y a lieu de relever à titre d’exemple que, selon son sens habituel, l’expression «zu benutzen», «using», «faire usage», «usare», «het gebruik», «használ», employée respectivement dans les versions en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et hongroise de cette disposition, implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Or, tel n’est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur, voire contre la volonté expresse de celui-ci.

40

S’agissant, ensuite, de l’économie de l’article 5 de la directive 2008/95, il importe de constater que cet article 5, paragraphe 3, qui énumère de manière non exhaustive les types d’usage que le titulaire de la marque peut interdire (voir arrêt Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, point 65 ainsi que jurisprudence citée), mentionne exclusivement des comportements actifs de la part du tiers, tels que celui d’«apposer» le signe sur les produits et leur conditionnement ou de l’«utiliser» dans les papiers d’affaires et la publicité, d’«offrir» les produits, de les «mettre dans le commerce», de les «détenir» à ces fins, de les «importer» ou de les «exporter» ou encore d’«offrir» ou de «fournir» des services sous ce signe.

41

Enfin, quant à la finalité de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, il ressort clairement de cette disposition qu’elle a pour but de fournir au titulaire un instrument légal lui permettant d’interdire, et ainsi de faire cesser, tout usage de sa marque qui est fait par un tiers sans son consentement. Cependant, seul un tiers qui a la maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à ladite interdiction.

42

Dans ces conditions, il convient de constater qu’une interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95, permettant, dans une situation telle que celle en cause au principal, au titulaire de la marque d’interdire à l’annonceur l’usage litigieux, au seul motif que cet usage puisse éventuellement procurer un avantage économique à l’annonceur, méconnaîtrait la finalité de cette disposition ainsi que le principe impossibilium nulla obligatio est.

43

Cette constatation n’affecte pas la possibilité pour le titulaire de réclamer, le cas échéant, à l’annonceur la restitution d’un tel avantage économique sur le fondement du droit national ni celle d’agir à l’encontre des exploitants des sites Internet de référencement en question.

44

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un tiers, qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site Internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l’impression qu’il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, ne fait pas un usage de ce signe susceptible d’être interdit par ce titulaire en vertu de cette disposition, lorsque cette annonce n’a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou, dans l’hypothèse où cette annonce a été placée par ce tiers ou en son nom avec le consentement du titulaire, lorsque ce tiers a expressément exigé de l’exploitant de ce site Internet auprès duquel il avait commandé l’annonce de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

45

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un tiers, qui est mentionné dans une annonce publiée sur un site Internet, laquelle contient un signe identique ou similaire à une marque de manière à donner l’impression qu’il existe une relation commerciale entre celui-ci et le titulaire de la marque, ne fait pas un usage de ce signe susceptible d’être interdit par ce titulaire en vertu de cette disposition, lorsque cette annonce n’a pas été placée par ce tiers ou en son nom ou, dans l’hypothèse où cette annonce a été placée par ce tiers ou en son nom avec le consentement du titulaire, lorsque ce tiers a expressément exigé de l’exploitant de ce site Internet auprès duquel il avait commandé l’annonce de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

Signatures