Affaire T-663/19

Hasbro, Inc.

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 21 avril 2021

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MONOPOLY – Motif absolu de refus – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

1. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement – Connaissance de la part du demandeur de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire – Intention du demandeur – Degré de protection juridique des signes en cause – Origine et usage du signe contesté – Logique commerciale à la base de l’enregistrement du signe contesté en tant que marque de l’Union européenne – Chronologie des événements ayant caractérisé le dépôt de la demande de marque

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

   (voir points 35-41, 56)

2. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Charge de la preuve

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

   (voir points 42-44)

3. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a), et § 2]

   (voir points 50, 54, 55)

4. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement – Intention du demandeur – Dépôt réitéré d’une marque visant à ne pas avoir à prouver son usage sérieux

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

   (voir points 57, 69-72)

5. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Marque verbale MONOPOLY

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

   (voir points 75-77, 81, 89, 105, 111-113)

Résumé

Hasbro, Inc. est titulaire de trois marques de l’Union européenne verbales antérieures MONOPOLY. À la suite de la demande déposée le 30 avril 2010 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Hasbro a obtenu l’enregistrement d’une autre marque verbale MONOPOLY, contestée en l’espèce. Kreativni Događaji d.o.o. a introduit une demande en nullité de cette marque, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ( 1 ), en vertu duquel la nullité est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

Par décision du 22 juillet 2019, l’EUIPO a déclaré la nullité de la marque contestée pour une partie des produits et des services et a rejeté le recours pour le surplus. L’EUIPO a considéré que pour les produits et les services visés par la marque contestée qui étaient identiques aux produits et aux services couverts par les marques antérieures, Hasbro avait été de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque.

Hasbro a introduit un recours auprès du Tribunal tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO, en ce que celle-ci a déclaré la nullité de la marque contestée.

Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours de Hasbro et précise les règles relatives à l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur d’une marque. En particulier, il constate que tout dépôt réitéré d’une marque ne saurait, en lui-même, établir la mauvaise foi du demandeur. Toutefois, en l’espèce, le fait que Hasbro visait, par le dépôt réitéré, à ne pas avoir à prouver l’usage des marques antérieures, est susceptible d’établir sa mauvaise foi.

Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne l’argumentation principale, tirée de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le Tribunal rappelle d’emblée que la cause de nullité absolue visée à cet article s’applique lorsque le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ( 2 ). Le Tribunal se réfère également aux précisions de la Cour sur les critères d’appréciation de la mauvaise foi ( 3 ), en soulignant que les facteurs énumérés dans la jurisprudence ne sont que des illustrations et que l’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement à la constatation de la mauvaise foi.

En premier lieu, le Tribunal traite de l’application des règles relatives à l’appréciation de la mauvaise foi dans le contexte où l’EUIPO a estimé que, par le dépôt de la marque contestée, Hasbro visait à éviter de devoir prouver l’usage sérieux des marques antérieures. Il rappelle, tout d’abord, que le droit exclusif conféré au titulaire d’une marque ne peut être protégé que si, à l’expiration du délai de grâce de cinq ans, le titulaire est en mesure de démontrer l’usage sérieux de sa marque. En effet, le non-usage d’une marque de l’Union européenne risque de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services. L’inscription d’une marque ne saurait être assimilée à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, le registre devrait refléter fidèlement les indications effectivement utilisées par les entreprises. En outre, le Tribunal relève que le dépôt réitéré pour une marque effectué afin d’éviter les conséquences du défaut d’usage de marques antérieures peut constituer un élément susceptible d’établir la mauvaise foi de l’auteur de ce dépôt.

À la lumière de ces considérations, le Tribunal confirme l’appréciation de l’EUIPO, jugeant que Hasbro visait, en effectuant le dépôt réitéré, à ne pas avoir à prouver l’usage de la marque contestée, prolongeant par conséquent, pour les marques antérieures, le délai de grâce de cinq ans prévu à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 ( 4 ). Bien que rien n’interdise au titulaire d’une marque d’effectuer un dépôt réitéré de cette marque, en l’espèce, l’intention de Hasbro doit être considérée comme contraire aux objectifs de ce règlement et aux principes régissant le droit des marques de l’Union européenne. En particulier, cette stratégie révèle une volonté de contourner la règle fondamentale relative à la preuve de l’usage pour en tirer profit au détriment de l’équilibre du régime des marques de l’Union. Un tel comportement rappelle, selon le Tribunal, la figure de l’abus de droit, caractérisée par le fait que, premièrement, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par celle-ci n’est pas atteint, et que, deuxièmement, il existe une volonté d’obtenir un avantage résultant de cette réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention.

Le Tribunal ajoute que, dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi, l’EUIPO a tenu compte d’autres éléments pertinents, notamment l’objectif de Hasbro de protéger la marque contestée pour d’autres produits et services afin de suivre l’évolution de la technologie et l’expansion de ses activités. Néanmoins, ces éléments ne rendaient pas la stratégie de dépôt de cette marque acceptable.

En deuxième lieu, le Tribunal clarifie qu’il ne découle ni du règlement no 207/2009 ni de la jurisprudence que, en l’espèce, le fait de tirer un avantage ou d’occasionner un préjudice est pertinent aux fins d’appréciation de la mauvaise foi.

En troisième lieu, le Tribunal constate que, indépendamment du fait que la prolongation des délais de grâce des marques antérieures ne soit pas particulièrement longue, ce qui importe est l’intention de Hasbro, qui a elle-même admis que l’un des avantages ayant justifié le dépôt de la marque contestée était de ne pas avoir à apporter la preuve de son usage sérieux.

En quatrième lieu, le Tribunal expose que le fait, non établi par Hasbro, qu’elle aurait adopté une stratégie de dépôt courante et qu’elle aurait agi conformément à l’avis d’avocats ne rend pas nécessairement cette stratégie légale et acceptable.

En cinquième lieu, le Tribunal approuve l’appréciation de l’EUIPO selon laquelle les produits pour lesquels la nullité de la marque contestée a été déclarée étaient inclus dans la catégorie plus générale des produits couverts par l’une des marques antérieures et, de ce fait, identiques à ces derniers.

En sixième et dernier lieu, le Tribunal écarte l’argument de Hasbro selon lequel l’EUIPO a commis une erreur en considérant que la charge administrative pesant sur Hasbro ne pouvait pas être réduite par le dépôt réitéré d’une marque identique aux marques antérieures.

( 1 ) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié.

( 2 ) Arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).

( 3 ) Arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 53).

( 4 ) Cet article prévoit, en substance, que le titulaire d’une marque de l’Union est déclaré déchu de ses droits, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.