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OP20-1086 16/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P B a déposé le 20 décembre 2019 la demande d’enregistrement n° 4609389 portant sur le signe verbal PAUL BRUNO. Le 10 mars 2020, Madame V V B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne VANESSA BRUNO, déposée le 18 février 2003, enregistrée sous le n° 799937 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel erie; sacs, serviettes et trousses de voyage en cuir, portefeuil es, porte-monnaie non en métaux précieux, porte- cartes, porte-documents, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, sacs de plage ; Vêtements, chaussures, chapel erie ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles pour animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sacs de voyage en cuir » de la marque antérieure, qui désignent des sacs confectionnés en cuir servant à contenir et à protéger les effets emportés en voyage. En effet, les produits pour animaux ont des caractéristiques spécifiques et distinctes de cel es des produits pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. En outre, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, maroquinerie pour les seconds) et n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que

3 le s seconds sont vendus dans des magasins spécialisés dans les articles de voyage et les maroquineries). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAUL BRUNO. La marque antérieure porte sur le signe verbal VANESSA BRUNO. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun le nom de famil e identique BRUNO, associé à un prénom le précédant, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. A cet égard, de par la construction adoptée (un prénom placé en position d’attaque), le terme BRUNO sera spontanément perçu comme un nom de famil e tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Si ces signes diffèrent par la substitution du prénom PAUL au prénom VANESSA au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. A cet égard, le terme BRUNO, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En effet, il constitue le nom de famil e au sein des signes en présence, permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e (la famil e BRUNO), au contraire des prénoms PAUL du signe contesté et VANESSA de la marque antérieure, qui ne servent qu’à identifier des membres de cette famil e. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PAUL BRUNO est donc similaire à la marque verbale antérieure VANESSA BRUNO, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. En outre, l’opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur des sacs et des vêtements. Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché d’une partie des produits en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PAUL BRUNO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VANESSA BRUNO.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.