OPP 20-1281 Courbevoie, le 2 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B a déposé le 8 janvier 2020 la demande d’enregistrement n°20 4 612 419 portant sur le signe semi-figuratif GROUPE PHOENIX PROTECT. Le 27 mars 2020, la société PHOENIX PHARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française PHOENIX PHARMA déposée le 6 novembre 2015 et sous le n°4 224 005. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « logiciels et programmes d’ordinateurs enregistrés, à l’exclusion de ceux pour appareils médicaux ; logiciels éducatifs, tous ces produits étant relatifs aux domaines de la santé, de la médecine, de la pharmacie, de la parapharmacie, de l’hygiène, de la beauté et au domaine vétérinaire ; appareils pour l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques digital vidéo, appareils d’enseignement audiovisuel ; lunettes, loupes, articles de lunetterie et étuis à lunettes ; logiciels pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques mobiles ; Appareils et instruments orthopédiques, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutel erie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; tétines pour biberons ; béquil es pour infirmes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils

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d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement de dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l’acquittement d’une certaine somme d’argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services correspondants et d’appareils permettant l’encaissement, de machines utilisées pour réaliser des opérations de calcul ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils pour l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, ainsi que leur duplication ; Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils et instruments scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs de haute précision, utilisés dans un but scientifique ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « appareils et instruments orthopédiques » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs utilisés en chirurgie traitant des affections congénitales ou acquises de l’appareil locomoteur et de la colonne vertébrale. Ces produits se distinguent très nettement en ce qu’ils sont destinés à remplir des fonctions spécifiques pour lesquel es ils ne sauraient se substituer les uns aux autres ; Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif GROUPE PHOENIX PROTECT reproduit ci-dessous :

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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif PHOENIX PHARMA, présenté ci-dessous : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif et la marque antérieure de deux termes dans une présentation particulière, d’un élément figuratif et de couleurs ; Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun le terme PHOENIX, placé en attaque au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétique et intel ectuel es, les deux signes évoquant un oiseau fabuleux censé renaître de ses cendres ; Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux GROUPE et PROTECT ainsi que d’un élément figuratif dans le signe contesté et du terme PHARMA, d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, l’élément verbal PHOENIX, distinctif à l’égard des produits en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors qu’il est précédé du terme GROUPE, usuel dans la vie des affaires pour désigner une entité économique, lequel n’apparait pas apte à assurer la fonction distinctive de la marque et servant seulement à introduire le nom PHOENIX ; en outre, le terme PROTECT qui le suit est évocateur de certains des produits en ce qu’il peut en indiquer leur fonction protectrice. En outre, l’élément figuratif de couleur jaune représentant un d’un phœnix qui déploie ses ailes vient seulement il ustrer le terme PHOENIX et renforce ainsi la perception de cet élément verbal au sein du signe contesté. L’élément PHOENIX présente également un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, de par sa présentation (en lettres majuscules de grande tail e et dont les lettres d’attaque et finales sont à l’extérieur du cercle), le mettant ainsi en exergue. En outre, le terme PHARMA, inscrit sur une ligne inférieure et en petits caractères, sera perçu comme renvoyant directement à la destination pharmaceutique de certains des produits en cause ;

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Enfin, les éléments figuratifs ainsi que les couleurs de la marque antérieure, simples éléments visuels de présentation, ne sauraient altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément PHOENIX ; Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. En conséquence que le signe semi-figuratif contesté GROUPE PHOENIX PROTECT est similaire à la marque verbale antérieure PHOENIX PHARMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté GROUPE PHOENIX PROTECT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque semi-figurative PHOENIX PHARMA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ».

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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.