OPP 20-1294 22/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PHOTOBOX REUNION, (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 8 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4 612 387 portant sur le signe verbal PHOTOBOX REUNION. Le 30 mars 2020, la société PHOTOBOX SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PHOTOBOX déposée le 10 mai 2016, enregistrée sous le n°015420011, sur le fondement du risque de confusion. Le 31 mars 2020, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorties d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHOTOBOX REUNION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PHOTOBOX, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un unique élément verbal, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause ont en commun l’élément verbal PHOTOBOX, la présentation particulière de la lettre O de la marque antérieure n’étant pas de nature à affecter sa perception. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal REUNION. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Il apparait en effet, que le terme PHOTOBOX est distinctif au regard des produits et services visés. Ce terme présente en outre un caractère dominant au sein des signes en cause. La présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal REUNION n’est pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où il apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services visés puisqu’il en désigne une caractéristique à savoir leur provenance pour les produits ou le lieu de prestation pour les services. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes. Le signe verbal contesté PHOTOBOX REUNION est donc similaire à la marque complexe antérieure PHOTOBOX. Sur la comparaison des produits et services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « appareils cinématographiques ; prospectus ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; services de conception d’art graphique ; célébration de cérémonies religieuses ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Pel icules de films impressionnées ; sécheuses pour la photographie ; appareils à sécher et/ou à glacer les épreuves photographiques ; égouttoirs pour travaux photographiques ; logiciels ; logiciels de jeux sur ordinateur ; publications sous forme électronique ou autres données accessibles en ligne à partir de bases de données ou au travers d’un réseau d’ordinateur mondial ; disquettes et bandes informatiques ; disques compact à mémoire morte ; cassettes vidéo et vidéo disques digitaux ; logiciels enregistrés relatifs à la photographie ; téléphones ; appareils pour l’enregistrement ; la transmission, la reproduction du son et des images ; tapis de souris ; aimants ; aimants décoratifs [magnets] ; étiquettes autocol antes [magnétiques] ; cadres photo numériques ; Etuis pour téléphones ; Etuis pour téléphones mobiles ; Housses pour téléphones portables ; coques pour Smartphones ; Logiciels de commerce électronique ; Applications logiciel es informatiques téléchargeables ; Logiciels pour la col ecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données, informations et images ; Logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès, la publication, l’affichage, le repérage, le blogage, la diffusion, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus ou informations électroniques via des réseaux informatiques et de communications ; boitiers CD et DVD ; Logiciels téléchargeables pour la modification de photographies et permettant leur transmission; Articles de papeterie ; papier ; photographies ; supports pour photographies ; photogravures ; cartes-postales ; presse-papiers ; prospectus ; publications ; reproductions graphiques ; revues (périodiques) ; sets de table en papier ; sous-main ; stylos ; supports pour plumes et crayons ; ronds de table en papier ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; clichés à adresses ; machines à imprimer des adresses ; affiches ; porte-affiches en papier ou en carton ; albums ; albums photographiques ; almanachs ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; autocol ants (articles de papeterie) ; blocs (papeterie) ; cachets (sceaux) ; cadres à composer (imprimerie) ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes ; cartes de voeux musicales ; carton ; cartonnages ; catalogues ; crayons ; porte-crayons ; dessous de carafes (en papier) ; dessous de chopes à bière ; instruments d’écriture ; gravures ; images ; impressions ; caractères d’imprimerie ; clichés d’imprimerie ; produits de l’imprimerie ; imprimés ; journaux ; lithographies ; livres ; manuels ; marques pour livres ; appareils pour le col age des photographies ; albums photographiques personnalisés ; Décorations de table en papier ; Matériaux de décoration et d’art et supports ; Autocol ants décoratifs pour casques ; Feuil es plastiques autocol antes pour couvrir des étagères ; albums d’autocol ants ; dessous de verre en carton ; dessous de verre en papier ; Sets de table en carton ; Sets de table en papier ; Cadres pour photos ; Cadres photo en papier ; cartes de visite ; cartes de souhaits ; cartes de voeux ; cartes de faire-part ; Gravures ; Gravures d’art ; cartes cadeaux ; Bavoirs en papier ; Boîtes cadeaux ; Communications par réseau de fibre d’optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission de dépêches ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; informations en matière de télécommunications ; messagerie électronique ; transmission de messages ou d’images assistées par ordinateur ; transmission de dépêches ; transmission de messages ; transmission de télécopies ; transmission par satel ite ; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos et de photographies ; Télécommunications ; Transmission de données ; Fourniture d’accès à des plates- formes de commerce électronique sur Internet ; Services de télécommunications à savoir transmission électronique de données, messages, il ustrations graphiques, images et informations ; Services de partage de photographies de poste à poste à savoir ; transmission électronique de fichiers photographiques numériques entre internautes ; Fourniture d’accès à des bases de données Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 électroniques, informatiques et en ligne ; Fourniture en ligne de forums de communications sur des sujets d’intérêt général ; Fourniture en ligne de liaisons de communications transférant les utilisateurs d’un site web vers d’autres pages web locales et mondiales ; Fourniture de forums de discussion et de tableaux d’affichage électroniques en ligne ; Services de diffusion sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications à savoir téléchargement vers le serveur, publication, affichage ; transmission électronique de données, informations, messages, graphismes et images ; Services de partage de photographies et de partage de données à savoir transmission électronique de fichiers photographiques numériques, vidéos, contenu audiovisuel et données entre des internautes et des utilisateurs de dispositifs mobiles ; transmission de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes, il ustrations graphiques et données ; Développement de pel icules photographiques ; impression en offset ; impression lithographique ; imprimerie ; photogravure ; tirage de photographie ; traitement des films cinématographiques ; impression de dessins ; laboratoires photos à savoir développement et tirages de pel icules photographiques ; Services d’impressions ; impression d’images photographiques à partir de supports numériques ; Impressions et Gravures ; Impressions et Gravures du verre ; Impressions et Gravures du Cristal ; Impressions et Gravures photographiques sur tissus ou sur papier ; Impressions et Gravures photographiques d’articles ménagers ; Impressions et Gravures photographiques sur articles d’habil ement ; Impressions et Gravures photographiques de produits de l’imprimerie ; Retouche de photographies ; Encadrement d’image ; Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturel es ; Services d’édition ; Services de photographie ; Publication de livre et de revues électronique en ligne ; édition de livres, de revues, d’album photos ; organisation de jeux par le moyen des media audio-visuels interactifs ou non ; production de films ; production enregistrement audio, vidéo et multimédia ; activité culturel es par le medium informatique ; édition de textes, de publications électroniques et numériques, d’il ustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autre que publicitaire ; éditions de CD et de DVD ; micro-édition ; organisation et conduite de col oques, de séminaires, de conférences ; mécénat par organisation d’expositions à caractère éducatif, culturel ou artistique ; Publication de revues et blogues électroniques, proposant du contenu généré par l’utilisateur ou du contenu spécifique ; Reportages photographiques ; Services d’informations et de conseils relatifs à la photographie et à la création d’albums de photographies (divertissement) ; services de photothèques ; Réalisation d’album photo en ligne ; Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement et de la photographie ; Location de kiosques de photographie et/ou vidéographie pour la saisie, le téléchargement en amont, l’édition et le partage d’images et vidéos ; Hébergement d’un site en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger des photographies vers le serveur ; Services informatiques, à savoir, hébergement d’un site interactif en ligne dont la technologie permet aux utilisateurs de gérer leurs comptes photographiques ; Logiciels en ligne pour modifier l’apparence et permettre la transmission de photographies ; Services de partage de fichiers, à savoir, hébergement d’un site en ligne dont la technologie permet aux utilisateurs de télécharger vers le serveur et de télécharger des fichiers électroniques ; Hébergement d’infrastructures en ligne pour le compte de tiers permettant de gérer et de partager du contenu en ligne ; Fourniture d’informations techniques à partir de répertoires et de bases de données explorables contenant des informations ; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des informations via un réseau de communication ; Services informatiques, à savoir création de communautés virtuel es pour utilisateurs enregistrés, pour la participation à des discussions et la participation à des réseaux sociaux, commerciaux et communautaires ; Fourniture d’informations techniques à partir de répertoires et de bases de données explorables contenant des informations, y compris des textes, documents électroniques, bases de données, il ustrations graphiques, photographiques et informations audiovisuel es, sur des réseaux informatiques et de communications ; Fourniture d’utilisation temporaire d’applications logiciel es non téléchargeables de réseautage social, création d’une communauté virtuel e ; Services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies ou spécifiées par l’utilisateur, profils personnels, contenu audio, contenu vidéo, photographies, textes, graphismes et données». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « appareils cinématographiques ; prospectus ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; services de conception d’art graphique ; célébration de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 cérémonies religieuses » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine compte tenu de la grande proximité des signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, de la similarité des produits et services en cause ou du risque de confusion sur leur origine conjugués à la grande similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PHOTOBOX REUNION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI