OPP 20-1326 Courbevoie, le 2 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B a déposé le 8 janvier 2020 la demande d’enregistrement n°20 4 612 419portant sur le signe semi-figuratif GROUPE PHOENIX PROTECT. Le 31 mars 2020, la société PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’un enregistrement international PHOENIX CONTACT enregistrée le 28 octobre 2011 sous le n°1 125 906 et désignant l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils d’enregistrement d’images ;; supports d’enregistrement numériques ;; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « unités d’alimentation en courant et/ou énergie, électriques et/ou électroniques (comprises dans cette classe), y compris alimentations électriques sans coupure; dispositifs électriques de signalisation, mesurage, comptage, enregistrement, surveil ance, commande, régulation et commutation; composants électroniques pour la transformation, la conversion et la transmission de signaux; composants électriques et électroniques, notamment conducteurs, bornes et contacts, barres à bornes, résistances, bobines, transformateurs, transformateurs, disjoncteurs, tableaux de distribution, émetteurs et récepteurs, capteurs, commutateurs et relais, éléments de liaison et de connexion en métal et/ou matières plastiques pour applications électriques et électroniques; connecteurs et pattes de fixation pour les composants électriques et électroniques précités, cartes de circuits imprimés électriques; programmes d’ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés), en particulier logiciels pour programmer, planifier, paramétrer, configurer et visualiser des composants, sections d’équipements et données d’équipements; mémoires pour équipements de traitement de données; batteries, notamment batteries au plomb et batteries sèches au plomb ; imprimantes d’ordinateurs, en particulier imprimantes d’étiquettes; conception et développement de matériel informatique et logiciels, services de recherche, notamment dans le domaine de l’ingénierie, du génie des communications, de l’ingénierie de commande et de l’ingénierie des logiciels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils d’enregistrement d’images ;; supports d’enregistrement numériques ;; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à

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microprocesseur ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ».de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « appareils et instruments nautiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs destinés à l’aide à la navigation ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « dispositifs électriques de mesurage, de commande » de la marque antérieure qui désignent respectivement des dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume ainsi que des appareils de connexion, capable d’établir, de supporter et d’interrompre des courants dans des conditions normales du circuit, y compris les conditions de surcharges en service. Contrairement aux affirmations de la société opposante, ces produits se distinguent très nettement en ce qu’ils sont destinés à remplir des fonctions spécifiques pour lesquel es ils ne sauraient se substituer les uns aux autres ; Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe semi-figuratif GROUPE PHOENIX PROTECT reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal PHOENIX CONTACT, présenté ci-dessous : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif et la marque antérieure de deux termes. Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun du terme PHOENIX et placé en attaque au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétique ; Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux GROUPE et PROTECT ainsi que d’un élément figuratif dans le signe contesté et du terme CONTACT au sein de la marque antérieure ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, l’élément verbal PHOENIX, distinctif à l’égard des produits en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors qu’il est précédé du terme GROUPE, usuel dans la vie des affaires pour désigner une entité économique, n’apparait pas apte à assurer la fonction distinctive de la marque, servant seulement à introduire le nom PHOENIX ; en outre, le terme PROTECT qui le suit est évocateur de certains des produits en ce qu’il peut en indiquer leur fonction protectrice. Enfin, l’élément figuratif de couleur jaune représentant un phœnix qui déploie ses ailes renforce la perception de l’élément verbal PHOENIX. Au sein de la marque antérieure, le terme PHOENIX y revêt un caractère dominant, en ce que le terme CONTACT, qui est relatif au domaine de l’électricité, apparait donc évocateur au regard des produits en cause et ne retiendra donc pas de ce fait l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. En conséquence que le signe semi-figuratif contesté GROUPE PHOENIX PROTECT est similaire à la marque verbale antérieure PHOENIX CONTACT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté GROUPE PHOENIX PROTECT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PHOENIX CONTACT.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils d’enregistrement d’images ;; supports d’enregistrement numériques ;; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.