OPP 20-1770 10/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SOL LUCET OMNIBUS (Entreprise unipersonnel e à responsabilité limitée) a déposé le 24 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4634469 portant sur le signe semi-figuratif SUNBERRY et servant à distinguer les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».

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L’opposition est formée contre la totalité des produits et services revendiqués au sein de la demande d’enregistrement et cités précédemment. Le 2 juin 2020, la société BLACKBERRY LIMITED (société de droit américaine) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- marque verbale BLACKBERRY de l’Union Européenne déposée le 7 juin 2013 sous le n° 11882081, sur le fondement du risque de confusion.

- marque verbale internationale BLACKBERRY enregistrée 12 juil et 2018 sous le n° 1422580 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion.

- marque verbale BLACKBERRY de l’Union Européenne déposée le 7 juin 2013 sous le n° 11882081, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 11882081 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée sur la base de cette marque antérieure contre les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».

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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des données, des sons ou des images; Équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs; Dispositifs mobiles informatiques et de communications, à savoir, téléphones mobiles, téléphones intel igents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images; Logiciels; Logiciels pour dispositifs informatiques et de communications sous la forme d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, son ou images, équipements pour le traitement de l’information, et ordinateurs, et de dispositifs mobiles informatiques et de communications sous la forme de téléphones mobiles, téléphones intel igents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images; Logiciels intégrés utilisés comme fonction dans les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels intégrés de navigation GPS utilisés comme fonction dans les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels téléchargeables pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels applicatifs mobiles pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Contenu récréatif téléchargeable dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Contenu récréatif téléchargeable sous la forme de jeux, thèmes, musique, et contenu vidéo, dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Logiciels de systèmes d’exploitation pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels d’entreprise pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Kits de développement de logiciels pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Logiciels de navigation GPS pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Accessoires sous la forme de batteries, chargeurs, casques d’écoute, écouteurs, dispositifs pour l’utilisation mains libres de téléphones, étuis de protection, mal ettes que l’on peut porter sur soi, haut-parleurs, et câbles de charge, pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Pièces et accessoires sous la forme de portes de pile pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Pièces et accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités; Et cartes d’achat et bons d’achat prépayés et à codage magnétique pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que les produits/services connexes. Télécommunications; Services de messagerie instantanée; Télécommunications, À savoir, Transmission de données, Image, son et; Services de télécommunications, à savoir, transmission de signaux de navigation GPS, messages, textes, courriels, alertes de notification, mises à jour de statut, documents, images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia, fichiers multimédias, informations de localisation et informations de radiomessagerie; Télécommunications, À savoir, Fourniture d’accès à des données, Image, son et; Et services de télécommunications, à savoir, fourniture d’accès à des signaux de navigation GPS, messages, textes, courriels, alertes de notification, mises à jour de statut, documents, images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia, fichiers multimédias, informations de localisation et informations de radiomessagerie. Éducation; Éducation dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications sous la forme d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, équipements pour le traitement de l’information, et ordinateurs, et des dispositifs mobiles informatiques et de communications sous la forme de téléphones mobiles, téléphones intel igents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs

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mobiles, et appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, et des produits/services connexes; Fourniture de contenu éducatif non téléchargeable en ligne dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Formation; Fourniture de formation dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Fourniture de contenu pédagogique non téléchargeable en ligne dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Divertissement; Et divertissement à savoir fourniture de l’utilisation temporaire de contenu récréatif non téléchargeable dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes. Services technologiques; Services d’assistance technique, à savoir, dépannage sous la forme du diagnostic de problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels pour dispositifs informatiques et de communications sous la forme d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, équipements pour le traitement de l’information, et ordinateurs, et pour dispositifs mobiles informatiques et de communications sous la forme de téléphones mobiles, téléphones intel igents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, ainsi que pour produits/services connexes; Instal ation, maintenance et réparation de logiciels des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Services d’infonuagique proposant des logiciels destinés au domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Services d’un logiciel-service (SAAS) proposant un logiciel destiné au domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Médias sociaux et services de réseautage social fournis en ligne ou par le biais des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatif ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine

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commune. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif SUNBERRY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BLACKBERRY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif présenté en couleurs et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations SUNBERRY et BLACKBERRY, sont composés de la même séquence finale –BERRY associée à une séquence d’attaque courte (SUN- pour le signe contesté / BLACK- pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes ont un rythme identique et les mêmes sonorités finales [béri]. Conceptuel ement, les signes en cause sont susceptibles d’évoquer une baie en raison de la séquence –BERRY qui signifie baie en anglais, ce qui leur confère des ressemblances conceptuel es, lesquel es sont renforcées par la présence de l’élément figuratif dans le signe contesté qui représente un fruit.

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En conséquence, le signe semi-figuratif contesté SUNBERRY est donc similaire à la marque antérieure BLACKBERRY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard la notoriété de la marque antérieure. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure BLACKBERRY acquis par sa grande connaissance par le public français « dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ». El e fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la notoriété de la marque antérieure pour certains des produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatif ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne antérieure n° 11882081. B. Sur le fondement de la marque n° 1422580 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée sur la base de cette marque antérieure contre les produits et services suivants : logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement, pour lesquels la similarité avec la marque antérieure n° 11882081 a précédemment été retenue.

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L’opposition est en outre formée notamment contre les produits suivants, lesquels ont été comparés uniquement avec la marque n° 1422580 : « Appareils et instruments scientifiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » Il convient donc de comparer ces services avec ceux invoqués de la marque antérieure. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse et de recherche industriel es; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; services de logiciels en tant que services (SAAS) et plates-formes en tant que services (PAAS) proposant des logiciels à utiliser dans la réalisation d’évaluation de la vulnérabilité et de test d’intrusion; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne pour sécurité de point d’extrémité, analyse de programmes malveil ants, test de vulnérabilité, test d’intrusion et évaluation de la vulnérabilité ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Appareils et instruments scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de liens étroit et obligatoire avec les « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse et de recherche industriel es » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’ayant pas pour objet exclusif les seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer apparaissent donc, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif SUNBERRY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BLACKBERRY.

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Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En conséquence, le signe semi-figuratif contesté SUNBERRY est donc similaire à la marque antérieure BLACKBERRY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard la notoriété de la marque antérieure. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure BLACKBERRY acquis par sa grande connaissance par le public français « dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ». El e fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la notoriété de la marque antérieure pour certains des produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne antérieure n° 1422580. C. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 11882081 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le

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public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société Opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 11882081 portant sur la dénomination BLACKBERRY. La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « Dispositifs mobiles informatiques et de communications, à savoir, téléphones mobiles, téléphones intel igents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images ; Logiciels. Services technologiques ; Services d’infonuagique proposant des logiciels destinés au domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes ; Services d’un logiciel-service (SAAS) proposant un logiciel destiné au domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes.». A cet égard, la société opposante indique notamment que la marque BLACKBERRY est un « véritable pionnier dans le secteur des smartphones ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’Opposant fournit des annexes, parmi lesquel es :

- Annexe 1 : divers classement de marques de 2008 à 2012 et notamment :  classement 2011 des 100 marques les plus puissantes lequel place la marque BLACKBERRY en 8ème position dans la catégorie des technologies.  Classement des meil eures marques mondiales en 2011, la marque BLACKERRY est classées 56ème.  Classement des meil eures marques mondiales en 2012, la marque BLACKERRY est classées 93ème.  Rapport sur la valeur des marques, analyse d’exposition des marques au 4ème trimestre 2011, la marque BLACKBERRY est classée 10ème.

- Annexe 2 : des campagnes promotionnel es de 2012 à 2015 du smartphone Blackberry en France chez notamment les grands fournisseurs de forfaits téléphoniques tels qu’Orange, SFR, Free, la poste, Bouygues…
- Annexe 3 : des articles de presse et des campagnes publicitaires concernant la tablette BLACKBERRY PLAYBOOK
- Annexes 4 et 5 : des articles de presse montrant l’utilisation du smartphone Blackberry par des célébrités ou homme politique (B O , N S ).

- Annexe 6 : nombreux articles de presse et notamment :  article du monde du 17 décembre 2010 « le groupe canadien Research in Motion, fabricant du smartphone Blackberry, a annoncé jeudi 16 décembre avoir dégagé un bénéfice de 911,1 mil ions de dol ars (683,9 mil ions d’euros) au troisième trimestre ».  article du journal la tribune du 30 avril 2010 qui indique que « Le Blackberry devient l’un des cinq mobiles les plus vendus dans le monde ».

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 articles de presse concernant les applications logiciel es dans le domaine des voitures connectées et notamment : ZD NET, 7 janvier 2020 : « AWS et BlackBerry s’unissent pour sécuriser les véhicules connectés » Stratégies, 4 janvier 2018, BLACKBERRY ET BAIDU SE METTENT À LA VOITURE CONNECTÉE « …Selon l’accord, le système d’exploitation BlackBerry a été choisi pour être instal é sur la plateforme de conduite autonome Apol o de Baidu … ».  article du 18 juin 2018 « Le Blackberry KEY2est officiel. TCL communication, partenaire de licence de la marque Blackberry, a dévoilé le nouveau smartphone emblématique du canadien ».

- Annexe 16 : les chiffres d’affaire de la société BLACKBERRY de 2015 à 2020 pour les zones Europe, Moyen-Orient et Afrique, dont il ressort pour les trois dernières années, les chiffres suivants : 278 mil ions de dol ars en 2018, 222 mil ions de dol ars en 2019 et 221 mil ions de dol ars en 2020. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure BLACKBERRY a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue tout particulièrement sur le marché français et donc dans une partie substantiel e du territoire de l’Union européenne pour les produits et services suivants : « Dispositifs mobiles informatiques et de communications, à savoir, téléphones mobiles, téléphones intel igents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images ; Logiciels. Services technologiques ; Services d’infonuagique proposant des logiciels destinés au domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes ; Services d’un logiciel-service (SAAS) proposant un logiciel destiné au domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes.» Ainsi la marque antérieure invoquée BLACKBERRY a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits et services précités. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services qui n’ont pas été reconnus comme similaires sur le fondement d’un risque de confusion, soit les services suivants : « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle). Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande. Architecture ; audits en matière d’énergie ».

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif SUNBERRY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BLACKBERRY. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure BLACKBERRY jouit d’une renommée dans le domaine des nouvel es technologies et tout particulièrement dans le domaine de la téléphonie mobile. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.

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Concernant les « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la marque contestée, un lien peut être établi entre avec les produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, tous ces produits sont des appareils électroniques, qui, du fait du développement des technologies incluent des systèmes de communication à distance permettant ainsi de transmettre des données vers des smartphones ou des ordinateurs. Ces produits et services sont donc étroitement liés. En outre, concernant les services de « Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la marque contestée, un lien pourra également être établi avec les smartphones pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, les smartphones sont aujourd’hui de véritables supports de visionnage de films permettant d’accéder aux différentes plateformes de vidéo à la demande. Ces services et produits sont donc étroitement liés dans la mesure où les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée sont le support des premiers. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle). Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Il en va différemment pour les services d’ « Architecture ; audits en matière d’énergie » de la marque contestée, qui s’entendent de prestations de conceptions de plans d’édifices et de leur exécution et de prestations qui visent à fournir une expertise et une analyse détail ée en matière d’énergie, appartiennent à différents secteurs économiques, ciblant des consommateurs spécifiques aux besoins différents et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi. En outre, au regard de ces services qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une tel e démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que du fait de l’image positive et du prestige de la marque antérieure BLACKBERRY ainsi que des investissements importants pour la promouvoir et la diversifier, la marque antérieure est « l’une des plus reconnues dans le domaine des technologies de pointe ». Aussi l’usage de la demande contestée conduirait la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée.

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L’usage de la demande d’enregistrement contestée SUNBERRY est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure BLACKBERRY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure BLACKBERRY n° 11882081, la demande d’enregistrement contestée SUNBERRY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle). Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONCLUSION En conséquence, que le signe semi-figuratif SUNBERRY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires ou pouvant faire naitre un lien avec l’une des marques antérieures, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.