OPP 20-1806 09/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W M a déposé le 22 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4634030 portant sur le signe verbal BOOSTMYCLUB. Le 4 juin 2020, la société BOOZT FASCHION AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BOOZT déposée le 5 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 14764393, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 17 juin 2020, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, y compris par correspondance et sur l’internet, de vêtements, d’articles de chapel erie, de sacs, d’articles de bijouterie, d’accessoires [pour lunettes], de produits pour le soin de la peau et de chaussures; Services de marketing; Fourniture d’informations commerciales sur l’internet; Services de vente en gros et de vente au détail, en particulier par correspondance, y compris en ligne, dans les domaines suivants: produits de parfumerie, cosmétiques, produits de parfumerie et denrées alimentaires diététiques, préparations pour le corps et de soins de beauté, accessoires [pour lunettes], vêtements de protection, articles de bijouterie, horloges et montres, cuir et imitations du cuir, valises rigides et bagages à main, sacs, sacs à dos, parapluies et parasols, articles textiles, vêtements, chaussures, articles de chapel erie, vestes de sport, vêtements de sport, chemises de sport, chaussures de sport, mail ots de sport, accessoires vestimentaires, accessoires de chaussures, accessoires de mode, articles de sport, équipements de sport ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, y compris par correspondance et sur l’internet, de vêtements, d’articles de chapel erie, de sacs, d’articles de bijouterie, d’accessoires [pour lunettes], de produits pour le soin de la peau et de chaussures; Services de marketing; Fourniture d’informations commerciales sur l’internet; Services de vente en gros et de vente au détail, en particulier par correspondance, y compris en ligne, dans les domaines suivants: produits de parfumerie, cosmétiques, produits de parfumerie et denrées alimentaires diététiques, préparations pour le corps et de soins de beauté » de la marque antérieure invoquée, lesquels regroupent des services visant à promouvoir des produits et services, des services de mise à disposition de connaissances dans le domaine commercial, des activités de commerce et de mise à disposition d’informations commerciales sur internet. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas un but publicitaire. Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour l’abonnement à une prestation de télécommunication, de services de visant à recruter du personnel pour le compte de tiers, de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié. Ces services précités ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les services de «Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, y compris par correspondance et sur l’internet, de vêtements, d’articles de chapel erie, de sacs, d’articles de bijouterie, d’accessoires [pour lunettes], de produits pour le soin de la peau et de chaussures; Services de marketing; Fourniture d’informations commerciales sur l’internet; Services de vente en gros et de vente au détail, en particulier par correspondance, y compris en ligne, dans les domaines suivants: produits de parfumerie, cosmétiques, produits de parfumerie et denrées alimentaires diététiques, préparations pour le corps et de soins de beauté», tels que définis précédemment. Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOOSTMYCLUB. La marque antérieure porte sur le signe verbal BOOZT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations BOOST, présentée en attaque du signe contesté, et BOOZT, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur identique (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres placées selon le même ordre et le même rang, formant la séquence BOO/T. Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en un seul temps et comportent une même sonorité d’attaque [bou] suivie d’une sonorité sifflante et du son final [t], ce qui leur confère une prononciation très proche. Il apparaît que si ces deux dénominations se distinguent par la substitution de la lettre S à la lettre Z dans le signe contesté, cette seule différence, située en fin de chacune de ces dénominations, à la sonorité également sifflante, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes. Ces signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux MYCLUB au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément verbal BOOST du signe contesté apparaît distinctif au regard des services en cause. Ce terme BOOST présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que les éléments verbaux MYCLUB ne font que se rapporter au terme BOOST, en ce qu’ils font référence à la société proposant les services visés par la demande d’enregistrement. Le signe verbal contesté BOOSTMYCLUB est donc similaire à la marque antérieure BOOZT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BOOSTMYCLUB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.