OPP 20-2740 30/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V N , agissant pour le compte de « Wekowork » (société en cours de formation) a déposé, le 20 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 649 200 portant sur le signe complewe WEKOWORK. Le 24 avril 2020, la société WEWORK COMPANIES INC. (société immatriculée selon les lois de l’Etat du Delaware)a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale, portant sur le signe complexe WEWORK, déposée le 8 mars 2019, enregistrée sous le n° 1 482 652, avec revendication d’une priorité d’une marque norvégienne déposée le 15 novembre 2018, désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titualire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la déposante a contesté la comparaison des services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations, la déposante a indiqué qu’el e était disposée à limiterles services de « conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels  » figurant en classe 42 dans son dépôt par des services de « logiciel de gestion de projet et de gestion des ressources humaines ». Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait formel e de la part du titulaire de la demande d’enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération. En conséquence, que le libel é des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement. B. AU FOND Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « mise à disposition de plateformes logiciel es informatiques non téléchargeables à des fins de surveil ance, d’analyse et de commande de conditions environnementales et de dispositifs dans un bâtiment, des instal ations, des terrains d’une zone spatiale désignée et mise à disposition d’informations pour la gestion d’activités dans la zone; mise à disposition de plateformes logiciel es informatiques non téléchargeables à des fins de gestion d’instal ations pour la commande de systèmes d’accès, de sécurité et d’environnement de bâtiments; plate-forme logiciel e informatique non téléchargeable et logiciels en tant que services (SaaS) à des fins de cartographie spatiale de plans de sols et instal ations fixes; plate-forme logiciel e informatique non téléchargeable et logiciels en tant que services (SaaS) à des fins de gestion d’informations spatiales à des fins d’optimisation de l’espace dans un bâtiment ou d’autres instal ations; plate-forme logiciel e informatique non téléchargeable et logiciels en tant que services (SaaS) à des fins de visualisation, d’animation et d’analyse de données

3

spatiales; plate-forme logiciel e non téléchargeable et logiciels en tant que services (SaaS) pour la gestion d’un pipeline de négociations de biens immobiliers et d’actifs de tiers; plate-forme logiciel e non téléchargeable et logiciels en tant que services (SaaS) pour l’administration de baux, le suivi de la négociation de baux et le suivi de la documentation de baux; plate-forme logiciel e non téléchargeable et logiciels en tant que services (SaaS) pour l’administration et la gestion d’instal ations de col aboration; plate-forme logiciel e non téléchargeable et logiciels en tant que services (SaaS) proposant une technologie permettant aux utilisateurs de voir, surveil er, programmer, exploiter et commander à distance des systèmes électriques et systèmes de sécurité dans des bureaux; services de planification et d’agencement de l’espace intérieur d’établissements d’entreprises; exploration de données; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’inscription de visiteurs enregistrant l’entrée et la sortie de visiteurs et la col ecte des informations de visiteurs; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’inscription de visiteurs permettant la préparation et la distribution de documents électronique signés pour l’inscription de visiteurs; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’inscription de visiteurs permettant l’impression de badges visiteur avec photographies; mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’inscription de visiteurs notifiant à des tiers l’arrivée de visiteurs; et mise à disposition de logiciels informatiques non téléchargeables pour l’inscription de visiteurs pour la préparation de rapports de visiteurs; conception et planification technique de projets de construction immobilière pour des tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Contrairement aux assertions de la déposante, les services de « conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire avec, notamment, les services de « mise à disposition de plateformes logiciel es informatiques non téléchargeables à des fins de surveil ance, d’analyse et de commande de conditions environnementales et de dispositifs dans un bâtiment, des instal ations, des terrains d’une zone spatiale désignée et mise à disposition d’informations pour la gestion d’activités dans la zone, mise à disposition de plateformes logiciel es informatiques non téléchargeables à des fins de gestion d’instal ations pour la commande de systèmes d’accès, de sécurité et d’environnement de bâtiments ; plate-forme logiciel e informatique non téléchargeable et logiciels en tant que services (SaaS) à des fins de gestion d’informations spatiales à des fins d’optimisation de l’espace dans un bâtiment ou d’autres instal ations » de la marque antérieure, en ce que tous ces services portent sur des logiciels et que la prestation des seconds nécessite le recours aux premiers. A cet égard, le libel é de la demande d’enregistrement désignant les « logiciels » de manière générale, il englobe tous les types de logiciels y compris ceux relatifs à la gestion de bâtiments et à l’optimisation d’espace visés dans la marque antérieure. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure a déjà été démontrée. A cet égard, est inopérant, l’argument de la déposante tenant à la différence d’activités des parties en présence, et notamment à sa propre activité concernant un « logiciel de ressources humaines permettant de gérer des projets». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

4

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WEKOWORK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe WEWORK, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’un élément verbal et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’un terme, d’un cartouche blanc sur un fond noir. Dans les deux signes en présence, les termes WEKOWORK et WEWORK présentent d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques (six lettres identiques sur huit, placées dans le même ordre, selon un même rang et formant la même séquence caractéristique WE-WORK ; rythme et sonorités d’attaque et finale identiques). En outre, la différence tenant à la présentation des signes en cause n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre aux termes WEKOWORK et WEWORK leur caractère immédiatement perceptible. A cet égard, la déposante indique qu’il « existe pléthores d’exemples de noms de marques assez proches, parfois avec juste une lettre différente mais proposant des services différents : – Trel o /Crel o/Prel o – Google/ Coogle / Doodle – WeWork, Weinwork, Weekwork Il existe même des marques ayant des noms quasiment similaires et proposant les mêmes services : Wework/ Wecowork ». Toutefois, la déposante ne saurait invoquer des marques antérieures appartenant à des tiers et sur lesquel es il ne dispose d’aucune droit. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, le signe complexe contesté WEKOWORK apparaît similaire à la marque complexe antérieure WEWORK.

5

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des services et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.