OPP 20-2767 30/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société UP INDUSTRY (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 628 022 portant sur le signe complexe UP INDUSTRY. Le 13 août 2020, la société FC ING & CONSEIL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal UP INDUSTRY, déposée le 9 juil et 2015, et enregistrée sous le n° 4 195 792, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des produits et services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe UP INDUSTRY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal UP INDUSTRY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux termes. Force est de constater que les signes en cause ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun les termes UP INDUSTRY, constitutifs de la marque antérieure. Par ail eurs, la cal igraphie particulière utilisée au sein du signe contesté ainsi que la présence d’éléments figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble verbal UP INDUSTRY au sein de ce signe. De plus, « le positionnement à la verticale [et] en caractères de plus petite tail e » du terme INDUSTRY dans le signe contesté n’empêchent pas sa visibilité. En tout état de cause, il existe un

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risque de confusion phonétique en ce que les termes UP INDUSTRY seront nécessairement prononcés dans le cadre de publicités sonores et radiophoniques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté UP INDUSTRY est donc similaire à la marque verbale antérieure UP INDSUTRY. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte, notamment, sur les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs al iages ; matériaux de construction métal iques ; constructions transportables métal iques ; matériaux métal iques pour les voies ferrées ; quincail erie métal ique ; tuyaux métal iques ; minerais ; constructions métal iques ; échafaudages métal iques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’embal age en métal ; monuments métal iques ; objets d’art en métaux communs ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel ement ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travail er le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’embal age ; pompes (machines) ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Matériaux de construction non métal iques ; constructions transportables non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; instal ation, entretien et réparation de machines ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou

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location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les « constructions transportables métal iques ; constructions métal iques ; monuments métal iques ; constructions transportables non métal iques ; constructions non métal iques ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; instal ation, entretien et réparation de machines ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contestée par la société déposante. En revanche, les « Matériaux de construction non métal iques ; échafaudages non métal iques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« architecture » de la marque antérieure. De même ces produits et services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement l’objet de la prestation des seconds lesquels n’emploient pas nécessairement les premiers dans le cadre de leur réalisation. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à attribuer une origine commune En outre, les « Métaux communs et leurs al iages ; matériaux de construction métal iques ;; matériaux métal iques pour les voies ferrées ; quincail erie métal ique ; tuyaux métal iques ; minerais ; échafaudages métal iques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’embal age en métal ; objets d’art en métaux communs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services d’« architecture » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement l’objet de la prestation des seconds lesquels peuvent porter sur l’élaboration ou le contrôle d’ouvrages très divers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à attribuer une origine commune. Enfin, les « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel ement ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travail er le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’embal age ; pompes (machines) ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services d’« architecture » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement l’objet de la prestation des seconds lesquels n’emploient pas nécessairement les premiers dans le cadre de leur réalisation. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des de certains produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour certains produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « constructions transportables métal iques ; constructions métal iques ; monuments métal iques ; constructions transportables non métal iques ; constructions non métal iques ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; instal ation, entretien et réparation de machines ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.