OPP 21-1342 Le 08/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CASTOR ENERGY (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4719857, portant sur le signe verbal CASTOR ENERGY, LA PERFORMANCE ENERGETIQUE A VOTRE MESURE. Le 26 mars 2021, la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MAISON CASTOR déposée le 12 novembre 1999, renouvelée et enregistrée sous le n° 99822998, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. La société déposante a présenté des observations en réponse communiquées à la société opposante, auxquelles cette dernière a répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 11 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 11 janvier 2016 au 11 janvier 2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services de « Construction de maisons individuelles, construction de gros oeuvre de maisons individuelles, services d’installation de maisons individuelles concernant le second oeuvre, notamment l’électricité, la plomberie, l’isolation» Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— captures d’écran du site « maisoncastor.com » de 2017 à 2020 (annexe3, pièces 1 à 6) ;

- captures d’écran du site « maisoncastor.com » de 2017, 2018 et 2020 (annexe3, pièces 11 à 13) ;

- encarts publicitaire dans différents journaux de 2016 à 2018 (annexe 3, pièces 21 à 23) ;

- copies de contrats, et pour certains de leurs annexes datés de 2016 à 2020 (annexe 3, pièce 24). L’argumentation de la déposante se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, pour apprécier l’usage sérieux, l’Institut doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. A cet égard, il importe peu les pièces « ne couvrent pas intégralement la période de référence… » dès lors qu’il suffit que l’usage sérieux ait lieu « au cours » de la période pertinente (article L.712-5-1 susvisé), ce qui est le cas en l’espèce. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France. Les contrats communiqués par la société opposante relèvent bien du territoire pertinent dans la mesure où ils concernent des prestataires et des clients situés sur le territoire français. L’ensemble des pièces précitées sont rédigées en langue française, ce qui démontre un usage à destination d’un public français. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée (copies d’écrans, publicités, factures) font état d’un usage sérieux de la marque antérieure MAISON CASTOR, sous une forme certes modifiée. Dans ses observations, la déposante fait valoir que l’opposante « n’exploite plus sa marque verbale, mais seulement sa marque semi-figurative (n°3661996) ci-dessous reproduite : qu’elle semble utiliser elle-même dans une déclinaison en couleurs… : » 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, elle invoque une jurisprudence selon laquelle « l’usage d’une marque figurative pour une marque déposée ne valait exploitation sérieuse de ladite marque et vice et versa ». En premier lieu, comme rappelé précédemment, il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée […] ». Ainsi, contrairement à ce qu’indique la déposante, les pièces portant sur les signes complexes MAISON CASTOR peuvent être prises en compte au titre de la démonstration de l’usage sérieux de la marque verbale MAISON CASTOR, et ce même si l’un de ces signes complexes a également été enregistré à titre de marque. En second lieu, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, ni les éléments figuratifs représentant une empreinte dans les signes exploités ni la présentation particulière de ces derniers n’altèrent le caractère essentiel et autonome des termes MAISON CASTOR, seuls éléments verbaux par lesquels les signes seront lus et prononcés. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure sous des formes qui n’altèrent pas son caractère distinctif. Sur l’usage pour les services enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, à savoir les services de « Construction de maisons individuelles, construction de gros oeuvre de maisons individuelles, services d’installation de maisons individuelles concernant le second oeuvre, notamment l’électricité, la plomberie, l’isolation». En l’espèce, il ressort clairement des nombreuses pièces fournies par l’opposante que la marque antérieure est exploitée pour les services précités. b) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « Construction, entretien, maintenance, nettoyage et rénovation d’immeubles, de bâtiments et de maisons; conseils et information en matière de construction de bâtiments; supervision de travaux de construction dans le domaine immobilier; construction d’intérieurs de bâtiments; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de peinture; travaux de couverture de toits; travaux de plomberie; travaux d’isolation [construction]; construction, réparation et maintenance de systèmes d’isolation thermique; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et conditionnement d’air; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de production, de récupération, de distribution ou de redistribution d’énergie; installation, construction, maintenance et réparation d`installations et d’appareils photovoltaïques; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de production, de récupération, de distribution, de redistribution ou d’homogénéisation de chaleur ; aucun des services précités n’étant en lien direct avec des ouvrants, à savoir portes, fenêtres, porte-fenêtres, stores, volets, vérandas ou portails». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Construction de maisons individuelles, construction de gros oeuvre de maisons individuelles, services d’installation de maisons individuelles concernant le second oeuvre, notamment l’électricité, la plomberie, l’isolation». 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposant soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de «Construction d’immeubles, de bâtiments et de maisons; supervision de travaux de construction dans le domaine immobilier; construction d’intérieurs de bâtiments ; aucun des services précités n’étant en lien direct avec des ouvrants, à savoir portes, fenêtres, porte-fenêtres, stores, volets, vérandas ou portails » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de «Construction de maisons individuelles» de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie plus générale des services de construction, qui s’entendent de l’ensemble des prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment. Ces services sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « conseils et information en matière de construction de bâtiments ; aucun des services précités n’étant en lien direct avec des ouvrants, à savoir portes, fenêtres, porte-fenêtres, stores, volets, vérandas ou portails  » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit obligatoire avec les services de «Construction de maisons individuelles» de la marque antérieure dès lors que les premiers ont pour objet les seconds. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les services d’«entretien, maintenance et rénovation d’immeubles, de bâtiments et de maisons; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de peinture; travaux de couverture de toits; travaux de plomberie; travaux d’isolation [construction] ; construction, réparation et maintenance de systèmes d’isolation thermique; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et conditionnement d’air; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de production, de récupération, de distribution ou de redistribution d’énergie; installation, construction, maintenance et réparation d`installations et d’appareils photovoltaïques; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de production, de récupération, de distribution, de redistribution ou d’homogénéisation de chaleur ; aucun des services précités n’étant en lien direct avec des ouvrants, à savoir portes, fenêtres, porte-fenêtres, stores, volets, vérandas ou portails aucun des services précités n’étant en lien direct avec des ouvrants, à savoir portes, fenêtres, porte-fenêtres, stores, volets, vérandas ou portails » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent, tout comme les «services d’installation de maisons individuelles concernant le second oeuvre, notamment l’électricité, la plomberie, l’isolation)» de la marque antérieure, à la catégorie plus générale des travaux de second œuvre, qui désignent tous les travaux intervenant à la suite du gros œuvre, afin d’achever, d’aménager et d’équiper les bâtiments. Ces services sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services de «nettoyage d’immeubles, de bâtiments et de maisons ; aucun des services précités n’étant en lien direct avec des ouvrants, à savoir portes, fenêtres, porte-fenêtres, stores, volets, vérandas ou portails » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations destinées à nettoyer ou rendre propre des bâtiments, proposés par des sociétés de nettoyage ne sont manifestement pas des services de construction ou de travaux. Les services de «Construction de maisons individuelles, construction de gros oeuvre de maisons individuelles» de la marque antérieure s’entendent de prestations de construction immobilière visant notamment à réaliser, ériger et édifier des maisons. Ces services répondent de manière manifeste à des besoins distincts, ne présentent pas davantage les même nature (nettoyage/construction) et objet et ne sont pas proposés par les mêmes sociétés. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

De plus, ces services ne présentent pas de lien étroit obligatoire entre eux, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement proposés par les mêmes sociétés et qu’ils sont susceptibles d’être rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de «nettoyage d’immeubles, de bâtiments et de maisons ; aucun des services précités n’étant en lien direct avec des ouvrants, à savoir portes, fenêtres, porte-fenêtres, stores, volets, vérandas ou portails » de la demande d’enregistrement tels que précédemment définis ne sont manifestement pas des services de construction ou d’aménagement d’immeuble. Les «services d’installation de maisons individuelles concernant le second oeuvre, notamment l’électricité, la plomberie, l’isolation)» de la marque antérieure s’entendent de prestations de second oeuvre. Ces services répondent de manière manifeste à des besoins distincts, ne présentent pas davantage les même nature (nettoyage/aménagements techniques des bâtiments) et objet et ne sont pas proposés par les mêmes sociétés. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : MAISON CASTOR La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils ont en commun le terme CASTOR ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence dans le signe contesté des éléments ENERGY, LA PERFORMANCE ENERGETIQUE A VOTRE MESURE, et au sein de la marque antérieure du terme MAISON. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme CASTOR soit distinctif au regard des services en cause. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En outre, il présente un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En effet, le terme CASTOR présente un caractère essentiel du fait du caractère peu ou pas distinctif des éléments verbaux ENERGY, et LA PERFORMANCE ENERGETIQUE A VOTRE MESURE au regard des services de la demande, ainsi que du caractère non distinctif du terme MAISON au regard des services de la marque antérieure. La déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes au motif que « La marque antérieure, en juxtaposant les mots «MAISON» et «CASTOR» renvoie à l’animal castor, surtout connu pour les huttes qu’il construit sur les cours d’eau » alors que le signe contesté « ne fait en aucun cas référence à une caractéristique de l’animal ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le terme CASTOR sera perçu différemment dans chacun des deux signes, l’évocation de l’animal venant spontanément à l’esprit tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté, indépendamment de la présence du terme MAISON. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « GEOXIA est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. CASTOR est, quant à elle, spécialisée dans le secteur de l’énergie, distinct de la construction de maisons individuelles. ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen des signes doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires. Le signe verbal contesté CASTOR ENERGY, LA PERORMANCE ENERGETIQUE A VOTRE MESURE est donc similaire à la marque antérieure MAISON CASTOR, dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des autres services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, reconnus comme non identiques et non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CASTOR ENERGY, LA PERORMANCE ENERGETIQUE A VOTRE MESURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte à la marque antérieure verbale MAISON CASTOR. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Construction, entretien, maintenance et rénovation d’immeubles, de bâtiments et de maisons; conseils et 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

information en matière de construction de bâtiments; supervision de travaux de construction dans le domaine immobilier; construction d’intérieurs de bâtiments; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de peinture; travaux de couverture de toits; travaux de plomberie; travaux d’isolation [construction]; construction, réparation et maintenance de systèmes d’isolation thermique; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et conditionnement d’air; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de production, de récupération, de distribution ou de redistribution d’énergie; installation, construction, maintenance et réparation d`installations et d’appareils photovoltaïques; installation, construction, maintenance et réparation de systèmes de production, de récupération, de distribution, de redistribution ou d’homogénéisation de chaleur ; aucun des services précités n’étant en lien direct avec des ouvrants, à savoir portes, fenêtres, porte-fenêtres, stores, volets, vérandas ou portails». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI