21-1417 8 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M C a déposé le 22 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 724 291 portant sur la dénomination DIGIT.A. Le 30 mars 2021, la société PUBLICIS GROUPE SA, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination de l’Union européenne DIGITAS, déposée le 26 juil et 2007, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°006139919. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 17 mai 2021 sous le n°21-1417. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conception de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « programmes informatiques; logiciels de jeux d´ordinateurs; logiciels sous forme d’ensemble d’applications; logiciels accessibles et/ou téléchargeables en ligne via des réseaux informatiques mondiaux d’informations ou à partir d’un site web sur l’internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « conception de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à l’activité du titulaire de la marque antérieure (« DIGITAS concerne une agence de communication de marketing digital et n’est pas éditeur de logiciels, ne produit pas de logiciels ) ; en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les actes de dépôt, indépendamment de l’activité réel e ou supposée de leur titulaire. 2

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination DIGIT.A. La marque antérieure porte sur la dénomination DIGITAS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, les termes DIGIT.A et DIGITAS sont de longueur proche, ont six lettres communes sur sept, constitutives du signe contesté, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant les longues séquences identiques DIGIT-A-. Phonétiquement, ces termes se prononcent en trois temps et présentent les sonorités identiques [di- gi-ta]. Intel ectuel ement, ces termes renvoient au même terme « digital ». Ces termes diffèrent par la présence d’un point entre la lettre T et la lettre A au sein du signe contesté et la présence de la lettre finale S au sein de la marque antérieure ; toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter la similarité d’ensemble de ces termes compte tenu des nombreuses ressemblances précitées. La dénomination contestée DIGIT.A est donc similaire à la dénomination antérieure DIGITAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée DIGIT.A ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure DIGITAS. 3

P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4