OP21-1364 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L M , agissant au nom et pour le compte de la société OCTAVE SOLUTIONS AUDITIVES en cours de formation, a déposé le 8 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4719272 portant sur le signe complexe OCTAVE SOLUTIONS AUDITIVES. Le 29 mars 2021, la société ULTHERA, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne OCTAVE, enregistrée le 13 novembre 2018 sous le n° 1422996, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 16 mars 2021, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux dédiés à la correction auditive ; implants artificiels ; Services médicaux liés à l’activité d’audioprothésiste dans le cadre de l’accompagnement des personnes malentendantes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils chirurgicaux et médicaux, instruments et accessoires de machines à ultrasons, à savoir appareils dermatologiques à ultrasons pour la transmission d’énergie à ultrasons à des fins d’embel issement cosmétique de la peau ; Services de chirurgie cosmétique et plastique ; services médicaux, à savoir représentation de tissus et création de dommages thermiques, ainsi que cicatrisation de ces tissus ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En effet outre que les « appareils chirurgicaux » se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure, tous les produits en présence relèvent du même domaine médical et sont utilisés à des fins thérapeutiques, par des médecins et chirurgiens, afin de soigner une clientèle de personnes malades. De même, les services précités de la demande d’enregistrement, tout comme les services de la marque antérieure sont des services médicaux, s’adressant à une clientèle de personnes malades, rendus par des professionnels de santé. Ainsi, ces produits et services sont donc pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a indiqué qu’il était disposé à limiter les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition en rajoutant les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 mentions suivantes « matériel d’audiologie, aides auditives, dispositifs médicaux permettant la correction auditive des personnes malentendantes, centres de correction auditive, services de conseils en matière d’audition et d’acoustiques pour malentendants, prestations de services relatives au domaine de l’audition, relatives à la délivrance de dispositifs médiaux permettant la correction auditive ». Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait formel e de la part du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, cette limitation ne saurait être prise en considération, le libel é des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure étant celui figurant dans la demande d’enregistrement contestée. Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les services de la marque antérieure concernent les « troubles dermatologiques » et ceux de la demande d’enregistrement contestée « les personnes souffrant de problèmes d’audition ». En effet, il convient de rappeler qu’une marque est protégée pour des produits et services identiques mais également pour des produits et services similaires à ceux figurant dans son libel é. A cet égard, cette précision tenant aux domaines dans lesquels certains des services de la marque antérieure et de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles d’être fournis ne saurait avoir pour effet d’écarter leur similarité, les similarités pouvant résulter de leurs natures et fonctions communes, comme précédemment démontré. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OCTAVE SOLUTIONS AUDITIVES, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal OCTAVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause présentent en commun le terme identique OCTAVE, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Si les signes diffèrent par la présence des termes SOLUTIONS AUDITIVES, répétés deux fois et placés en dernière position, et par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme OCTAVE, commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquel e « en aucun cas une personne lambda ferait le lien entre le mot Octave et des produits dermatologiques étant donné que ce mot est un mot commun du dictionnaire … et un mot qui a été utilisé par de nombreuses entreprises pour des produits et services de différents domaines », dès lors qu’un terme du dictionnaire peut être valablement protégé à titre de marque s’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits et services en cause pas plus qu’il ne renvoie à une de leur caractéristique, ce qui est le cas en l’espèce. Le déposant ne démontre pas davantage que ce terme serait devenu banal au regard des produits et services en cause. En effet, en se contentant d’affirmer que « [c’est] un mot qui a été utilisé par de nombreuses entreprises pour des produits et services de différents domaines », sans autre élément à l’appui de son affirmation, il ne démontre pas que ce terme soit si fréquemment utilisé qu’il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits et services précités. En outre, au sein du signe contesté le terme OCTAVE présente un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractères gras et de grandes tail es, ce terme est également placé en attaque dans sa reproduction une seconde fois sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite tail e. Les termes SOLUTIONS AUDITIVES qui le suivent, isolés sur une ligne inférieure en caractères de petites tail es dans une couleur plus claire, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause en ce qu’ils peuvent en évoquer une caractéristique, à savoir leur nature et leur objet. En effet, le déposant souligne lui-même que « l’ajout de solutions auditives en dessous montre bien que les services proposés par la marque octave solutions auditives concernent l’audition », ce qui leur confère précisément un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause. Il s’ensuit que les termes SOLUTIONS AUDITIVES ne retiendront pas l’attention du consommateur. Enfin, la présentation particulière du signe contesté et la présence d’éléments figuratifs représentant le O du terme OCTAVE sous forme d’un cercle de couleurs bleues et blanches, traversé par un ruban de couleur rouge, sont sans incidence sur la perception de cet élément verbal, dès lors qu’ils n’altèrent pas son caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein du signe contesté. Ainsi, le terme OCTAVE sera le terme qui retiendra l’attention du consommateur, tant au sein du signe contesté que dans la marque antérieure, dont il est le seul élément. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant, selon lequel « l’intérêt d’avoir une identité graphique permet de différencier l’ensemble des marques utilisant des mots commun du dictionnaire », dès lors que le consommateur pourra être amené à penser que ces deux marques présentent la même origine économique, l’une étant la déclinaison de l’autre. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté OCTAVE SOLUTIONS AUDITIVES est donc similaire à la marque verbale antérieure OCTAVE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté OCTAVE SOLUTIONS AUDITIVES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux dédiés à la correction auditive ; implants artificiels ; Services médicaux liés à l’activité d’audioprothésiste dans le cadre de l’accompagnement des personnes malentendantes». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI