OP21-1968 17/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EDOC GROUP (société par actions simplifiée) a déposé le 12 février 2021 la demande d’enregistrement n°4732322 portant sur le signe complexe EDOCSIGN. Le 4 mai 2021, la société DOCUSIGN INC (Société de droit américain régie selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne DOCUSIGN déposée le 2 octobre 2000, enregistrée et renouvelée sous le n°001901065, sur le fondement du risque de confusion.

- la marque verbale de l’Union européenne DOCUSIGN déposée le 16 mars 2018 et enregistrée sous le n°017875107, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n°001901065 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés). Gestion des affaires commerciales ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale. Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels à utiliser avec des services de gestion de documents informatiques, Y compris services de gestion et de classement de dossiers, stockage sécurisé de documents électroniques pour des tiers, services de vérification de données électroniques et fourniture de services notariaux par le biais d’un réseau informatique mondial permettant à des tiers d’apposer une signature électronique légalement contraignante sur un document ou un fichier. Stockage électronique de fichiers et documents ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « logiciels (programmes enregistrés). Conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Contrairement aux affirmations de la société déposante, les « équipements de traitement de données » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « Stockage électronique de fichiers et documents » de la demande d’enregistrement, les premiers étant nécessaires à la prestation des seconds. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs à leurs « nature [et] finalité différentes » dès lors que la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée non seulement au regard de leurs caractéristiques intrinsèques mais aussi de leur complémentarité. De plus, cette appréciation doit s’effectuer indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement présente un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels à utiliser avec des services de gestion de documents informatiques, Y compris services de gestion et de classement de dossiers, stockage sécurisé de documents électroniques pour des tiers, services de vérification de données électroniques et fourniture de services notariaux par le biais d’un réseau informatique mondial permettant à des tiers d’apposer une signature électronique légalement contraignante sur un document ou un fichier » de la marque antérieure, le premier étant l’objet des seconds. Ces produits et service sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche les services de « gestion des affaires commerciales ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et l’ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Logiciels à utiliser avec des services de gestion de documents informatiques, Y compris services de gestion et de classement de dossiers, stockage sécurisé de documents électroniques pour des tiers, services de vérification de données électroniques et fourniture de services notariaux par le biais d’un réseau informatique mondial permettant à des tiers d’apposer une signature électronique légalement contraignante sur un document ou un fichier » de la marque antérieure qui s’entendent de l’ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. De plus, ces services et produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire. A cet égard, s’il est vrai, comme l’invoque l’opposant, que les services de la demande peuvent être rendus « notamment à l’aide de logiciels de gestion de documents », il n’en reste pas moins que ces derniers ne sont pas exclusivement mis en œuvre dans le cadre des premiers mais peuvent l’être dans les domaines les plus divers. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Enfin, les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien évident avec les « Logiciels à utiliser avec des services de gestion de documents informatiques, Y compris services de gestion et de classement de dossiers, stockage sécurisé de documents électroniques pour des tiers, services de vérification de données électroniques et fourniture de services notariaux par le biais d’un réseau informatique mondial permettant à des tiers d’apposer une signature électronique légalement contraignante sur un document ou un fichier » de la marque antérieure. A cet égard, le fait invoqué par l’opposant que les premiers « portent sur des logiciels » (ce qui ne ressort pas du libellé en cause) ne suffit pas pour en déduire que ces produits et services seraient « indissociables et complémentaires », d’autant que les logiciels constituent des moyens techniques employés dans la plupart des domaines d’activité pour réaliser les tâches les plus diverses. Ces produits et services ne peuvent donc être considérés comme complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Il convient de constater que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EDOCSIGN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal DOCUSIGN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Si les signes en présence ont en commun les séquences DOC et SIGN, cette circonstance ne saurait suffire à générer, à elle seule, une similarité entre les signes. En effet, comme le relève à juste titre la société déposante, ces deux termes apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services de la demande en ce que le terme DOC du signe contesté est couramment utilisé comme « l’abréviation du terme «Document» » et que le terme SIGN « signifie quant à lui «signer» en anglais », et qu’ainsi la séquence DOCSIGN sera perçue par les consommateurs concernés comme indiquant la fonction même des produits et services, à savoir de signer des documents. Cette signification du signe contesté est d’ailleurs reconnue par la société opposante selon laquelle les deux signes « indui[sent] l’idée de la signature de documents». Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l’espèce, visuellement le signe contesté présente des différences par rapport à la marque antérieure : absence de la lettre U (DOC / DOCU), présence de la lettre E en attaque, présentation de la séquence EDOCSIGN selon un graphisme particulier et dans la couleur bleue, et présence d’un élément figuratif représentant une plume. Phonétiquement, les signes en présence se différencient par leurs sonorités d’attaque (respectivement [i] pour le signe contesté et [doc] pour la marque antérieure) ainsi que par la sonorité [u] au centre de la marque antérieure. Intellectuellement, s’il est vrai comme l’invoque l’opposante, que les signes comportent tous deux « l’idée de la signature de documents », cette signification commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une signification non distinctive au regard des produits et services en cause. Enfin, la société opposante tente de minimiser la lettre E ainsi que l’élément figuratif du signe contesté aux motifs que la première « sera perçue comme une référence au numérique » et que le second, qui « représente une plume de stylo [et] rappellera inévitablement l’action de signer … revêt une fonction purement décorative et évocatrice ». Toutefois, si ces éléments sont peu ou pas distinctifs, il n’en demeure pas moins qu’ils participent de l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et ne peuvent pas être négligés dans le cadre de la comparaison globale des signes, au regard des services en cause. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif des éléments verbaux du signe contesté et des différences visuelles et phonétiques des deux signes pris dans leur ensemble, ceux-ci ne peuvent être considérés comme similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services. B. Sur le fondement de la marque n° 017875107 Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Services juridiques », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment analysés. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services juridiques ». Il convient de constater que les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe DOCUSIGN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux EDOCSIGN du signe contesté et la dénomination DOCUSIGN constitutive de la marque antérieure sont proches (longueur identique, sept lettres identiques sur huit, placées dans le même ordre formant les séquences – DOC et –SIGN, même rythme en trois temps ainsi que même succession de sonorités [dok] et [saïgne]). Intellectuellement, comme le précise la société opposante, les signes sont tous les deux composés d’une abréviation du mot « document » (DOC pour le signe contesté et DOCU pour la marque antérieure), associée à l’élément anglais SIGN qui signifie « signer ». Les signes diffèrent notamment par la présence de la lettre E et d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En effet, la dénomination DOCUSIGN de la marque antérieure et la séquence DOCSIGN du signe contesté présentent un caractère distinctif au regard des « Services juridiques ». De plus, comme le soulève la société opposante, la séquence DOCUSIGN présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en ce que l’élément E placée en attaque en lettre minuscule marque une césure entre cette lettre et la séquence -DOCSIGN qui la suit et est susceptible d’être perçue comme un simple référence au numérique. En outre, la présence, dans le signe contesté, du dessin d’une plume de stylo et d’éléments graphiques en couleurs, ne saurait remettre en cause le caractère essentiel de la séquence
-DOCSIGN, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible et contribuant à sa mise en valeur en l’illustrant (le dessin de la plume de stylo faisant immédiatement référence à la séquence -SIGN). En tout état de cause, ces différences ne sont pas perceptibles lorsque les signes sont entendus par les consommateurs et sont donc sans incidence sur la similarité phonétique des signes. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel elle « dispose de plusieurs marques contenant toutes la même racine « eDoc » ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment d’autres droits existants. Ainsi, le signe complexe contesté EDOCSIGN peut être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure DOCUSIGN au regard des « Services juridiques » Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des « Services juridiques » et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe EDOCSIGN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des « Services juridiques», sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services juridiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°4732322 est partiellement rejetée, pour les services précités. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI