OPP 21-1978 Courbevoie, le 15 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B F a déposé le 11 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 731 551 portant sur le signe verbal C-ROOF ; Le 4 mai 2021, la société ROOF INTERNATIONAL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :

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- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française ROOF déposée le 24 février 1993, enregistrée sous le n°93 457 710 et régulièrement renouvelée.

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- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française ROOF déposée le 18 juin 1996, enregistrée sous le n° 96 631 317et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 2 décembre 2021, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque française n°93 457 710 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « carrosseries; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; cycles; équipement de protection, capotes amovibles pour cycles, système de protection du cycliste et de ses bagages, toiture souple sur arceaux pour cycles, support de signalisation de sécurité, surfaces de pose d’éléments réfléchissants améliorant la visibilité et la sécurité ; protection solaire des cyclistes ; Vêtements; vêtements imperméables pour vélo et cycle, articles imperméables pour vélo et cycle ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « casques de protection Gilets de natation Gilets de sauvetage Gilets pare-bal es Gants pour la protection contre les accidents Articles de lunetterie Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules Vêtements Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes Rembourrage de protection Protège coudes Protèges genoux Protèges tibias Gants (articles de sport) Gants d’escrime Gants de base bal ». A titre liminaire, il convient de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et/ou services identiques à ceux mentionnés dans son libel é car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et/ou services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie générale de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et/ou services similaires en raison de leurs natures, fonctions et destinations ; en outre, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services et produits en cause ; En conséquence, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels d’une part seules les classes 12 et 25 de la marque verbale C-ROOF sont communes avec la marque opposante ROOF et d’autre part concernant la classe 12, « les produits ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, seuls produits déposés par ROOF de la classe 12, n’ont pas été déposés pour C-ROOF ». Dans ses observations, le déposant propose que les vêtements revendiqués en classe 25 soient retirés de son dépôt. Toutefois, en l’absence d’une déclaration formel e de retrait, cette déclaration ne peut être prise en considération. En effet, l’Institut ne peut retirer de sa propre initiative des produits et/ou services de la demande d’enregistrement. En effet, il appartenait au déposant de procéder, lui- même à un tel retrait, s’il l’estimait nécessaire.

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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « cycles ; équipement de protection, système de protection du cycliste et de ses bagages, protection solaire des cyclistes ; vêtements; vêtements imperméables pour vélo et cycle, articles imperméables pour vélo et cycle » la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « carrosseries » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « ceintures de sécurité pour sièges de véhicules » de la marque antérieure, font partie de la catégorie des parties constitutives d’un véhicule ; Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. La « surface de pose d’éléments réfléchissants améliorant la visibilité et la sécurité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de dispositifs composés de matériaux réfléchissants destinés à améliorer la visibilité et la sécurité présente les mêmes objet et fonction que les « casques de protection » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs de protection pour la tête. Ces produits ont pour fonction d’améliorer, entre autre, la visibilité et sécurité de leurs utilisateurs. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des écrans orientables protégeant les yeux du conducteur d’un véhicule des rayons du soleil ne présentent pas la même nature, objet et fonction que les « casques de protection » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs de protection pour la tête. En effet, les premiers protègent les conducteurs du soleil tandis que les seconds protègent la tête contre des blessures ou des chocs, ces derniers pouvant être utilisés dans des circonstances très variées (vélos, motos, chantiers…..). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « capotes amovibles pour cycles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de systèmes amovibles permettant de pratiquer le vélo quelques soit les aléas météorologiques ne présentent pas les mêmes nature, objet et fonction que les « casques de protection » de la marque antérieure, définis précédemment. Les premiers protègent des aléas météorologiques alors que les seconds protègent la tête contre des blessures ou des chocs, ces derniers pouvant être utilisés dans des circonstances très variées (vélos, motos, chantiers…..). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « toitures souples sur arceaux pour cycles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de petits toits placés au-dessus d’arceaux de rangement pour les vélos ne présentent pas les mêmes nature, objet et fonction que les « casques de protection » de la marque antérieure, définis précédemment. En effet, les premiers protègent les vélos ainsi que leurs dispositifs de rangement contre les intempéries ou du soleil tandis que les produits de la marque antérieure protègent la tête contre des blessures ou des chocs.

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Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « supports de signalisation de sécurité » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de socles sur lesquels reposent de la signalétique de sécurité ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « ceintures de sécurité pour sièges de véhicules » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs destinés à maintenir sur leur siège les passagers d’un véhicule. Répondant à des besoins différents, les produits de la demande d’enregistrement contestée peuvent être utilisés dans ces circonstances très variés (fonction informative sur des chantiers, sur la voie publique, dans des magasins…) tandis que les seconds sont instal és uniquement dans des véhicules pour protéger les passagers en cas d’accident Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal C-ROOF, présenté en lettre majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination ROOF en lettres d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose d’une lettre et d’un élément verbal, les deux étant séparés par un tiret et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun le terme ROOF, seul élément constitutif de la marque antérieure, leur conférant des ressemblances visuel e, phonétique et intel ectuel es. Ils différent par la présence de la lettre C suivi d’un tiret au sein du signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Le terme ROOF, distinctif à l’égard des produits en cause, apparaît dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est précédé d’une simple lettre suivie d’un tiret, ne faisant pas ainsi perdre à l’élément verbal ROOF son caractère essentiel et immédiatement perceptible ; de surcroît la présence d’un tiret entre la lettre C et le terme ROOF contribue à mettre en exergue l’élément ROOF, qui représente l’élément verbal le plus long du signe et qui retiendra donc l’attention du consommateur.

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L’argument du déposant selon lequel l’élément ROOF du signe contesté se prononcerait différemment du terme ROOF de la marque antérieure du fait de la présence de la lettre C ne saurait être retenu, dès lors qu’ils sont orthographiés pareil ement et que le terme ROOF dans le signe contesté est séparé par un tiret de la lettre C ne modifiant donc en rien sa prononciation. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel e et phonétique entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté C-ROOF est donc similaire à la marque verbale antérieure ROOF. Sont également extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels « les trois caractères R, O et F arrangés sous la forme ROOF sont couramment exploités pour des marques diverses et variées, soit seuls, soit complétés d’autres caractères avant ou après ROOF » ; En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ; Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B/ Sur le fondement de la marque verbale française ROOF n° 96 631 317 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; capotes amovibles pour cycles ; toitures souples sur arceaux pour cycles, supports de signalisation de sécurité », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Casques de protection, gilets de natation, gilets de sauvetage, gilets pare-bal es, gants pour la protection contre les accidents ; articles de lunetterie; visière antiéblouissantes, lunettes antiéblouissantes ; Vêtements, Articles de gymnastique et de sport (autres que les vêtements, chaussures et tapis) ; rembourrages de protection (partie d’habil ement de sport); Protège-coude, protège genoux, protège tibias; gants (articles de sports); gants de base bal , gants d’escrime, gants de boxe, gants de golf ». Les « stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des écrans orientables protégeant les yeux du conducteur d’un véhicule des rayons du soleil présentent les mêmes objet et fonction que les « visières anti éblouissantes » de la marque antérieure qui s’entendent d’écrans faciaux destinés à protéger les yeux du soleil ;

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Les produits de la demande d’enregistrement contestée ainsi que ceux de la marque antérieure ont tous les deux pour fonction de protéger les yeux des rayons du soleil ; Les produits précités sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « capotes amovibles pour cycles ; toitures souples sur arceaux pour cycles » de la demande d’enregistrement contestée ont été considérés comme différents avec les « casques de protection » de la marque antérieure, pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer ; Enfin, en n’établissant pas de lien entre les « supports de signalisation de sécurité » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée ; Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont donc, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal C-ROOF, présenté en lettre majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la marque complexe ROOF reproduite ci-dessous : INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR96631317 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR96631317 » \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE « https://data.inpi.fr/image/marques/FR96631317 » \* MERGEFORMATINET La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Le signe contesté C-ROOF doit être considéré comme étant similaire à la seconde marque complexe invoquée ROOF, dès lors que le signe contesté C-ROOF et l’élément verbal ROOF de la marque antérieure présentent des ressemblances visuel e et phonétique comme évoqué lors de la précédente comparaison. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure reproduite dans un ovale de couleur noire n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal ROOF par lesquels le signe sera désigné ; Le signe contesté C-ROOF est donc similaire à la marque complexe antérieure ROOF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté C-ROOF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « carrosseries; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; cycles; équipement de protection, système de protection du cycliste et de ses bagages, surfaces de pose d’éléments réfléchissants améliorant la visibilité et la sécurité ; protection solaire des cyclistes ; Vêtements; vêtements imperméables pour vélo et cycle, articles imperméables pour vélo et cycle ». Article 2 : L’opposition est reconnue partiel ement rejetée, pour les produits précités.