DC22-0140 Le 10/06/2024 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714- 4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 12 août 2022, la société de droit espagnol THE NORMAL COMPANY S.L. (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0140 contre la marque n° 95563378 déposée le 17 mars 1995 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 1995-34 du 25 août 1995.

La marque a été renouvelée en dernier lieu le 14 janvier 2015.

La société anonyme DOROTENNIS, déposant initial, a cédé cette marque à la société par actions simplifiée DOROTENNIS et cette dernière l’a cédée à la société par actions simplifiée NEW FASHION BRANDS (le titulaire de la marque contestée). Ces transmissions de propriété ont été inscrites au Registre national des marques respectivement le 4 novembre 2004 sous le n° 402116 et le 30 septembre 2019 sous le n° 769616.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

2. La demande porte sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 25 : Vêtements (habillement); chaussures (autres qu’orthopédiques); chapellerie ».

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.

5. Le 17 août 2022, le mandataire du titulaire de la marque contestée s’est rattaché à la procédure.

6. Le 22 août 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure pour une période de quatre mois. Le même jour, la demande en déchéance a alors été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, en même temps que la suspension de la procédure.

7. Le 22 décembre 2022 les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716- 9 4° du code de la propriété intellectuelle, une seconde demande de suspension de la procédure pour une nouvelle période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 24 avril 2023, au stade où elle se trouvait le 22 août 2022, date de la première demande de suspension.

8. La reprise de la procédure a alors été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 25 avril 2023, reçu le 2 mai 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

9. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (trois jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée et deux jeux d’observations pour le demandeur).

10. Une audition ayant été accordée suite à la requête du demandeur, les parties ont été invitées, par courrier du 14 décembre 2023, à présenter des observations orales, en application de l’article R. 716-6, le 18 mars 2024 à 14h30.

11. L’audition a eu lieu le 18 mars 2024 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

12. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 mars 2024.

Prétentions du demandeur

13. Dans son exposé des moyens, le demandeur

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

• Sollicite la déchéance totale de la marque contestée à compter du 25 août 2000, soit cinq ans après la date de son enregistrement intervenu le 25 août 1995 ;

• Indique avoir, le 17 mai 2022, mis en demeure le titulaire de la marque contestée de justifier de l’usage sérieux de la marque contestée, cette date marquant le point de départ de la période suspecte ; la demande ayant été formée le 12 aout 2022, les preuves d’usage devront porter sur la période de référence comprise entre le 12 août 2017 et le 17 mai 2022

• Ajoute que les frais qu’il a exposés doivent être pris en charge par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1200 €

14. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux observations présentées par le titulaire de la marque contestée et

— Souhaite que soient exclues les preuves d’usage situées en dehors de la période de référence comprise entre le 12 août 2017 et le 17 mai 2022,

— Fournit un constat d’huissier permettant d’indiquer que les archives du site internet www.stokomani.fr accessibles à partie de wayback machine démontrent l’absence de toute référence à la marque DOROTENNIS au 7 avril 2022 et avant le 20 mai 2022, et que seules quelques chaussures, vêtements et casquette ont été proposés à la vente à partir du 20 mai 2022, soit après que le titulaire de la marque contestée ait eu connaissance d’une éventuelle action en déchéance,

— Relève qu’aucun des documents fournis portant sur la période pertinente ne permet d’établir un usage sérieux de la marque par le titulaire initial, la société DOROTENNIS ;

En outre, entre le 1er janvier 2021 et le 17 mai 2022, il relève un usage symbolique par le titulaire actuel ou avec son consentement

Sur les justes motifs de non exploitation : le demandeur rappelle que les obstacles invoqués doivent être indépendants de la volonté du titulaire de la marque et présenter une relation directe avec cette dernière au point de rendre son usage impossible ou déraisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, au regard des difficultés financières du titulaire initial de la marque, ni de la crise sanitaire qui n’a pas empêché le développement de la vente en ligne

— Sollicite la déchéance des droits du titulaire de la marque contestée sur tous les produits visés en classe 25 ou, à tout le moins, pour ceux dont l’usage sérieux n’est pas démontré.

15. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :

— Indique que l’office espagnol des brevets et marques a considéré que le titulaire de la marque contestée n’apportait pas la preuve suffisante de l’usage de sa marque de l’Union Européenne portant sur le signe NN invoqué à l’appui d’une opposition ;

— Précise que le titulaire de la marque contestée a récemment déposé de nouvelles marques portant sur le même signe pour désigner les mêmes produits que ceux visés par la présente marque, dans le seul but d’échapper à la déchéance de ses droits sur les marques les plus anciennes.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

— Demande que les nouvelles pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, postérieures à la période de référence, ne soient pas prises en compte ;

— Réitère le fait qu’aucun élément ne permet de justifier d’une commercialisation effective des produits revêtus de la marque contestée

16. Dans ses observations orales, le demandeur réitère ses précédents arguments.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

17. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée présente des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et :

— Indique que la période pertinente est comprise entre le 12 août 2017 et le 12 août 2022 :

— du 12 août 2017 au 15 juillet 2019, la marque contestée a été exploitée de façon limitée par le déposant initial, la société DOROTENNIS, en raison de difficultés économiques ;

— le 15 juillet 2019, il a acquis la marque contestée ;

— du 15 juillet 2019 au mois de décembre 2020, l’usage a été suspendu en raison de la pandémie de Covid 19 qui constitue ainsi un juste motif de non exploitation ;

— de janvier 2021 au 12 août 2022, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux par l’intermédiaire de la société STOKOMANI, licenciée grâce à une licence non écrite, ces sociétés étant économiquement liées en raison de leur appartenance au même groupe de sociétés ;

— Demande que les frais exposés du fait de la procédure soient mis à la charge du demandeur à hauteur de 1200 €.

18. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux contestations du demandeur et fournit des preuves d’usage complémentaires :

— Il rappelle que les pièces doivent être appréciées dans leur ensemble et combinées les unes avec les autres, de sorte que celles qui sont situées en dehors de la période de référence ne sont pas systématiquement écartées si elles permettent de corroborer des éléments et pièces compris dans la période de référence ;

— Il précise que les produits sont majoritairement vendus dans les cent trente magasins STOKOMANI situés sur l’ensemble du territoire français, les ventes par le biais du site internet www.stokomani.fr étant très minoritaires.

19. Dans ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments du demandeur, et en particulier :

— Il précise que la présente demande ne vise que la marque contestée, de sorte que les arguments du demandeur portant sur d’autres marques lui appartenant et au caractère prétendument frauduleux d’autres dépôts effectués par lui sont extérieurs à la présente demande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

— Il ajoute que l’attestation du directeur administratif et financier de la société STOKOMANI (Annexe 5.8) est bien complétée par diverses preuves démontrant l’usage de la marque (publicités, bons de commandes et de livraisons) et les chiffres globaux indiqués sont les mêmes que ceux de l’attestation produite en Annexe 3.3 qui détaille les produits concernés ; ces chiffres sont confirmés par l’attestation établie par le commissaire aux comptes (Annexe 5.9)

20. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments.

II.- DECISION

A- A titre liminaire, sur l’argumentation du demandeur tenant aux autres marques du titulaire de la marque contestée portant sur le signe complexe

21. Le demandeur fait valoir que le titulaire de la marque contestée serait titulaire d’une marque de l’union européenne n° 000320507 invoquée dans plusieurs procédures notamment dans une procédure d’opposition à l’encontre d’une marque espagnole rejetée par l’office espagnol des brevets et des marques au motif que le titulaire de la marque contestée n’aurait pas rapporté la preuve suffisante de l’usage sérieux de sa marque antérieure (pièces n° 23 et 24 du demandeur). Il ajoute que le titulaire de la marque contestée a récemment procédé à une série de dépôts du signe complexe pour les mêmes produits que ceux visés par les marques dont il est déjà titulaire « dans le seul et unique but d’échapper à la déchéance de ses droits sur ses marques les plus anciennes qui ne sont en réalité pas exploitées » et que « ces nouveaux dépôts encourent la nullité étant donné leur caractère frauduleux ». 22. Le titulaire de la marque contestée indique quant à lui que la décision de l’office espagnol est extérieure à la présente procédure et conteste le caractère frauduleux des nouveaux dépôts de marques qui visent à protéger des marques adoptant une stylisation différente et des produits également différents. 23. En l’espèce, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, la présente demande en déchéance a pour seul objet d’apprécier l’usage sérieux de la marque contestée.

24. Ainsi, le bien-fondé de la présente demande doit s’apprécier eu égard à cette seule marque et à l’usage sérieux en France établi par son titulaire ou avec son consentement, indépendamment des autres marques dont il serait titulaire et du fait que certaines de ces marques auraient été ou non déposées de mauvaise foi.

B. Sur l’usage sérieux

25. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

26. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

27. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

28. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

29. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux

30. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

31. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

32. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

33. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente

34. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17 mars 1995, et son enregistrement a été publié le 25 août 1995. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 12 août 2022.

35. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

36. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 12 août 2017 au 12 août 2022 inclus, pour tous les produits désignés dans l’enregistrement, à savoir :

« Classe 25 : Vêtements (habillement); chaussures (autres qu’orthopédiques); chapellerie ».

37. A cet égard, le demandeur invoque l’application de la « période suspecte » issue de l’article L.716-3 précité, d’un « délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée » arguant de ce que le titulaire de la marque contestée a été informé de l’intention du demandeur d’intenter une action en déchéance par courrier de mise en demeure en date du 17 mai 2022 dont il ne fournit pas l’accusé réception ou la preuve de la distribution. Il en déduit que la période de référence doit être comprise entre le 12 août 2017 et le 17 mai 2022 et que les pièces antérieures et postérieures à cette période doivent être écartées.

38. Le titulaire de la marque contestée ne conteste pas l’existence de cette lettre de mise en demeure mais il estime que la période de référence est bien comprise entre le 12 août 2017 et le 12 août 2022, de sorte que toutes les pièces fournies doivent être prises en compte, même celles postérieures au 17 mai 2022. Il précise en effet que « s’il est juste de considérer qu’une reprise d’exploitation de la marque contestée entre le 17 mai et le 12 août 2022 serait suspecte, pour autant cette période reste pertinente et doit être conservée au sein de la période des cinq années précédant l’action en déchéance, dans la mesure où il y a un usage sérieux de ladite marque dans cette période et avant le 17 mai 2022 ».

39. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :

— Annexe 2.3 Extraits du site SPARTOO.COM datés des 18 et 19 mars 2021 faisant référence à la marque : et proposant à la vente des modèles de chaussures de sport et baskets revêtus du logo NN

Ce document mentionne des avis clients datés de 2015 à 2020

— Annexe 3.1 Planche de dessins des produits des collections automne‐hiver 2020, printemps‐été 2021, automne hiver 2021, printemps‐été 2022, automne‐hiver 2022. Portant sur différents vêtements (coupe vents, sweat, robe polo, polo, boxi, T-shirt, débardeur, legging, jogpant, corsaire) et des baskets

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

— Annexe 3.2 Un devis du 28 avril 2021 et une facture d’août 2021 émis par S L Styliste Designer pour la réalisation d’une collection de vêtements prêt‐à‐porter pour la marque DOROTENNIS/NN pour la période été‐automne 2022 pour le client STOKOMANI

— Annexe 3.3 Une attestation sur l’honneur émise par le Directeur administratif et financier de la société STOKOMANI faisant état des chiffres d’affaires réalisés par la marque NN pour les années 2021 et 2022 et mentionnant la vente de différents vêtements en 2021 et 2022, de chaussures en 2022 et de casquettes en 2021 et 2022. Ce document indique qu’2021, le chiffre d’affaires global s’élève à 796 081 € TTC et 85 357 quantités vendues, et qu’en 2022, il s’élève à 1 546 504 € TTC et 155 123 quantités vendues

- Annexe 3.4 En page 10 du document : Publicité relative à l’usage de la marque NN du 26 février 2021 au 9 mars 2021, dans les magasins STOKOMANI proposant différents produits à la vente et notamment des vêtements de style sportwear revêtus de la marque : joggings, leggings, t shirts, sweat shirts, polos, robes, chaussettes

Ces articles sont également proposés sur le site internet www.eshop.stokomani.fr.

- Annexe 3.5 En page 9 du document : Publicité relative à l’usage de la marque NN du 25 février 2022 au 8 mars 2022, dans les magasins STOKOMANI proposant différents produits à la vente et notamment des vêtements de style sportwear revêtus de la marque : joggings, leggings, t shirts, sweat shirts, robes

Ces articles sont également proposés sur le site www.stokomani.fr

— Annexe 3.6 Des bons de commande effectuée par STOKOMANI émis entre le 11 septembre 2020 et le 15 décembre 2020 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque DOROTENNIS / NN pour différents vêtements (coupe-vent, robe, polo, sweat, jogging, brassière, shorty, corsaire, legging)

— Annexe 3.7 Des bons de commande effectuée par STOKOMANI émis entre le 1er février 2021 et le 1er décembre 2021 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque DOROTENNIS / NN pour différents vêtements (chaussettes, sweat, jogging, robe, débardeur, Tee-Shirt, polo, brassière, shorty, chaussettes, robes, tee shirts, legging, corsaire), des casquette (page 19) et des baskets (pages 44 à 56)

— Annexe 3.8 Des bons de commande effectuée par STOKOMANI émis le 13 janvier 2022 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque DOROTENNIS / NN pour différents vêtements (brassière, shorty)

— Annexe 4.2 Un extrait d’une base de données privée du Registre des sociétés, PAPPERS, montrant le chiffre d’affaires de la société STOKOMANI pour les années 2018 à 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

— Annexe 5.2 Des factures relatives à la surveillance de la marque NN de 2019 à 2023, adressées à la société NEW FASHION BRANDS par le cabinet de Conseil en propriété industrielle Mark & Law, en classes 14, 18, 25, 28 Copie des oppositions et actions en nullité formée contre des marques NN

— Annexe 5.5 Pages 1 à 12 : Extraits de publications 2021 et 2022 relatives à la marque NN sur les pages Facebook et Instagram STOKOMANI montrant des vêtements, chaussettes, sous- vêtements, baskets revêtus de la marque NN

— Annexe 5.8 Une attestation émise par le Président de la société STOKOMANI faisant état des chiffres d’affaires réalisés par la marque NN notamment pour les années 2021 et 2022. En 2021, le chiffre d’affaires s’élève à de 796 081 € TTC et 85 357 quantités vendues et en 2022, il s’élève à 1 546 504 € TTC et 155 123 quantités vendues

— Annexe 5.9 Une attestation émise par le cabinet d’expert-comptable W & ASSOCIES AUDIT de la société STOKOMANI certifiant notamment les chiffres d’affaires réalisés par la marque NN pour les années 2021 et 2022 et indiquant « nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint, objet de cette attestation » (ce document correspondant à l’Annexe 5.8).

40. La plupart des éléments de preuve d’usage sont datés dans la période pertinente (du 12 août 2017 au 12 août 2022).

41. A cet égard, si certains autres documents fournis par le titulaire de la marque contestée portent sur des usages antérieurs et d’autres sur des usages postérieurs à cette période, force est de constater, au vu des documents visés au point 39, qu’un usage du signe complexe NN en 2020, 2021 et 2022 a bien eu lieu, soit antérieurement au 17 mai 2022.

En conséquence, on ne saurait qualifier cet usage de reprise d’activité pendant la période suspecte, au sens de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle.

42. A cet égard, le demandeur fournit un constat d’huissier effectué le 24 juillet 2023 (pièce n° 6) mettant en avant l’absence de toute référence à la marque DOROTENNIS sur le site internet www.stokomani.fr avant le 20 mai 2022, ce site offrant à la vente quelques chaussures, vêtements et casquettes uniquement à partir de cette date, soit après que le titulaire de la marque contestée ait eu connaissance de l’éventualité d’une action en déchéance contre sa marque ; ce dernier, quant à lui, fait valoir que ce site internet est peu actif et que la part des ventes e-commerce générées par la société STOKOMANI est insignifiante, cette dernière commercialisant ses produits essentiellement dans ses magasins situés dans toute la France.

Ainsi, force est de constater que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée et décrits au point 39 portent sur des usages de la marque contestée pendant la période pertinente, indépendamment du mode de commercialisation adopté par la société STOKOMANI.

43. Par ailleurs, l’Annexe 5.9 peut être prise en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée, même si elle a été produite après le dernier échange écrit du demandeur et si en vertu de l’article R. 716-6 -5° du Code de la propriété intellectuelle, « En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d’un dernier délai d’un mois pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d’usage ».

En effet, ce document confirme des données chiffrées figurant dans l’Annexe 5.8 fournie par le titulaire de la marque contestée dans ses deuxièmes observations, ces chiffres se retrouvant également pour partie dans l’Annexe 3.3 fournie également par ce dernier dans ses premières observations.

Ainsi, ce document ne constitue pas une nouvelle preuve d’usage au sens de l’article précité.

44. Par ailleurs, si l’Annexe 3.1 est un document interne au titulaire de la marque contestée, il permet toutefois de corroborer les éléments figurant sur les bons de commande fournis en Annexes 3.6, 3.7 et 3.8, il représente les produits vestimentaires présentés dans les publicités fournies en Annexes 3.4 et 3.5 et représente les produits vestimentaires et les baskets présentés dans les publications sur les pages Facebook et Instagram fournies en Annexe 5.5.

Ce document apporte donc des précisions quant à l’activité du titulaire de la marque contestée de sorte qu’il peut être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente.

45. En outre, et contrairement à ce que soutient le demandeur, il importe peu que le déposant initial de la marque contestée, la société DOROTENNIS, ait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 9 novembre 2016 et ait en conséquence cessé toute activité commerciale, dès lors que des éléments de preuve fournis par le titulaire actuel de la marque portent sur la période pertinente.

46. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Usage par le titulaire ou avec son consentement 47. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.

48. Le titulaire de la marque contestée indique avoir acquis la marque contestée le 15 juillet 2019, la transmission de propriété ayant été inscrite au Registre national des marques le 30 septembre 2019 sous le n° 769 616.

Il indique que depuis le 15 juillet 2019, la marque contestée est exploitée par la société STOKOMANI en tant que licenciée grâce à une licence non écrite qu’il lui a consentie.

49. En l’espèce, la société STOKOMANI, dont le demandeur ne conteste pas le lien de licencié du titulaire de la marque contestée, apparaît sur la plupart des documents fournis pour les années 2021 et 2022, à savoir le devis et la facture du designer (Annexe 3.2), les publicités (Annexes 3.4 et 3.5), les chiffres d’affaires (Annexe, 3.3, 5.8 et 5.9), les bons de commande (Annexes 3.6, 3.7 et 3.8) ainsi que les publications sur les pages Facebook et Instagram (Annexe 5.5).

En outre, le titulaire de la marque contestée apparaît sur l’Annexe 5.2 relative à la surveillance de la marque contestée au regard des classes 25, 14, 18, 28.

50. En conséquence la marque contestée apparaît avoir été utilisée par le titulaire de la marque contestée et avec son consentement pendant la période pertinente.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

Lieu de l’usage

51. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

52. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée fait état de cent trente magasins STOKOMANI dans lesquels sont vendus les produits revêtus de la marque contestée, sur toute la France.

Il fournit des documents adressés au public français, proposant à la vente divers articles d’habillement, des chaussures de sport et des casquettes disponibles dans des magasins en France ou à partir du site internet www.stokomani.fr et revêtus de la marque contestée (publicités, publications sur les réseaux sociaux).

Il fournit également des documents attestant du chiffre d’affaires réalisé en France pour la vente de ces produits.

53. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.

Nature et Importance de l’usage 54. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

55. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

56. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Sur l’usage du signe sous une forme modifiée

57. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe complexe suivant :

58. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe contesté, mais aussi sous les formes complexes suivantes :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

59. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (TUE, 28/06/2017, Tayto group Ltd / EUIPO, T-287/15).

60. En l’espèce, force est de constater que les formes modifiées susvisées et la présence de couleurs n’altèrent pas le caractère distinctif de l’élément complexe .

En outre, la présence de l’élément verbal DOROTENNIS ne saurait altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de cet élément complexe dès lors que ce dernier y est positionné en attaque, y occupe une place prépondérante par sa taille et se retrouve également dans la partie verbale, à la place des deux lettres N.

Ainsi, au sein de ces usages, cet élément complexe apparait dominant et son caractère distinctif non altéré, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée.

61. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’usage de la marque contestée sous les formes modifiées précitées n’en altère pas le caractère distinctif.

Importance de l’usage

62. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

63. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

64. Il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné.

65. En l’espèce, afin de démontrer un usage suffisant et une réelle exploitation de la marque contestée, son titulaire a fourni notamment les éléments suivants :

o des extraits du site internet spartoo.com proposant cinq modèles de chaussures revêtus du signe complexe avec des avis clients datés de 2015 à 2020 (Annexe 2.3)

o -un devis daté d’août 2021 et une facture datée d’août 2021 d’une styliste designer pour la réalisation d’une collection de vêtements de prêt à porter relative à la marque DOROTENNIS pour le printemps/été 2022 (Annexe 3.2)

o -des attestations relatives au chiffre d’affaires de la société STOKOMANI réalisé pour la vente de produits portant la marque NN pour les années 2021 et 2022 (annexes 3.3, 5.8 et 5.9) :

— en 2021, le chiffre d’affaires global est de 796 081 € TTC
- en 2022, le chiffre d’affaires global est de 1 546 504 € TTC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

L’annexe 3.3 détaille plus précisément les ventes par catégorie de produits relevant de l’univers textile (basket, bateau ou loisir ; brassière ou soutien-gorge dissocié ; casquette ; maillots ou hauts ; pantalon, short ou bas ; robe ; shorty ou boxer coton dissocié ; sport ; sport) indiquant que les quantités vendues de ces produits sont croissantes et génèrent un chiffre d’affaires TTC croissant entre 2021 et 2022.

o Des publicités des magasins STOKOMANI proposant à la vente en février et mars 2021 et 2022 différents produits vestimentaires revêtus de la marque également proposés sur le site internet www.stokomani.fr (Annexe 3.4 page 10 ; Annexe 3.5 page 9)

o Des publications entre le 1er mars 2021 et le 5 mars 2022 sur les réseaux sociaux, extraites des pages Facebook STOKOMANI et Instagram STOKOMANI montrant la commercialisation dans les magasins STOKOMANI de vêtements et de chaussures de sport revêtus de la marque contestée (Annexe 5.5 pages 1 à 12)

o Des bons de commande par la société STOKOMANI émis entre le 11 septembre 2020 et le 13 janvier 2022 (annexes 3.6, 3.7, 3.8) pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque DOROTENNIS NN pour différents articles d’habillement, des casquettes et des chaussures de sport.

66. En outre, si les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée relatifs à la surveillance de la marque contestée, de 2019 à 2023 par un cabinet de conseil en propriété industrielle (Annexe 5.2) ne constituent pas des preuves d’usage en tant que telles, comme le relève à juste titre le demandeur, ils permettent toutefois d’établir de la part de son titulaire, une réelle intention de défendre sa marque et de maintenir en vigueur son droit, suite à l’acquisition de la marque le 15 juillet 2019.

Cette volonté de maintenir le droit sur la marque et de relancer l’exploitation de la marque s’est traduit par des commandes émises dès le 11 septembre 2020 pour la fabrication et la livraison de produits vestimentaires revêtus de la marque (Annexe 3.6) et par le fait d’avoir fait appel à une styliste designer pour la réalisation d’une collection de vêtements de prêt à porter pour la période été automne 2022, prestation facturée en août 2021 (Annexe 3.2).

67. Ainsi, tous ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir un usage constant, régulier et tourné vers l’extérieur depuis la fin de l’année 2020 de la marque contestée pour différents articles d’habillement, casquettes et chaussures de sport, cet usage ne constituant pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.

68. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente pour désigner divers articles d’habillements, des chaussures de sport et des casquettes.

Usage pour les produits enregistrés

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

69. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

70. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que le signe est utilisé pour désigner les produits suivants :

— Différents types de vêtements : coupe vents, sweat, robe polo, polo, boxi, T-shirt, débardeur, legging, jogpant, jogging, corsaire, shorty, brassière, chaussettes, (Annexe 3.1 ; Annexe 3.2 ; Annexe 3.3 ; Annexes 3.4 et 3.5 ; Annexe 3.6, 3.7, 3.8 ; Annexe 5.5)

— Des baskets et chaussures de sport (Annexe 3.1 ; Annexe 2.3 ; Annexe 3.3 ; Annexe 3.7 ; Annexe 5.5)

— Des casquettes (Annexe 3.3 ; Annexe 3.7)

Ainsi, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les : « Vêtements (habillement); chaussures (autres qu’orthopédiques); chapellerie ».

71. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Vêtements (habillement); chaussures (autres qu’orthopédiques); chapellerie ».

Conclusion

72. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a démontré son usage sérieux pour tous les produits visés à l’enregistrement, cités au point 71, en sorte que la demande en déchéance doit être rejetée. 73. En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments relatifs aux justes motifs de non exploitation de la marque contestée, dès lors que son usage sérieux a été établi par son titulaire. C. Sur la répartition des frais

74. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

75. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance

c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

76. En l’espèce, les parties ont chacune présenté une demande de prise en charge par la partie perdante des frais exposés pour la procédure et pour la représentation, à hauteur de 1 200 euros. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0140

77. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance a été rejetée dans son intégralité en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision statuant sur la déchéance.

78. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu’à ceux liés aux deux réponses aux observations du titulaire de la marque contestée.

79. Les parties ont en outre présenté des observations orales.

80. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par le titulaire de la marque contestée (600 euros au titre de la phase écrite, 500 euros au titre des frais de représentation et 100 euros au titre de la phase orale).

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0140 est rejetée.

Article 2 : La somme de 1200 euros est mise à la charge du demandeur en déchéance, la société de droit espagnol THE NORMAL COMPANY S.L au titre des frais exposés.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI