DC22-0143 20/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 25 août 2022, Monsieur N N V (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0143 contre la marque n° 3204066 déposée le 7 janvier 2003, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2003-25 du 20 juin 2003 et régulièrement renouvelé.

La société par actions simplifiée RESPIRE est devenue titulaire de cet enregistrement par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre le 15 octobre 2021 sous le n°836842 (le titulaire de la marque contestée). 2

2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classes 3 et 5 : Savons, produits de parfumerie, huile essentielle, produits cosmétiques, produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux. Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse de son mandataire inscrit au registre le 21 octobre 2021 sous le n° 837053. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 7 septembre 2022, reçu le 9 septembre 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois. 8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courrier du 7 avril 2023, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 le 5 juin 2023 à 14h30. 9. L’audition a eu lieu le 5 juin 2023 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 juin 2023. Prétentions du demandeur 11. Le demandeur n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de la présente demande en déchéance mais a répondu aux observations et preuves d’usage fournies par le titulaire de la marque contestée. Ainsi, dans ses premières et uniques observations, le demandeur :

- présente ses activités et indique être le cofondateur de la société ORVEDA créée en 2014 qui commercialise des cosmétiques de luxe. Il précise qu’afin de garantir la confidentialité des projets de la société Orveda, les demandes d’enregistrement de marque sont toujours déposées au nom du demandeur. C’est notamment le cas de plusieurs marques RESPURE française et européenne qui sont exploitées par la société Orveda en vertu d’un contrat de licence pour la commercialisation de cosmétiques. 3

- rappelle le contexte litigieux préexistant entre les parties et évoque l’existence de procédures judiciaires et administratives qu’il a engagées à l’encontre des marques RESPIRE détenues par le titulaire de la marque contestée. Il indique également avoir engagé des procédures d’opposition à l’encontre des marques RESPIRAE dont la société Respire est titulaire, à savoir une opposition à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne et une opposition devant l’office de propriété intellectuelle anglais à l’encontre d’un enregistrement international désignant le Royaume-Uni.

- soutient l’absence d’usage sérieux de la marque contestée et notamment :  affirme que contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la période pertinente court à compter de la date de la demande en déchéance et non à compter de sa notification, soit entre le 25 août 2017 et le 25 août 2022. Il soutient également que les pièces postérieures à la période pertinente doivent être écartées soit les pièces adverses n°11.6, 12.1.5 (partiellement), 12.2.3 (partiellement), 12.2.4 (partiellement), 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.12, 12.4.13, 12.5, 12.5.1 et 12.5.2.  sollicite l’application d’une période dite suspecte de trois mois avant la formation de la demande en déchéance soit entre le 25 mai 2022 et le 25 août 2022 au motif qu’il ne fait aucun doute que le titulaire connaissait cette éventualité compte tenu du contexte litigieux entre les parties depuis 2019. Il en conclut que ne sont recevables que les preuves d’usage datées entre le 25 août 2017 et le 25 mai 2022.  indique que l’usage du signe « RESPIRAE » n’est pas effectué à titre de marque « pour garantir l’identité d’origine de différentes gammes de produits sous la marque ombrelle RESPIRE » car il n’est pas exploité sous sa forme verbale tel qu’il a été enregistré mais sous une forme semi-figurative qui en altère le caractère distinctif.  fait valoir que la réalisation d’actes préparatoires pendant la période pertinente n’est pas suffisante pour établir l’usage sérieux d’une marque, même si ces actes préparatoires aboutissent à une mise sur le marché effective et imminente. En outre, les chiffres de vente fournis par le titulaire de la marque contestée tant pour les compléments alimentaires que pour les huiles sèches ne sont pas suffisants pour démontrer un usage sérieux.  Affirme que le titulaire de la marque contestée ne démontre pas d’usage pour les produits enregistrés, à savoir les « savons, produits de parfumerie, huile essentielle », « produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux ».

- demande à l’Institut de faire droit à la présente demande en déchéance à l’encontre de la marque de la marque française RESPIRAE n° 3204066 pour l’ensemble des produits désignés en classe 3 et 5. 12. Dans ses observations orales, le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste sur le fait que :

- des actions administratives et judiciaires ont été intentées à son initiative à l’encontre des marques RESPIRE et RESPIRAE du titulaire de la marque contestée. 4

- la période pertinente court à compter de la date de la demande en déchéance et non de sa connaissance par le titulaire.

- les pièces postérieures à la période pertinente fournies par le titulaire de la marque contestée constituent des nouveaux usages et non une confirmation de celui-ci pendant la période pertinente.

- une période suspecte doit être appliquée dès lors que le contexte judiciaire peut faire présumer une connaissance par le titulaire qu’une demande en déchéance risquait d’être déposée puisque la marque concernée désigne les mêmes produits et est quasiment identique
- seuls huit documents sont datés de la période pertinente et ces derniers n’étant que des actes préparatoires ne peuvent être pris en compte. En outre, concernant les huiles sèches, les commandes fournies ne sont pas suffisantes pour établir un usage sérieux.

- Les documents fournis ne permettent pas de démontrer un usage sérieux pour les produits enregistrés. Prétentions du titulaire de la marque contestée 13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

- indique être titulaire de la marque contestée depuis le 15 octobre 2021 par cession de propriété inscrite au registre et publiée au BOPI n°21/46 le 19 novembre 2021. Il est une société créée en 2018 spécialisée dans les produits d’hygiène, produits cosmétiques et produits dermo-cosmétiques naturels pour le soin de la peau et des cheveux. Il exploite principalement la marque RESPIRE.

- indique fournir des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente à savoir dans les cinq ans précédant la notification de l’action en déchéance au titulaire de la marque contestée soit 6 septembre 2022 au 6 septembre 2017 (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il précise que les pièces postérieures ou antérieures doivent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation globale.

- soutient qu’il fait incontestablement un usage du signe RESPIRAE à titre de marque à savoir pour garantir l’identité d’origine de différentes gammes de produits sous la marque ombrelle RESPIRE, et ce pour désigner l’intégralité des produits couverts à son enregistrement.

- affirme que la marque RESPIRAE fait l’objet d’un usage sérieux, du fait des nombreux actes préparatoires initiés dès la cession de la marque au profit du titulaire et des actes de commercialisation intervenus pendant la période pertinente et postérieurement à la date de demande en déchéance, pour différents produits, à savoir :  des vitamines/compléments alimentaires qui sont « présentées au consommateur comme étant un « complexe vitaminé » destiné à « réduire la fatigue » et qui démontrent un usage sérieux pour les « produits cosmétiques, produits dermo- cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux » contestés. 5

 des huiles sèches qui sont « présentées aux consommateurs comme étant des « huiles sèches nourrissantes » pouvant être utilisées pour « visage, corps & cheveux », « composées d’huiles essentielles diverses, et notamment l’huile de prune de Gascogne (huile de graines de prunus domestica), l’huile de caméline (huile de graines de camelina sativa), mais également d’huile de graines d’hélianthus annuus » et qui justifient ainsi que la marque RESPIRAE fait l’objet d’un usage sérieux pour les « produits de parfumerie ; huile essentielle ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux ; produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux » contestés.  des déodorants, à savoir « des produits désodorisants destinés à atténuer les odeurs corporelles, comme le feraient des parfums ou des savons » . Ainsi, la marque RESPIRAE fait également l’objet d’un usage sérieux pour des déodorants lesquels appartiennent à la catégorie plus générale des « produits de parfumerie ; produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène ; savons » contestés.

- rappelle que la jurisprudence admet que l’usage sérieux soit constitué par des actes préparatoires sérieux et tournés vers l’extérieur. Ainsi, des actes préparatoires et un début de commercialisation réalisés pendant la période pertinente, et une commercialisation confirmée après la période pertinente permettent de justifier d’un usage sérieux. En l’espèce :  les produits sont distribués via le site internet dédié www.respirae.co, le site internet du TMC www.respire.co, le site internet de la marque BLISSIM et via un important réseau de pharmacies et parapharmacies en France.  1227 produits commercialisés en à peine deux mois.  les actes préparatoires à la commercialisation des vitamines/compléments alimentaires RESPIRAE ont débuté en octobre 2021 et les produits ont été mis en ligne et commercialisés dès le mois de décembre 2021, soit quelques semaines à peine après la cession de la Marque Contestée au profit du titulaire.  Les actes préparatoires à la commercialisation des huiles sèches RESPIRAE ont ensuite débuté dès le mois de juin 2022. Le titulaire détaille le déroulé chronologique du lancement des huiles sèches entre juin 2022 et début novembre 2022.

- sollicite ainsi le rejet de l’intégralité des demandes du demandeur au motif que tous ces éléments participent à justifier de l’usage sérieux qui est fait de la marque contestée, pour l’intégralité des produits contestés, en France, sur la période pertinente depuis son acquisition par la société RESPIRE et encore aujourd’hui à travers de nombreux canaux de distribution. 14. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :

- répond aux arguments du demandeur et fournit des pièces complémentaires (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision).

- soutient que les éléments datés de la période et les éléments postérieurs peuvent être pris en compte globalement en ce qu’ils démontrent l’usage intervenu pendant la période et démontrent la continuité et l’intensification de cet usage postérieurement à la période.

- affirme qu’aucune période suspecte ne peut être appliquée dès lors que le contexte judiciaire dont le demandeur se prévaut porte sur le signe RESPIRE et non la marque 6

contestée. Il rappelle que le demandeur n’a agi que le 26 août 2022 alors que l’inscription de la cession a été publiée le 19 novembre 2021 et qu’il n’a pas envoyé de courrier de demande de preuves d’usage pourtant d’usage pour faire courir le délai de 3 mois correspondant à la période suspecte ni informé le titulaire de la marque contestée par un autre biais.

- précise que contrairement à ce que soutient le demandeur, le signe contesté est utilisé tel qu’enregistré de manière verbale. En tout état de cause, la forme stylisée n’altère pas son caractère distinctif, ne créée pas une impression conceptuelle différente et n’altère pas la prononciation. En outre, le terme RESPIRAE n’est pas commun et n’a aucune signification propre. Le raisonnement du demandeur tenant à l’absence de caractère distinctif du signe contesté ne pourra être suivi.

- rappelle que l’usage ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Ainsi, la vente de 1227 produits par le TMC en à peine de dix mois constitue nécessairement un usage sérieux et ce d’autant plus que les ventes étaient accompagnées de visibilité sur internet. 15. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments et insiste sur le fait que :

- la date à prendre en compte pour la détermination de la période pertinente est la date à laquelle la demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée soit le 6 septembre 2022, puisqu’il s’agit de la date où il a eu connaissance de la demande en déchéance.

- le contexte litigieux entre les parties porte sur la marque RESPIRE et non sur la marque contestée de sorte que le demandeur ne peut solliciter l’application d’une période suspecte sur le fondement de ces circonstances.

- les pièces produites dont le demandeur sollicite le rejet doivent être prises en compte en ce qu’elles sont datées de la période pertinente et sont antérieures au 25 juillet 2022 (date de l’opposition formée par le demandeur à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne RESPIRAE), antérieures au 25 août 2022 (date de la formation de la présente demande) et antérieures au 6 septembre 2022 (date de la notification de la demande en déchéance).

- ces pièces ne sont pas constituées d’actes préparatoires mais de factures montrant l’intention du titulaire de la marque contestée de créer et maintenir des parts de marché.

- l’intensité de l’usage est démontrée par les factures de vente et les extraits du site internet pour les compléments alimentaires et, pour les huiles sèches, par la commande des étiquettes des produits, la commande des produits par la société Blissim et des pharmacies et les constats d’huissier montrant que la vente effective continue. II.- DECISION A- S ur l’usage sérieux 7

16. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 17. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 18. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 19. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 20. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 21. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 22. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 23. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 24. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 8

Période pertinente 25. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 7 janvier 2003 et son enregistrement a été publié au BOPI 2003-25 du 20 juin 2003. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 25 août 2022. 26. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 27. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, et ce pour tous les produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classes 3 et 5 : Savons, produits de parfumerie, huile essentielle, produits cosmétiques, produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux. Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux ». 28. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :

- Pièces n°1 à 7 relatives au titulaire de la marque contestée et aux produits commercialisés sous la marque RESPIRE et notamment :  Extraits du site internet www.respire.co datés du 2 novembre 2022 (pièce n°2) et du 7 novembre 2022 présentant des produits portant la marque RESPIRE (déodorants solides, shampoings solides, gel crème hydratant…) et indiquant la liste des points de vente (pièce n°6)  Extraits d’articles de presse évoquant la cofondatrice de RESPIRE et la marque RESPIRE : pièce n°3, article Challenges du 8 novembre 2021 : « La marque Respire, au fameux déodorant, lance ses deux premières crèmes ce 8 novembre. Sa cofondatrice […] a gagné le Prix de l’entrepreneure de l’année en septembre. […] La petite marque de cosmétiques écolos Respire prend une nouvelle bouffée d’oxygène. Ce 8 novembre 2021, elle agrandit sa gamme à 18 produits et leurs différentes déclinaisons de parfums. […] Au total, 4,5 millions de produits ont été vendus depuis le lancement… ». Pièce n°4, classement Forbes « 30 under 30 » 2020-2021 : « RESPIRE est une marque de cosmétique spécialisée dans les soins d’hygiène naturels, faits en France, végan et éco-responsables. Respire a vendu plus de 2 millions de produits et a élargi sa gamme en proposant des dentifrices, savons, shampoing… »
- Pièce n°10 : documents relatifs à la réservation et l’activation du nom de domaine respirae.co :  Pièces 10.1 et 10.2 : Fiche WhoIs anonymisée du nom de domaine respirae.co créé le 28/04/2021, accompagnée de l’email de confirmation de commande de la réservation du nom de domaine respirae.co le 28 avril 2021  Pièce 10.3 : Echanges d’emails avec le prestataire en charge de la création du site internet www.respirae.co datés du 6 octobre 2021 et du 19 octobre 2021, en anglais, non traduit  Pièce 10.4 : Email de l’hébergeur du nom de domaine respirae.co confirmant son renouvellement le 30 avril 2022
- Pièce n°11 : documents relatifs aux compléments alimentaires : 9

 Pièces n°11.1, 11.2 et 11.3 : Echanges d’emails avec le graphiste en charge de réaliser les visuels du logo RESPIRAE, des packagings des produits RESPIRAE entre le 26 octobre 2021 et le 6 décembre 2021 et Visuels des packagings et étiquettes des vitamines/compléments alimentaires RESPIRAE (Non daté)  Pièces n°11.4 et 11.5 : une commande de Vitamines Anti-fatigue Respirae du 28 décembre 2021 d’un montant de 5€ pour un client à Marseille (pièce 11.4) et une commande de Vitamines Anti-fatigue Respirae du 28 janvier 2022 d’un montant de 5€ pour un client à Paris (pièce 11.5).  Pièce n°11.6 : extraits du site internet www.respirae.co datés du 10 octobre 2022 montrant un pot en verre de « Respirae complexe vitaminé – réduit la fatigue – 30 gélules – 5€ » pages 1-2 « Pour 1 produit acheté, 1 produit d’hygiène est donné à l’association Agir pour la Santé des Femmes » Page 3 : « la vitamine anti-fatigue solidaire : formulé avec un docteur en pharmacie, notre complexe vitaminé réduit la fatigue et renforce le système immunitaire. Il est à 90 % d’origine naturelle, vegan et fait en France »
- Pièce n°12 : documents relatifs à l’exploitation de l’huile sèche RESPIRAE et notamment :  12.1 : documents afférents à la commande et la livraison des étiquettes « huile sèche RESPIRAE » : o Pièce 12.1.1 Echanges d’emails entre les équipes RESPIRE et l’imprimeur des étiquettes entre le 16 juin 2022 et le 25 juillet 2022 o Pièce 12.1.2 Bon de commande du 6 juillet 2022, référencé sous le n° P00167 adressé à l’imprimeur (imprimerie EPERON) des étiquettes pour 1200 étiquettes : « Etiq HS Respirae Etiquette Huile Sèche 50 Respirae : quantité : 1200 o Pièce 12.1.3 Bon de commande n°P00216 du 4 août 2022 adressé à l’imprimeur (imprimerie EPERON) des étiquettes pour 2000 étiquettes o Pièce 12.1.4 Echanges d’emails entre les équipes RESPIRE et l’imprimeur des étiquettes entre le 17 et le 18 août 2022 concernant la livraison des étiquettes EAN qui n’ont pas été reçues o Pièce 12.1.5 Echanges d’emails entre les équipes RESPIRE et l’imprimeur des supports de communication (flyers et PLV), entre le 24 août et le 7 septembre 2022 o Pièce 12.1.6 Devis émis par IEC REPROGRAPHIE en date du 23 août 2022 et adressé à RESPIRE pour l’affiche « RESPIRE lance RESPIRAE – un programme de soutien associatif. Pour chaque huile sèche Respirae vendue, nous offrons un produit à la Ligue contre le cancer. » : couleur A15 160g recto : quantité 20 soit 10,80€ o Pièce 12.1.7 : deux factures émises par la société L’EPERON :  Facture n°311666 en date du 11 août 2022 adressée à RESPIRE SAS concernant : « V/Cde : P00167 (correspond au numéro du bon de commande du 6 juillet 2022 en pièce 12.1.2) EAN Huile RESPIRAE Huile sèche nourrissant verso – quantité 1200  Facture n°311681 en date du 12 août 2022 adressée à RESPIRE SAS concernant : V/Cde : P00167 (correspond au numéro du bon de commande du 6 juillet 2022 en pièce 12.1.2) ETIQ Huile RESPIRAE Huile sèche nourrissant verso – quantité 1200 o Pièce 12.1.8 Echanges d’emails entre les équipes RESPIRE et l’imprimeur des 10

étiquettes huile 50 RESPIRAE entre le 18 août 2022 et le 26 août 2022  12.2 : documents afférents à la distribution de l’huile RESPIRAE par la société BLISSIM : o Pièce n°12.2.1 : Echanges d’emails entre la société RESPIRE et les équipes de BLISSIM à propos du projet et des produits RESPIRAE, entre le 13 juin 2022 et le 3 août 2022 et notamment :  email du 13 juin 2022 de RESPIRE à BLISSIM : « j’ai un projet solidaire qui me tient à cœur… Respire lance Respirae, un programme de soutien associatif. Pour chaque produit vendu, nous offrons un produit à une association. On vous propose de soutenir ce projet en référençant l’huile sèche Respirae 50ml… Quantité : commande 1000 ex de notre huile sèche RESPIRAE au prix de 2€/ex. Et de notre côté, c’est une opé Buy one give one donc pour 1000 produits vendus à Blissim, on en offre 1000 à une association…  email du 14 juin de BLISSIM à RESPIRE : « merci d’avoir pensé à Blissim pour cette opération, nous sommes ravis d’y participer ! J’aurais juste besoin de quelques petites précisions opérationnelles afin de pouvoir lancer le projet chez nous…  email du 19 juillet 2022 de RESPIRE à BLISSIM : « je reprends le sujet pour t’envoyer les éléments… prix de revente conseillé huile Respirae 50ml : 12,90€ et éléments de langage présentant le projet respirae : Respire lance Respirae, un programme de soutien associatif. Pour chaque huile sèche Respirae vendue, nous offrons un produit à la Ligue contre le cancer”.  email du 1er aout 2022 de RESPIRE à BLISSIM : « quand pourrez-vous mettre les produits RESPIRAE disponible sur le site ? Pour nous, au plus tôt au mieux, surtout que c’est la période des huiles sèches cet été… »  email du 3 août 2022 de BLSSIM à RESPIRE : « C’est bien noté pour une livraison vers le 16 août […] o Pièce n°12.2.2 : Facture émise par RESPIRE en date du 1er juillet 2022 adressée à BLISSIM situé en France pour « Huile50 Respirae – mini huile sèche – quantité : 1000 » (facture reprise dans l’attestation comptable du 15 septembre 2022) o Pièce n°12.2.3 : Echanges d’emails entre les équipes de RESPIRE et BLISSIM, entre le 29 juillet 2022 et le 30 septembre 2022 – détails de l’expédition de la commande et de l’envoi de la newsletter du 3 septembre 2022 et notamment :  email du 29 juillet 2022 de BLISSIM à RESPIRE : « notre commande est bien de 1000 unités de l’huile Respirae 50ml… Merci de mentionner le numéro de commande Blissim sur le bon de livraison, la packing list et les cartons »  email du 29 juillet 2022 RESPIRE à BLISSIM : « merci pour votre commande, comme convenu, vous trouverez ci-joint, la facture… »  email du 3 août 2022 de BLISSIM à RESPIRE : « je vous laisser m’indiquer la date de livraison estimée de cette commande… »  email du 24 août 2022 de respire à Blissim : « L’expédition de votre commande a eu lieu hier, vous la recevrez donc en fin de semaine prochaine… »  email du 2 septembre 2022 de BLISSIM à Respire : « pour information, l’huile Respirae est bien en ligne sur notre page loyalty… »  email du 2 septembre 2022 de Respire à Blissim : « on l’active en test aussi avec une dizaine de pharmacies » 11

 email du 26 septembre 2022 de Respire à Blissim : « Je vous écris au sujet de notre projet Respirae : […] »  email du 29 septembre 2022 de Blissim à Respire : « Voici mes retours: […] on crée une fiche dédiée eshop à l’huile Respirae et on transfère des stocks dessus […]  email du 30 septembre 2022 de Blissim à Respire : « Voici ci-dessous le retour de notre service marketing sur le mail. Cible: 84 032 personnes » o Pièce n°12.2.4 : Echanges d’emails entre les équipes de RESPIRE et BLISSIM, entre le 29 juillet 2022 et le 19 octobre 2022 relatifs à la commande de produits RESPIRAE par la société BLISSIM o Pièce n°12.2.5 : Encart présentant le produit RESPIRAE sur le site internet www.blissim.fr, 2 septembre 2022 et mentionnant les éléments suivants : « Respire lance Respirae, un programme de soutien associatif. Pour chaque huile sèche Respirae vendue, nous offrons un produit à la Ligue contre le cancer. L’huile sèche nourrissante va prendre soin de vous de la tête aux pieds…. » o Pièce n°12.2.6 : Newsletter du 3 septembre 2022 de la société BLISSIM : « Votre cadeau fidélité – Respire lance Respirae pour soutenir une belle cause ! 1 huile choisie avec vos 100 points = 1 huile offerte à la Ligue contre le cancer » o Pièce n°12.2.7 : Email des équipes de BLISSIM du 30 septembre 2022 transmettant les données relatives à la newsletter o Pièce n°12.2.8 : Attestation d’expert-comptable relative aux commandes par pharmacie et BLISSIM, datée du 15 septembre 2022 et mentionnant des factures datées dans la période pertinente : les numéros des factures de vente citées dans cette attestation correspondent aux numéros des factures de vente de l’huile RESPIRAE à des pharmacies françaises (pièce 12.4.11) datées de la période pertinente, ainsi qu’au numéro de la facture de vente de l’huile RESPIRAE à Blissim pour 1000 unités (pièce 12.2.2) datée de la période pertinente. Les numéros de factures d’achat « L’EPERON » correspondent aux factures de l’imprimeur des étiquettes des huiles RESPIRAE (pièce12.1.7). o Pièce n°12.2.9 : Fiche produit RESPIRAE sur le site internet de BLISSIM datée du 7 novembre 2022 : « Huile sèche visage et corps, Respirae – Respire lance Respirae, un programme de soutien associatif. Pour chaque huile sèche Respirae vendue, nous offrons un produit à la Ligue contre le cancer. »  12.3 intitulée « Vente au détail » : o Pièce 12.3.1 : Attestation d’expert-comptable datée du 7 novembre 2022 évoquant 3 factures datées du 30 juin 2022 concernant « huile sèche », 3 factures du 30 septembre 2022 concernant « déodorant roll on thé vert » et 1 facture du 31 janvier 2022 concernant « vitamines anti-fatigue » o Pièce 12.3.2 : Extrait du site internet www.respire.co daté du 10 octobre 2022 présentant « l’huile sèche nourrissante Respirae certifiée bio 50ml […] Pour chaque huile sèche Respirae vendue, nous offrons un produit à l’association HOPE. » o Pièce 12.3.3 : Attestation expert-comptable du 31 janvier 2023 détaillant des commandes d’huile sèche RESPIRAE en octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023  12.4 intitulée « Vente en gros aux pharmacies » : 12

o Pièce n°12.4.1 : Echange d’emails des 2 et 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie de l’Hôtel de ville située à Boulogne Billancourt pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.2 : Echange d’emails des 2 et 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie Custine située à Paris entre la fondatrice de RESPIRE pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.3 : Echange d’emails des 2 et 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie Rossignol située à Illkirch Graddenstaden dans le Bas- Rhin pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.4 : Echange d’emails des 2 et 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie Damrémont située à Paris pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.5 : Echange d’emails du 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie des Familles située aux Lilas en Seine-Saint-Denis pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.6 : Echange d’emails des 2 et 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie de la Pimprenelle située à Bois-Grenier dans le Nord pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.7 : Echange d’emails des 2 et 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie centrale d’Auteuil située à Paris pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.8 : Echange d’emails des 2 et 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie de Serre située à Pagny-sur-Moselle pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.9 : Echange d’emails du 3 août 2022 entre la fondatrice de RESPIRE et la Pharmacie des Vosges située à Strasbourg pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.10 : Email du 2 août 2022 de la Pharmacie des Arènes située à Paris pour la commande de 20 huiles sèches RESPIRAE o Pièce n°12.4.11 : dix factures des 3, 4 et 5 août 2022 émises par RESPIRE à l’attention des pharmacies distributrices des huiles RESPIRAE portant, au total, sur 200 pièces (ces factures sont reprises dans l’attestation comptable du 15 septembre 2022) o Pièce n°12.4.12 : Emails des 2 et 4 novembre 2022 entre des responsables de pharmacies et la fondatrice de RESPIRAE pour le réassort de 20 huiles RESPIRAE o Pièce n°12.4.13 : six factures du 4 novembre 2022 émises par RESPIRE, à l’attention de certaines des pharmacies distributrices des huiles RESPIRAE portant, au total, sur 120 pièces o Pièce n°12.4.14 : Bons de commande émis par des pharmacies entre le 12 décembre 2022 et le 14 janvier 2023  Pièce n°12.5 intitulée « Conditions de commercialisation des produits RESPIRAE en pharmacie » regroupant les pièces suivantes : o Pièce n°12.5.1 : Procès-verbal de constat du 6 septembre 2022 réalisé au sein de 3 pharmacies à Paris (pharmacie des Arènes, pharmacie centrale d’Auteuil et pharmacie de l’hôtel de ville) montrant la présence sur présentoir de flacons d’huile sèche RESPIRAE dans les pharmacies o Pièce n°12.5.2 : Procès-verbal de constat du 6 septembre 2022 réalisé au sein de la 13

pharmacie Rossignol à ILLKIRCH GRAFFEBSTADEN (67) montrant la présence dans l’espace de vente de l’huile sèche RESPIRAE accompagnée d’une affiche publicitaire présentant le produit « Respirae est un programme de soutien associatif. Pour chaque huile sèche Respirae vendue, nous offrons un produit à la ligue contre le cancer »
- Pièces n°13 à 19 : extraits de divers sites internet montrant des compléments alimentaires pour le soin de la peau (articles de blog et exemples de produits des marques Cuure, Aime, Atelier Nubio, Nutri&Co et Sunday Natural)
- Pièces n°20 à 23 : extraits de sites internet relatifs à l’huile sèche pour le corps (articles de blog et exemples de produits des marques Nuxe, Luxéol)
- Pièces n°24-25 : documents relatifs à la définition de « déodorant » Sur la détermination de la période pertinente 29. Le titulaire de la marque contestée soutient que cette période court du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2022, date de la notification de la demande en déchéance au titulaire de la marque contestée. 30. Toutefois, les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de référence, c’est-à-dire dans les cinq ans précédant l’introduction de la demande en déchéance (CJUE, 17 décembre 2020, C-607/19, HUSQVARNA, point 37 et CA Paris, 15 juin 2022, ASSAINOL, RG n°21/11271). 31. Ainsi, en l’espèce, la demande en déchéance ayant été introduite par le demandeur le 25 août 2022, la période pertinente court donc du 25 août 2017 au 25 août 2022. Sur

l’application d’une période dite « s uspecte » 32. Le demandeur, quant à lui, sollicite l’application d’une période dite « suspecte » en faisant valoir que le titulaire de la marque contestée a été informé de son intention de former une demande en déchéance compte tenu des précédentes actions judiciaires concernant la marque RESPIRE depuis 2019 et de l’opposition formée le 25 juillet 2022 à l’encontre de la marque RESPIRAE devant l’EUIPO. Il sollicite en conséquence le rejet des pièces du titulaire de la marque contestée datées de trois mois avant la demande en déchéance soit les pièces comprises entre le 25 mai 2022 et le 25 août 2022. 33. Toutefois, le demandeur ne saurait invoquer l’application de la « période suspecte » issue de l’article L.716-3 précité, cette période se définissant par un « délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée », dès lors qu’il n’apporte pas la preuve que le défendeur a eu connaissance de l’intention du demandeur de former une demande déchéance à l’encontre de la marque contestée. 14

34. En effet, l’existence de précédentes actions judiciaires et administratives concernant d’autres marques détenues par la société RESPIRE, à savoir l’action à l’encontre de la marque RESPIRE détenue par le titulaire de la marque contestée ainsi que la formation d’une opposition le 25 juillet 2022 par le demandeur à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne RESPIRAE du titulaire de la marque contestée, ne sauraient être considérées à elles seules comme des preuves suffisantes démontrant que celui-ci a été informé de l’intention du demandeur de mettre en œuvre une telle action en déchéance. 35. Comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, les actions judiciaires et administratives intentées par le demandeur ne concernent pas la marque contestée elle-même. 36. Dès lors, les éléments de preuve fournis par le titulaire comprenant une date entre le 25 mai 2022 et le 25 août 2022 ne sauraient être écartés, ces derniers relevant bien de la période pertinente. Sur les éléments de preuve fournis 37. Force est de constater qu’une partie des éléments de preuve est datée de la période pertinente (soit du 25 août 2017 au 25 août 2022 inclus), à savoir : - les documents relatifs à la réservation du nom de domaine respirae.co (pièce n°10), - les documents relatifs au développement des visuels des compléments alimentaires et les deux commandes des compléments alimentaires RESPIRAE (emails et bons de commandes en pièces n°11.1 à 11.5), - les documents relatifs à la commande des étiquettes des huiles sèches RESPIRAE auprès de l’imprimeur puis à leur livraison (factures et emails en pièces 12.1.1 à 12.1.8) - les documents relatifs à la commande de 1.000 huiles sèches RESPIRAE par la société BLISSIM et à leur livraison (facture et emails en pièces n°12.2.1 à 12.2.3) - les documents relatifs aux commandes d’huiles sèches RESPIRAE par des pharmacies (factures et emails en pièces n°12.4.1 à 12.4.11). 38. Si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis, certains sont postérieurs à la période pertinente, ceux-ci peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 39. Ainsi, les emails relatifs à la commande de 1000 huiles sèches RESPIRAE par Blissim et le suivi de commande, postérieurs au 25 août 2022 (emails du 2 septembre 2022, 26 septembre 2022, 29 septembre 2022 et 30 septembre 2022 et emails du 17 octobre 2022 et 19 octobre 2022) peuvent être pris en compte dès lors qu’ils interviennent dans le prolongement de la commande et de la distribution des produits par Blissim initiées pendant la période pertinente. Il en va de même de l’encart publicitaire sur l’huile sèche RESPIRAE diffusé sur le site internet blissim.fr du 2 septembre 2022 (pièce n°12.2.5), de la newsletter Blissim du 3 septembre 2022 présentant RESPIRAE (pièce n°12.2.6), de l’email de la société Blissim du 30 septembre 2022 relatifs aux données de l’emailing (pièce 12.2.7) et de la fiche produit huile sèche RESPIRAE sur le site internet blissim.fr du 7 novembre 2022 (pièce n°12.7.8). 15

Par ailleurs, les procès-verbaux de constat datés du 6 septembre 2022 (pièces n°12.5.1 et 12.5.2) montrant la vente d’huiles sèches RESPIRAE dans des pharmacies à Paris et à Illkrich peuvent également être pris en compte en ce qu’ils sont très proches de la fin de la période pertinente et sont confirmés par les emails de commandes d’huiles sèches par des pharmacies et les factures correspondantes datés de la période pertinente (pièces n°12.4.1 à 12.4.11). L’attestation comptable datée du 15 septembre 2022 (pièce n°12.2.8) peut être prise en compte en ce qu’elle cite, d’une part, les factures d’achat fournies en pièce 12.1.7 (deux factures de l’imprimeur des étiquettes adressées au titulaire de la marque contestée) et, d’autre part, les factures de vente adressées aux pharmacies pour la vente de l’huile RESPIRAE (pièces 12.4.11) et la facture de vente adressée à la société Blissim pour la vente de mille unités de l’huile RESPIRAE (pièce 12.2.2.) 40. E n revanche , les extraits du site internet respirae.co montrant les compléments alimentaires RESPIRAE (pièce n°11.6) et montrant l’huile sèche RESPIRAE (pièce n°12.3.2), datés du 10 octobre 2022, soit postérieurement à la période pertinente seront écartés dès lors qu’ils ne sont corroborés par aucun autre extrait du site internet respirae.co datés dans la période pertinente. Il en va de même de l’attestation comptable du 7 novembre 2022 (pièce n°12.3.1) citant des factures certes datées dans la période mais qui n’ont pas été fournies de sorte qu’il n’est pas établi que ces factures concernent effectivement l’huile sèche RESPIRAE. Par ailleurs, les commandes et factures correspondantes datées du 4 novembre 2022 (pièces 12.4.12 et 12.4.13) émises par le titulaire de la marque contestée et adressées à des pharmacies pour le réassort des huiles sèches RESPIRAE devront être écartées, étant trop éloignées de la période pertinente. Enfin, l’attestation de l’expert-comptable du 31 janvier 2023 (pièce 12.3.3) détaillant le nombre de ventes d’huiles sèches RESPIRAE pour les mois d’octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 sera écartée étant postérieure à la période pertinente et n’étant pas établi que ces ventes sont intervenues dans le prolongement des documents datés de la période pertinente. Il en va de même des bons de commande émis par des pharmacies entre le 12 décembre 2022 et le 14 janvier 2023 (pièce n°12.4.14), ces éléments étant postérieurs à la période pertinente. 41. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception de ceux visés au point 40, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 42. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 16

43. En l’espèce, l’ensemble des documents conduit à justifier d’un usage sur le territoire français (à savoir notamment, les devis, factures et emails relatifs à la commande des étiquettes apposées sur les produits et à la distribution des produits par la société Blissim et des pharmacies en France). 44. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente, ce que ne conteste pas le demandeur. Nature et Importance de l’usage 45. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 46. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 47. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 17

Nature de l’usage ->Usage de la marque telle qu’enregistrée 48. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante : 49. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée :

- sous la forme verbale sous laquelle elle a été enregistrée,
- et sous la forme modifiée suivante : 50. Le demandeur soutient que cet usage modifié altère le caractère distinctif de la marque contestée dès lors que le consommateur ne fera pas de différence entre le signe que le titulaire de la marque contestée qualifie de marque mère, à savoir le signe RESPIRE qui est exploité dans la même police que RESPIRAE. Il ajoute que le signe étant positionné à la vertical, le consommateur ne percevra pas la lettre A transparente. 51. Toutefois, la présence d’une présentation particulière, de manière verticale, et de couleurs ne modifient pas l’impression générale produite par la marque dès lors que, s’agissant d’éléments purement décoratifs, le terme RESPIRAE, et notamment la lettre A de couleur blanche, demeure parfaitement perceptible et dominant, contrairement à ce que soutient le demandeur. 52. Il est par conséquent démontré que la marque contestée est utilisée telle qu’enregistrée et sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. ->Usage à titre de marque 53. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ressort de l’ensemble des pièces fournies que le signe contesté est mis en lien direct avec des produits aux fins d’en garantir l’origine, et que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires permettant d’établir un lien entre les produits et l’usage de la marque contestée. 18

54. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale du produit par le titulaire de la marque contestée. Importance de l’usage 55. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 56. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 57. Le demandeur soutient que la réalisation d’actes préparatoires pendant la période pertinente n’est pas suffisante pour établir l’usage sérieux d’une marque, même si ces actes préparatoires aboutissent sur une mise sur le marché effective et imminente. Il ajoute que le titulaire de la marque contestée a vendu en près d’un an, seuls deux compléments alimentaires et, concernant les huiles sèches, seuls 1214 produits en cinq mois. Il en conclut que ces éléments ne peuvent pas suffire à établir un usage sérieux de la marque contestée. 58. Le titulaire de la marque contestée soutient que l’usage ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être qualifié de sérieux et cite des décisions de l’Institut à l’appui de son argumentation. Il précise que les actes préparatoires à la commercialisation des vitamines/compléments alimentaires RESPIRAE ont débuté en octobre 2021 (Pièces n°11.1 à 11.3) et les produits ont été mis en ligne et commercialisés dès le mois de décembre 2021 (Pièces n°11.4 à 11.6), soit quelques semaines à peine après la cession de la marque contestée au profit du titulaire. Les actes préparatoires à la commercialisation des huiles sèches RESPIRAE ont ensuite débuté dès le mois de juin 2022. Il ajoute enfin que la vente de 1227 produits en à peine de 10 mois constitue nécessairement un usage sérieux et ce d’autant plus que les ventes étaient accompagnées de visibilité sur internet. 59. En l’espèce, s’agissant des huiles sèches RESPIRAE pour le corps, visage et cheveux, les éléments fournis montrent que leur exploitation par la société Blissim a été initiée à partir de mi-juin 2022 selon les emails échangés avec cette société (pièces n°12.2.1 et 12.2.3) et selon le bon de commande des étiquettes RESPIRAE adressé à l’imprimeur les 6 juillet 2022, confirmé par la facture correspondante du 12 août 2022 (pièce n°12.1.7). 19

Ce lancement a été suivi de la commande de 1000 huiles sèches RESPIRAE par la société Blissim selon une facture du 1er juillet 2022 (pièce n°12.2.2). Il apparaît ensuite que 200 produits ont été commandés par des pharmacies selon des échanges d’emails portant commandes et des factures correspondantes datées des 3, 4 et 5 août 2022 (pièces n°12.4.1 à 12.4.11). Il ressort enfin des procès-verbaux de constat du 6 septembre 2022 que ces produits ont bien été proposés à la vente dans ces pharmacies (pièces n°12.5.1 et 12.5.2). 60. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, les pièces relatives aux actes préparatoires à la distribution des huiles sèches pour le corps, visage et cheveux, à savoir notamment la création du nom de domaine respirae.co, les échanges avec l’imprimeur, la société Blissim et les pharmacies souhaitant proposer le produit dans leurs officines, montrent les efforts du titulaire de la marque contestée pour lancer et maintenir sur le marché les huiles sèches RESPIRAE, dont l’exploitation sérieuse en cours est démontrée pendant la période pertinente. 61. Si certains des éléments fournis pour corroborer l’usage sérieux du signe RESPIRAE pour les huiles sèches pour le corps, visage et cheveux, sont datés postérieurement à la période pertinente, ces éléments doivent néanmoins faire l’objet d’une appréciation globale, en combinaison les uns avec les autres. Ainsi, les échanges de courriers électroniques entre le titulaire de la marque contestée et la société Blissim concernant la réception de la commande des 1000 huiles sèches RESPIRAE ainsi que la mise en place de leur distribution sur le site internet blissim.fr entre fin août et octobre 2022 (pièces n°12.2.3,12.2.4, 12.2.5, 12.2.6 et 12.2.7) viennent confirmer l’exploitation effective desdits produits pendant la période pertinente. 62. Ainsi, l’ensemble de ces éléments et circonstances permettent d’établir un usage de la marque RESPIRAE pour les huiles sèches pour le corps, visage et cheveux, qui n’est pas un usage seulement symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et qui répond à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les produits concernés. 63. E n revanche, s’agissant des compléments alimentaires RESPIRAE , les preuves d’usage fournies ne sont constituées que de quelques échanges d’emails sur le visuel des étiquettes (pièces n°11.1, 11.2 et 11.3) et de deux factures portant sur la vente d’une unité chacune en décembre 2021 et janvier 2022 d’un montant de 5€ soit 10€ au total (pièces n°11.4 et 11.5), de sorte que la seule quantité de 2 pièces mentionnée sur ces deux factures ne saurait permettre de justifier d’un usage quantitativement suffisant pendant la période pertinente. En outre, comme précédemment exposé au paragraphe 40, les extraits du site internet respirae.co datés du 10 octobre 2022 montrant la page du site consacré aux compléments alimentaires RESPIRAE ne peuvent être pris en compte étant postérieurs à la période pertinente et n’étant corroborés par aucun autre extrait du site internet relevant de la période pertinente. 64. S ’agissant des déodorants , force est de constater que le titulaire de la marque contestée ne fournit qu’une attestation comptable datée du 31 janvier 2023 (pièce n°12.3.3) ne pouvant être prise en compte car portant sur des ventes postérieures à la période pertinente comme exposé au paragraphe 40. Il en va de même de l’attestation comptable du 7 novembre 2022 (pièce 12.3.1) qui certes fait 20

mention de trois factures de vente datées du 30 septembre 2022 pour du « déodorant roll on thé vert » mais ne peut toutefois être prise en compte car, d’une part, portant sur des ventes postérieures à la période pertinente non corroborées par des éléments datés de la période pertinente comme précédemment exposé au paragraphe 40 et, d’autre part, n’établit pas que ce déodorant est commercialisé sous la marque RESPIRAE, cette dernière n’étant pas citée. Aucun autre document permettant de constater l’usage du signe litigieux en relation avec des déodorants n’a été fourni par le titulaire de la marque contestée de sorte que l’usage sérieux de la marque contestée pour ces produits n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 65. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente uniquement pour désigner des huiles sèches pour le corps, visage et cheveux. Usage pour les produits enregistrés 66. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre les produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 67. En l’espèce, il ressort des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque contestée est utilisée par le titulaire pour désigner des huiles sèches pour le corps, visage et cheveux. 68. Le titulaire de la marque contestée soutient que l’usage de la marque RESPIRAE pour des huiles sèches pouvant être utilisées sur le corps, le visage et les cheveux justifie un usage sérieux de ladite marque notamment pour les « produits cosmétiques, produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux ; Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux » désignés dans l’enregistrement. 69. Toutefois, il y a lieu de déterminer si les produits pour lesquels le titulaire de la marque contestée apporte la preuve d’un usage sérieux constituent une sous-catégorie autonome des produits précités. 70. Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). 71. A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C- 21

720/18, point 47, précité ; voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 51) 72. Il convient de relever que si les produits cosmétiques constituent une catégorie générale dans laquelle se retrouve l’huile sèche pour le corps, le visage et les cheveux, pour laquelle un usage sérieux a été démontré, et que ces produits ont des vertus de soins cosmétiques comme le souligne le titulaire de la marque contestée, cette circonstance ne saurait suffire à reconnaître un usage sérieux de la marque litigieuse à l’égard de la catégorie générale des « produits cosmétiques » et des « produits cosmétiques pour l’entretien et le soin des cheveux » en classe 3 et des « Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux » en classe 5. En effet, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque contestée pour d’autres produits cosmétiques ou produits dermo-cosmétiques en sorte que l’usage du signe RESPIRAE limité aux seules huiles sèches pour le corps, visage et cheveu ne vaut pas pour l’ensemble de la catégorie dans laquelle ces produits sont susceptibles d’entrer. 73. Dès lors, il y a lieu de limiter le libellé de la marque contestée comme suit : « produits cosmétiques, à savoir huiles sèches pour le corps, visage et cheveux ; produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux, à savoir huiles sèches ; Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux, à savoir huiles sèches ». 74. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « produits cosmétiques, à savoir huiles sèches pour le corps, visage et cheveux ; produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux, à savoir huiles sèches ; Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux, à savoir huiles sèches ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 75. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, huile essentielle, produits cosmétiques autres que les huiles sèches pour le corps, visage et cheveux, produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux autres que les huiles sèches. Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux autres que les huiles sèches ». 76. E n premier lieu , comme précédemment exposé aux paragraphes 67 à 74 ci-dessus, le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié d’un usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble de la catégorie générale des « produits cosmétiques, produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux » en classe 3 et des « Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux » en classe 5. 77. P ar ailleurs , il ne saurait être considéré que l’usage pour des huiles sèches pour le corps, visage et cheveux permet de retenir un usage sérieux des « savons, produits de parfumerie, huile essentielle » désignés dans l’enregistrement. 22

En effet, aucune des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne porte sur la commercialisation des produits susvisés qui se définissent respectivement comme des produits d’hygiène industrielle, ménagère ou corporelle et qui ont pour fonction de nettoyer et rendre propre, des produits constitués de substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables et des substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes et utilisées notamment pour la fabrication de parfums. Les huiles sèches pour le corps, visage et cheveux qui sont décrites sur le site internet blissim.fr (pièce 12.2.5) dans les termes suivants « l’huile sèche nourrissante va prendre soin de vous de la tête aux pieds : cheveux brillants et peau douce garantis ! Fluide et agréable à la fois, sa finition sur la peau et les cheveux est non grasse et non collante », présentent ainsi des caractéristiques distinctes des « savons, produits de parfumerie, huile essentielle » désignés dans l’enregistrement. Contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, le seul fait que certaines huiles sèches commercialisées sur le marché puissent également être connues pour bénéficier de vertus odorantes et qu’en particulier l’huile sèche RESPIRAE puisse être présentée positivement pour son odeur, ne permet pas de reconnaître un usage pour des produits de parfumerie et de l’huile essentielle en tant que tels, ces derniers ayant une fonction et une destination propres qui diffèrent de celles de l’huile sèche RESPIRAE. Enfin, l’usage de la marque contestée pour des déodorants n’ayant pas été rapporté comme exposé au paragraphe 64, l’usage sérieux ne saurait être établi pour ces produits, ni pour les « savons » désignés à l’enregistrement, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée. 78. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Savons, produits de parfumerie, huile essentielle, produits cosmétiques autres que les huiles sèches pour le corps, visage et cheveux , produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux autres que les huiles sèches. Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux autres que les huiles sèches ». Conclusion 79. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance. 80. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « produits cosmétiques, à savoir huiles sèches pour le corps, visage et cheveux ; produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux, à savoir huiles sèches ; Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux, à savoir huiles sèches », et doit donc être déchu de ses droits à compter du 25 août 2022 pour les produits visés au point 78. 23

24

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0143 est partiellement justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée RESPIRE est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque n°3204066 à compter du 25 août 2022 pour les produits suivants : « Savons, produits de parfumerie, huile essentielle, produits cosmétiques autres que les huiles sèches pour le corps, visage et cheveux ; produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux autres que les huiles sèches. Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux autres que les huiles sèches». Article 3 : La marque n°3204066 reste enregistrée pour les produits suivants : « produits cosmétiques, à savoir huiles sèches pour le corps, visage et cheveux ; produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux, à savoir huiles sèches ; Produits dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau et des cheveux, à savoir huiles sèches  ». 25