NL24-0043 19 novembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716- 13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0043 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 mars 2024, la société à responsabilité limitée MARCON & CO (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0043 contre la marque n° 22/4897331 déposée le 13 septembre 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée MI PADRE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-52 du 30 décembre 2022. 2. La demande en nullité porte la totalité de la marque contestée, à savoir les produits suivants : « Classe 33 : Boissons à base de rhum ; Punch au rhum ; Rhum ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque antérieure française n° 19/4574296, déposée le 8 août 2019 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2019-48 du 29 novembre 2019, laquelle porte sur le signe suivant : Le demandeur indique être devenu titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété (inscrite au RNM le 27 juin 2022 sous le n°860964). 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation dans le délai imparti, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé en date du 16 mai 2024, reçu le 22 mai 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 16 juillet 2024, le titulaire de la marque contestée, qui s’était entre-temps rattaché électroniquement au dossier, a présenté des observations en réponse à la demande en nullité, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par l’Institut, par courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, reçu le 29 juillet 2024. 8. A défaut d’observations en réplique de la part du demandeur dans le délai d’un mois imparti, les parties ont été informées de la fin de la phase d’instruction, à compter du 29 août 2024. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0043 Prétentions et arguments du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur requiert l’annulation totale de la marque contestée sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. Il fait à cet égard valoir que les produits contestés sont identiques et/ou fortement similaires à ceux invoqués et que les signes présentent de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce dont il résulterait notamment un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public. Il invoque à cet égard l’interdépendance des facteurs à prendre en compte, précisant que les ressemblances entre les signes sont renforcées par l’identité ou a minima la forte similarité des produits. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet de la demande en nullité, contestant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence. A cet égard, il invoque des différences entre les produits concernés ainsi qu’entre les signes, y compris au vu de leurs conditions concrètes d’exploitation. Il fait également valoir que le nom PADRE est un nom commun de la langue espagnole qui ne saurait être monopolisé par une seule marque et invoque le dépôt d’une autre marque contenant ce terme en 2014. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0043 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée. 15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 16. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits 17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité de la marque contestée, à savoir les produits suivants : « Boissons à base de rhum ; Punch au rhum ; Rhum ». 19. Les produits de la marque antérieure invoqués par le demandeur sont les suivants : « Boissons alcoolisées ; rhum ». 20. Ainsi que le relève le demandeur, le « Rhum » de la marque contestée, qui se retrouve selon le même terme dans le libellé de la marque antérieure, est ainsi identique à l’un des produits de celle-ci. 21. Par ailleurs, comme le fait justement valoir le demandeur, les « Boissons à base de rhum ; Punch au rhum » de la marque contestée relèvent de la catégorie générale des « Boissons alcoolisées » de la marque antérieure, de sorte qu’il s’agit également de produits identiques. 22. Ainsi, les produits contestés sont respectivement identiques aux produits précités de la marque antérieure, invoqués par le demandeur. 23. Sont par ailleurs inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée tirés des conditions concrètes d’exploitation des marques, notamment le fait que les produits réellement commercialisés sous ces marques, qui consisteraient en du rhum pour la marque contestée et de la liqueur de verveine pour la marque antérieure, seraient de type et d’aspect visuel distincts et commercialisés dans des emplacements différents. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0043 En effet, la comparaison des produits et services dans la procédure en nullité d’une marque fondée sur le risque de confusion avec une marque antérieure doit porter sur les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques, indépendamment des conditions effectives d’exploitation de celles-ci et notamment des caractéristiques concrètes des produits et services réellement commercialisés, lesquelles sont des circonstances extérieures à la procédure. 24. En conséquence, les produits de la marque contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. 2. Sur les signes 25. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 26. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 27. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 28. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 29. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci se présentent pareillement sous la forme d’une dénomination, celle de la marque antérieure comportant en outre un graphisme particulier (police spéciale générant une impression de relief). 30. V isuellement et phonétiquement , les signes ont en commun de comporter la même séquence PADRE, prononcée pareillement [pa-dré], laquelle constitue l’intégralité de la dénomination de la marque antérieure et les deux-tiers des lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, de la séquence finale MIO, engendrant ainsi certaines différences de longueur et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités finales entre les signes. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0043 En outre, sur un plan purement visuel, les signes diffèrent également par la présence, dans la marque antérieure, d’un accent sur le E et d’une police de caractères particulière, qui ne se retrouvent pas dans le signe contesté. Il ne saurait en revanche être tenu compte de certaines autres différences visuelles invoquées par le titulaire de la marque contestée relativement aux boissons commercialisées sous les marques en présence (« lettres sérigraphiées blanches (…) » pour la marque antérieure ; « lettres dorées sur une étiquette bleu nuit » pour la marque contestée), ces différences ne se constatant pas dans les marques telles qu’enregistrées. Il sera à cet égard rappelé que dans la procédure en nullité, le risque de confusion entre les marques en présence doit être recherché au regard des signes tels qu’ils ont été déposés et enregistrés, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Ainsi, visuellement et phonétiquement, les signes présentent des ressemblances d’un degré moyen. 31. I ntellectuellement , les signes en présence contiennent tous deux le terme PADRE, qui signifie « père » en espagnol et en italien, aisément reconnaissable et compréhensible ainsi par le consommateur français d’attention et de culture moyennes des produits en présence. A cet égard, ce terme PADRE, constitutif de la dénomination antérieure, est bien individualisable et reconnaissable en tant que tel dans le signe contesté, la séquence MIO qui lui est accolée se reconnaissant aisément comme signifiant « mon », se rapportant ainsi directement à PADRE et permettant d’identifier ce dernier dans le sens précité. Il convient de préciser, comme le développe le demandeur, que ces termes PADRE et MIO, du reste proches de leurs équivalents français PERE et MON, relèvent du vocabulaire de base compréhensible par un consommateur moyen français, ce que ne conteste pas le titulaire de la marque contestée. Par ailleurs, si la présence de MIO confère au signe contesté un contenu sémantique légèrement différent de celui de la marque antérieure (en introduisant une notion d’appartenance), cette nuance conceptuelle n’apparaît pas de nature à différencier sensiblement les deux signes, qui demeurent caractérisés par la notion de « père », en langue espagnole ou italienne. Ainsi, les signes présentent de fortes ressemblances intellectuelles. 32. En conséquence, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes, ainsi qu’une forte ressemblance intellectuelle.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 33. Le terme PADRE commun aux deux signes apparaît arbitraire au regard des produits en présence, en ce qu’il ne pourrait servir à les désigner ni à en décrire une caractéristique. En outre, il n’est pas démontré que ce terme soit si fréquemment utilisé dans la vie économique pour de tels produits qu’il en serait devenu banal à leur égard. En l’occurrence, le fait qu’une 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0043 autre marque, citée par le titulaire de la marque contestée, ait été déposée avec ce terme en 2014 ne saurait nullement suffire à l’établir. Il convient en outre de préciser que, contrairement à ce que considère le titulaire de la marque contestée, le fait qu’il s’agisse d’un nom commun du langage courant notamment espagnol n’empêche nullement son appropriation à titre de marque s’il présente un caractère arbitraire pour désigner les produits concernés, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, le terme commun PADRE apparaît pleinement distinctif pour désigner des produits tels que ceux en présence, dans la marque contestée comme dans la marque antérieure. 34. Par ailleurs, ce terme PADRE présente un caractère dominant dans les deux signes. En effet :

- Dans la marque antérieure, il constitue l’unique élément verbal du signe, par lequel la marque est ainsi désignée et mémorisée, et le graphisme adopté n’altérant nullement sa parfaite lisibilité.

- Dans le signe contesté, il s’y trouve mis en exergue par sa position en attaque et y représente proportionnellement la majeure partie, et l’adjectif possessif MIO qui le suit s’y rapporte directement, servant seulement à le préciser en introduisant une notion d’appartenance, et revêtant dès lors un caractère accessoire et secondaire. 35. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les ressemblances d’ensemble précédemment relevées entre les signes. 3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 36. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 37. En l’espèce, les produits en présence s’adressent au grand public français, doté d’un degré d’attention normal. Le caractère distinctif de la marque antérieure 38. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0043 39. En l’espèce, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque au regard de ces produits, d’un degré normal (voir supra point 33). 4. Appréciation globale du risque de confusion 40. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 41. En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en présence, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard des produits en cause, ce dernier étant notamment susceptible de croire que ces marques appartiennent à un même titulaire ou à tout le moins à des titulaires contractuellement liés. 42. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion (notamment d’association) avec la marque antérieure invoquée, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits désignés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0043 est justifiée. Article 2 : La marque n°22/4897331 est déclarée nulle, pour tous les produits désignés dans l’enregistrement. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI