NL24-0069 05/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 22 avril 2024, Madame O F (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0069 contre la marque n°23/4962882 déposée le 19 mai 2023, ci- dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame O D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-42 du 20 octobre 2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité de la marque contestée, laquelle a été enregistrée pour les produits suivants : « Classe 4 : bougies pour l’éclairage ; bougies de toutes sortes, notamment bougies parfumées, bougies artisanales, bougies moulées ; chandelles, cierges, mèches pour bougies ; bougies en cire végétale ». 3. Le demandeur invoque trois motifs absolus de nullité, à savoir :

- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif »
- « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service »
- « Le signe est de nature à tromper le public ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité, et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel. 6. Suite au rattachement électronique effectué par le titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 27 mai 2024, reçu le 31 mai 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’elle estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations dans le délai qui lui était imparti. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti suite à ces dernières observations, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 19 septembre 2024, conformément aux dispositions des articles R. 716-6 et R. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle. 2

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Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur soutient que la marque contestée est constituée uniquement des éléments verbaux BOUGIES DU SANCY qui seront immédiatement compris par le consommateur comme faisant référence à des bougies provenant d’un lieu géographique, Le Sancy étant un massif connu situé dans le Puy-de-Dôme.

- Sur le caractère descriptif de la marque contestée : il affirme que pour les produits visés, le message véhiculé par la marque contestée est simple en ce sens qu’il décrit directement le type de produits offerts (des bougies) ainsi que leur origine géographique (du Sancy). La marque contestée est ainsi descriptive en ce qu’elle ne permet pas de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.

- Sur le défaut de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée : la marque contestée revêt une signification descriptive claire, elle est dépourvue de tout caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistrée en vertu de l’article L711-2 2° du Code de la propriété industrielle. Cela signifie qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Il précise que la marque contestée n’a pas acquis un caractère distinctif par l’usage et que le titulaire de la marque contestée ne sera pas en mesure d’apporter une telle preuve
- Sur le caractère trompeur de la marque contestée : La marque contestée est trompeuse en ce que le public pertinent sera à même d’attendre légitimement des bougies qu’elles soient effectivement directement liées au Massif ou au Puy du Sancy. Or, la commune où sont réalisées les bougies de la marque contestée à savoir SAULZET LE FROID n’est pas dans la liste officielle de la communauté de communes du Massif du Sancy. Il fournit de la jurisprudence en annexe de ses observations. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. D ans ses premières et uniques observations en réponse , le titulaire de la marque contestée fait valoir les arguments suivants :

- la commune où sont fabriquées les bougies, Saulzet le Froid, fait partie de la communauté de communes Sancy Artense, l’origine du produit n’est donc pas trompeuse. Il précise à cet égard avoir développé ces mêmes arguments dans le cadre de l’opposition qu’il a formée devant l’Institut contre la marque SANCY BOUGIE du demandeur.

- plusieurs marques avec le terme « Sancy » et « du Sancy » ayant été déposées et enregistrées, il n’y a aucune raison que la marque « Bougies du Sancy » fasse exception. 3

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— la marque « Bougies du Sancy » étant attaquée en nullité par « Sancy Bougie », il n’y a aucune raison que cette dernière soit acceptée (dans le cas où la première serait déclarée nulle), ayant été déposée postérieurement et dont la procédure d’opposition étant basée sur la similitude entre le nom de ces deux marques. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 14. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 15. Cette marque a été enregistrée pour les produits suivants : « Classe 4 : bougies pour l’éclairage ; bougies de toutes sortes, notamment bougies parfumées, bougies artisanales, bougies moulées ; chandelles, cierges, mèches pour bougies ; bougies en cire végétale ». 4

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a) S ur le motif de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée 16. Il ressort des dispositions précitées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt et, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque ainsi que, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 17. En l’espèce, le public pertinent est constitué du grand public normalement attentif et averti. 18. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués. A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376). Sur ce point, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une indication du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (TPI 17/04/08, Nordmilch T-294/06, point 23). 19. Enfin, il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 20. Le demandeur soutient que le signe contesté « est composé uniquement des éléments verbaux « Bougies du Sancy » en lettres majuscules et minuscules non stylisées. » Il relève que « ces éléments sont parfaitement intelligibles pour le consommateur moyen. En effet, ils respectent les règles grammaticales de bases de la langue française de sorte que ces éléments verbaux seront immédiatement compris par le consommateur comme faisant référence à des bougies provenant du Sancy. L’article définis « du » indique un lieu, une provenance. Cet 5

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article est suivi du terme « Sancy » composé d’une lettre majuscule S qui indique clairement qu’il s’agit d’un nom propre et, en l’occurrence, d’un lieu géographique. En effet, le Sancy est un massif connu situé en plein coeur des volcans d’Auvergne dans le Puy- de-Dôme. Le Puy du Sancy est d’ailleurs avec ses 1.885 m d’altitude, le point culminant du Massif centralet le plus haut volcan en France métropolitaine. » Il en conclut dès lors que « la marque contestée revêt une signification descriptive claire, elle est dépourvue de tout caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistrée en vertu de l’article L711-2 2° du Code de la propriété industrielle. Cela signifie qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. » 21. En l’espèce, au sein de la marque contestée, les termes « Bougies » et « Sancy » se trouvent associés conformément aux règles grammaticales de la langue française à l’article masculin « du » qui introduit une provenance géographique, pour former une expression « BOUGIES DU SANCY » qui se comprend littéralement dans son ensemble comme des bougies provenant des alentours du Puy-du-Sancy. 22. En effet, le terme « bougies » désigne des appareils d’éclairage formés d’une mèche tressée enveloppée de cire tandis que le nom géographique « Sancy » désigne couramment le Puy du Sancy et son massif, un sommet situé dans le département du Puy-de-Dôme ainsi que le relève à juste titre le demandeur. 23. Ainsi, apposé sur de tels produits, le signe verbal « Bougies du Sancy » est compréhensible, pour le consommateur pertinent, non pas comme une marque mais comme un simple élément informatif, à savoir l’indication qu’il s’agit de bougies dont la provenance est située à proximité du Puy-du-Sancy. Un tel signe ne permet pas donc pas d’identifier une origine commerciale précise pour ces produits et de les distinguer sans confusion possible des produits concurrents. 24. Par ailleurs, l’argument du titulaire de la marque contestée relatif à l’existence de « plusieurs marques enregistrées contenant le terme « Sancy » et « du Sancy » déposées et enregistrées », fournissant à son appui une liste de marques de 29 marques composées notamment du terme SANCY ne saurait être retenu, dès lors que la notion de caractère distinctif est nécessairement évolutive, notamment sous l’impulsion de la Cour de Justice de l’Union Européenne, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, et pour chaque cas d’espèce au regard du modèle de marque tel que déposé et des produits et services revendiqués. 25. Enfin, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, l’argumentation selon laquelle la marque « Bougies du Sancy » étant attaquée en nullité par « Sancy Bougie », il n’y a aucune raison que cette dernière soit acceptée (dans le cas où la première serait déclarée nulle), ayant été déposée postérieurement et dont la procédure d’opposition étant basée sur la similitude entre le nom de ces deux marques », n’a pas d’incidence sur la présente procédure en nullité qui a pour seul objet de se prononcer sur la validité de la marque contestée, et non sur l’opposition en cours. 6

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26. Par conséquent, le signe apparaît dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard de l’ensemble des produits désignés, de sorte que la marque contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité sur ce motif. b) S ur le motif du caractère descriptif de la marque contestée 27. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclarés nuls les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. 28. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques. 29. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques. 30. Le demandeur soutient que le signe verbal « BOUGIES DU SANCY » « décrit directement le type de produits offerts (des bougies) ainsi que leur origine géographique (du Sancy) ». Il en conclut que « la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques ». La marque contestée est donc descriptive n’étant « pas en mesure de distinguer les produits d’une personne physique ou d’une entreprise de ceux d’une autre personne physique ou entreprise. » 31. En l’espèce, eu égard à cette argumentation, conjuguée aux éléments retenus dans le cadre des développements précités, en lien avec les produits en cause, à savoir les « bougies pour l’éclairage ; bougies de toutes sortes, notamment bougies parfumées, bougies artisanales, bougies moulées ; chandelles, cierges, mèches pour bougies ; bougies en cire végétale », il apparaît que l’expression « Bougies du Sancy » présente un lien direct et concret avec ces produits de nature à permettre au public concerné d’y percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une information sur des caractéristiques des produits désignés, dont la nature est directement indiquée dans le signe contesté, à savoir des bougies dont la provenance est située à proximité du Puy-du-Sancy. 7

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32. Ainsi, apposé sur les produits en cause, le signe verbal « Bougies du Sancy » apparaît descriptif de leurs caractéristiques, notamment leur nature et leur provenance géographique. 33. Par conséquent, le signe présente un caractère descriptif au regard des produits désignés, de sorte que la marque contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité sur ce motif. c) S ur le motif du caractère trompeur de la marque contestée 34. Au sens de l’article L.711-2 8° du Code de la propriété intellectuelle, apparaît de nature à tromper le public un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique. 35. Ce motif de refus suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou, à tout le moins, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, ELIZABETH EMANUEL, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services. 36. Le demandeur fait valoir que « le public pertinent sera à même d’attendre légitimement des bougies du titulaire de la marque contestée qu’elles soient effectivement directement liées au Massif ou au Puy-du-Sancy. Or, la commune où sont réalisées les bougies de la marque contestée à savoir SAULZET LE FROID n’est pas dans la liste officielle de la communauté de communes du Massif du Sancy (qui sont Mont-Dore, Besse-et-Saint-Anastaise, La Bourboule, Chambon sur Lac, Chastreix, Compains, Egliseneuve-d’Entraigues, Espinchal, La Godivelle, Montgreleix, Murat-le-Quaire, Murol, Picherande,, Saint-Diéry, saint Genès-Champespe, Saint Nectaire, Saint Pierre-Colamine, Saint-Victoire-la-Rivière, Valbeleix, Le-Vernet-Sainte- Marguerite) ». Il en conclut que la marque contestée est trompeuse. 37. Le titulaire de la marque contestée considère que « l’origine du produit n’est pas trompeuse » dès lors que « la commune où sont fabriquées les bougies, Saulzet le Froid, fait partie de la communauté de communes Sancy Artense ». 38. En l’espèce, il convient de souligner que les produits désignés dans le libellé de la marque contestée sont des produits de consommation courante. 8

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39. En premier lieu, les arguments des parties relatifs au lieu de fabrication effective des bougies commercialisées sous la marque contestée ne sauraient être retenus dès lors que l’appréciation du caractère déceptif de la marque en tant que motif de nullité se fait sans qu’il soit tenu compte des conditions d’exploitation de la marque litigieuse, indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait (CA Paris 19 octobre 2005, VORTEX, n° 04/19319). 40. Par ailleurs, au vu du libellé des produits désignés dans l’enregistrement contesté, à savoir les « bougies pour l’éclairage ; bougies de toutes sortes, notamment bougies parfumées, bougies artisanales, bougies moulées ; chandelles, cierges, mèches pour bougies ; bougies en cire végétale », il n’est pas établi qu’il existe, au jour du dépôt de la marque contestée, une contradiction manifeste entre le signe et les produits désignés qui pourraient couvrir des produits originaires du Puy-du-Sancy. 41. Il s’ensuit que le demandeur ne démontre nullement que le signe BOUGIES DU SANCY, appliqué aux produits concernés, soit de nature à induire le public en erreur sur une de leurs caractéristiques, et ce à la date du dépôt. 42. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère déceptif est rejeté. C. Con

clusion 43. La marque contestée doit être déclarée nulle, pour l’ensemble des produits qu’elle désigne, en ce qu’au regard de ces produits :

- Le signe est dépourvu de caractère distinctif (point 26),
- Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique des produits (point 33). 44. En revanche, est rejeté le motif de nullité suivant :

- Le signe est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (point 42). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0069 est reconnue justifiée. 9

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Article 2 : L’enregistrement de la marque n°23/4962882 est déclaré nul pour l’ensemble des produits désignés. 10