OPP 24-3008 Le 24/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L J, agissant au nom et pour le compte de DIESEL TUNING PERFORMANCE, société en cours de formation, a déposé le 14 juin 2024 la demande d’enregistrement de marque n° 5062398 portant sur le signe verbal DIESEL TUNING PERFORMANCE.

Le 27 août 2024, la société DIESEL S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal DIESEL, enregistrée le 22 décembre 2021 sous le n° 1674576, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal DIESEL, enregistrée le 4 octobre 1993 sous le n° 608499 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 12 septembre 2024, la déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; pneus ; poussettes ; chariots de manutention ; Aucun de ces produits n’est fourni en lien avec le domaine des bicyclettes ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Aucun de ces produits n’est fourni en lien avec le domaine des bicyclettes ». A. Sur le fondement de la marque internationale désignant la France n° 608499 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 608499 porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Aucun de ces produits n’est fourni en lien avec le domaine des bicyclettes ». La marque antérieure précitée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIESEL TUNING PERFORMANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination DIESEL, ci-dessous reproduite : DIESEL La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun le terme DIESEL, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes TUNING PERFORMANCE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à atténuer cette différence. En effet, le terme DIESEL, seul élément constitutif de la marque antérieure, est parfaitement distinctif au regard des produits concernés, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec eux ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, le terme DIESEL apparaît essentiel dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que les termes TUNING PERFORMANCE qui le suivent peuvent être perçus comme s’y rapportant, en évoquant la personnalisation et la performance de véhicules à moteur diesel. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal DIESEL TUNING PERFORMANCE est donc similaire à la marque antérieure DIESEL n° 608499, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. B. Sur le fondement de la marque internationale désignant la France n° 1674576 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 1674576 porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; pneus ; poussettes ; chariots de manutention ; Aucun de ces produits n’est fourni en lien avec le domaine des bicyclettes ». La marque antérieure précitée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Trottinettes électriques; planches gyroscopiques, voitures électriques; bicyclettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; pneus ; Aucun de ces produits n’est fourni en lien avec le domaine des bicyclettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes » de la demande contestée, qui s’entendent d’engins destinés au transport de personnes ou de biens par la voie des airs ou des eaux, ne présentent les même nature, fonction et destination que les « voitures électriques » de la marque antérieure, qui désignent des véhicules pour les particuliers équipés d’un moteur électrique et destinés à leur transport sur route. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer comme le fait la société opposante que les produits en cause ont « la même nature, s’agissant tous de véhicules, et la même fonction de transporter, peu importe leur mode d’utilisation ». En effet, ces produits répondent à des techniques de fabrication différentes, sont issus d’industries bien distinctes, ne suivent pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle. Ces produits ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « tracteurs ; poussettes ; chariots de manutention » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement de véhicules lourds conçus pour le travail de la ferme et destinés à tracter d’autres véhicules ou des instruments agricoles, d’équipements de puériculture et de machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de leur emmagasinage, leur expédition et leur vente, ne sont manifestement pas identiques ou à tout le moins similaires aux « Trottinettes électriques; voitures électriques; bicyclettes » de la marque antérieure, qui désignent des véhicules à deux roues équipés d’un moteur électrique destinés en particulier au milieu urbain, des véhicules pour les particuliers équipés d’un moteur électrique et destinés à leur transport sur route et des véhicules à deux roues propulsés par la force humaine à l’aide de pédales. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer identiques ou à tout le moins similaires, d’affirmer comme le fait la société opposante que les produits en cause « s’entendent d’engins de transport terrestres munis de roues ».

En effet, ces produits répondent à des techniques de fabrication différentes, sont issus d’industries bien distinctes, ne suivent pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle. Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIESEL TUNING PERFORMANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination DIESEL, ci-dessous reproduite : DIESEL La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Si les signes en cause ont en commun le terme DIESEL, ils présentent néanmoins des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par la présence au sein du signe contesté des termes TUNING PERFORMANCE, ce qui engendre des différences de longueur et de sonorités. Les signes en cause présentent donc une physionomie et une prononciation différentes engendrant une impression d’ensemble distincte, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants accentue. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante faisant valoir que le terme DIESEL « est parfaitement distinctif, en relation avec tous les produits de la classe 25, mais également, appliqué à tous les produits de la classe 12 qui ne seraient pas, par nature, équipés d’un moteur à combustion » et qu’il « correspond, en outre, à l’unique élément constitutif de la marque antérieure DIESEL, reproduit dans son intégralité et, en attaque, dans la demande d’enregistrement contestée DIESEL TUNING PERFORMANCE, au sein de laquelle il conserve une signification autonome et un pouvoir d’attraction d’intensité au moins égale, sinon supérieure, aux éléments qui le suivent TUNING PERFORMANCE ». En effet, dans le signe contesté, l’élément verbal commun DIESEL présente un caractère distinctif faible au regard des produits en cause, qui concernent tous des véhicules ou des accessoires de véhicules, et avec lesquels il présente un lien en désignant un type commun de motorisation ou leur destination, à savoir d’être destinés à des véhicules diésel.

Ainsi, en raison des différences entre les signes en présence et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre eux. Le signe verbal contesté DIESEL TUNING PERFORMANCE n’est donc pas similaire à la marque antérieure DIESEL n° 1674576, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DIESEL TUNING PERFORMANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Aucun de ces produits n’est fourni en lien avec le domaine des bicyclettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.