OPP 24-3048 22/07/2025 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame V S, Agissant pour le compte de « Club Nicolas Waldorf », Société en cours de formation, a déposé, le 6 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5060212 portant sur le signe verbal CLUB NICOLAS WALDORF.

Le 28 aout 2024, la société Hilton Worldwide Manage Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal WALDORF ASTORIA, déposée le 19 septembre 2000, enregistrée sous le n° 001852946, régulièrement renouvelée, et dont l’opposante est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement d’une atteinte à la renommée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, ce dont l’opposante a été informée.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA RENOMMEE DE LA MARQUE ANTERIEURE

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 001852946, portant sur le signe verbal WALDORF ASTORIA. La société opposante indique, dans son récapitulatif d’opposition, que les services servant de base à l’opposition sur ce fondement sont les suivants : « Services d’hôtels ». Elle fait valoir que la marque antérieure a « atteint un haut niveau de renommée en Europe et bien entendu en France pour désigner en particulier des services d’hôtels ».

Elle indique que la « marque Waldorf Astoria est l’une des meilleures et des plus luxueuses marques d’hôtels au monde, avec une histoire riche et une réputation mondiale de luxe et de service rendu exceptionnel ». « Fondé en 1897 …, le premier hôtel Waldorf Astoria était situé sur la Cinquième Avenue à New York ». Cet hôtel « …était, à l’époque de son ouverture, le plus grand et le plus somptueux hôtel du monde. Il comptait plus de 1 200 chambres ». « En 1931, un nouvel établissement Waldorf Astoria, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

encore plus prestigieux, a ouvert ses portes … et a accueilli certains des événements et des invités les plus importants au monde »

Elle ajoute que « …la marque Waldorf Astoria s’est développée à l’international, grâce à l’implantation d’hôtels emblématiques dans diverses villes du monde ». et qu’ « aujourd’hui, l’Opposante exploite quatre hôtels sous la marque Waldorf Astoria dans l’Union européenne », à Rome, à Versailles, à Berlin et à Amsterdam.

Elle précise notamment que « le magazine Forbes a énoncé que l’hôtel Waldorf Astoria situé à Rome est l’un des « Les meilleurs hôtels de luxe d’Italie » … qui distinguent l’hôtel de 345 chambres des autres établissements cinq étoiles de la ville ». Par ailleurs, « la marque Waldorf Astoria a été également associée au palmarès des « meilleurs hôtels restaurants d’Italie 2022 ».

L’opposante indique que le « Waldorf Astoria Hotel Trianon Palace, situé à Versailles, fait également l’objet de critiques élogieuses » (restaurant étoilé au guide Michelin, vanté par le site Gault&Millau).

Au sujet de l’établissement d’Amsterdam « un journaliste du New York Times affirme que le Waldorf Astoria Amsterdam « place la barre très haut pour un nouveau type d’hôtel européen élégant et discrètement luxueux » ».

L’opposante énonce que le « Waldorf Astoria de Berlin fait également valoir le prestige lié à son nom et sa clientèle de luxe ».

Ainsi l’opposante conclut que les différents documents produits établissent « … que les hôtels Waldorf Astoria, implantés en Union Européenne, bénéficient donc d’une large popularité auprès du public concerné ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces suivantes :

1. Article tiré du https://www.waldorftowers.nyc/fr/history/ Histoire du Waldorf Astoria à New York 25/09/2024 2. Extrait du moteur de recherche figurant sur le site : https://www.hilton.com/fr/locations/europe/waldorfastoria/ Liste des hôtels Waldorf Astoria en Union Européenne – 25/09/2024 3. Extrait d’un article tiré du magazine Forbes en ligne. 4. Extrait site World Media and Events Limited Récompense accordée au restaurant de l’hôtel 5. Waldorf Astoria à Rome et traduction libre des extraits pertinents. 2022 6. Extrait du site internet BUSINESS INSIDER « I spent $650 a night to stay at a Waldorf Astoria hotel in Rome with my daughter. The incredible views weren’t even the best part » et traduction libre des extraits pertinents. 7. Captures écran du site https://www.versaillestourisme.com/gordon-ramsay-au-trianon.html décrivant le restaurant et mentionnant l’hôtelWaldorf Astoria de Versailles 26/09/2024 8. Captures écrans du site Gault & Millau hôtels décrivant le Waldorf Astoria Trianon Palace à Versailles et traduction libre des extraits pertinents 9. Article : La liste A des voyages de luxe LUXURY TRAVEL MAGAZINE « Waldorf Astoria Amsterdam ouvre » et traduction libre des extraits pertinents 21/05/2014 10. Article New York Times : “In Amsterdam, a New Waldorf-Astoria Hotel Raises the Bar” par A L et traduction libre des extraits pertinents 14/07/2014 11. Article traitant de l’hôtel Waldorf&Astoria à Berlin https://www.sueddeutsche.de/reise/waldorf-astoriaberlin- mit-blick-auf-die- flamingos-1.1564446 et traduction libre des extraits pertinents 10/11/2023 12. Hôtel My Passion : « Les stars de cinéma au Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel » et traduction libre des extraits pertinents 21 /10/2022 13. Viva Most: Berlin : L’hôtel Waldorf Astoria accueille le gala « Cinema for Peace » et traduction libre des extraits pertinents 5 /02/2013 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

14. Le Parisien : « Miss France 2021 : bienvenue au Palace ! ». 29 / 11/2020 15. Publicité pour les Spas Waldorf Astoria sur YouTube 25/09/2024 16. Article tiré du site : https://pursuitist.com/stay-at-the-hotel-where-theduke- and-duchess-of- windsor-went-during-theirhoneymoon/ Séjournez dans l’hôtel où le duc et la duchesse de Windsor ont passé leur lune de miel 25/09/2024 17. Extrait du Robb Report A l’assaut de la Bastille : Leçons de Lamborghini avec Waldorf Astoria à Versailles 08/08/2017 18. Factures des services de spa rendus dans l’hôtel Waldorf Astoria de Berlin 19. Factures des services de spa rendus dans l’hôtel Waldorf Astoria Trianon Palace à Versailles 20. Extrait du site présentant le service de spa du Waldorf Astoria Berlin https://www.hilton.com/fr/hotels/berwawa-waldorfastoria- berlin/waldorf-astoria- spa/ 21. Extrait du site présentant le service de spa du Waldorf Astoria Amsterdam https://www.hilton.com/fr/hotels/amswawawaldorf- astoria-amsterdam/spa 22. Extrait du site présentant le service de spa du Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles https://waldorfastoriaversailles.fr/le-bien-etre/ 26/09/2024 23. Extrait du site Yonder « On a testé La Pause bienêtre au Waldorf Astoria Versailles Trianon Palace » M G 10 /08/ 2023. 24. Extrait du site présentant le service de spa du Waldorf Astoria Rome Cavalieri https://www.hilton.com/fr/hotels/romhiwa-romecavalieri/spa/ 26/09/2024 25. VOGUE – SPA GUIDE GLOBAL, Spa Guerlain au Waldorf Astoria Amsterdam, Amsterdam, Pays- Bas, par C S et traduction des extraits Pertinents 28 /05/ 2024 26. Page https://fr.wikipedia.org/wiki/N[…]_W[…] 26/09/2024 27. Factures des services de spa rendus dans l’hôtel Waldorf Astoria Rome Cavalieri et traduction 06/08/2024 28. Factures des services de spa rendus dans l’hôtel Waldorf Astoria Amsterdam et traduction 29/01/2023 29. Affidavit signé par A K, de Hilton Worldwide Holdings Inc, société mère de l’opposant Hilton Worldwide Manage Limited, Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 4QQ, Royaume-Uni (collectivement, Hilton) et relatif à la notoriété de la marque Waldorf Astoria 13 /12/ 2023

En réponse aux observations de la déposante, la société opposante a en outre fourni des pièces complémentaires dont les pièces 4 à 11 consistant en des photographies de l’usage de la marque Waldorf Astoria dans les hôtels de Rome et de Versailles, la pièce 13 qui est la charte graphique de l’hôtel Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hôtel à Rome, et la pièce 16 qui complète la pièce 31 et consiste en un affidavit signé par A K, de HiltonWorldwide Holdings Inc, société mère de l’opposante daté de janvier 2025.

A titre liminaire la déposante fait valoir que certaines pièces ne relèvent pas de la période de référence, sont non datées ou postérieures au dépôt de la demande contestée.

Toutefois, les documents fournis par l’opposante doivent être appréciés dans leur ensemble, sans en exclure a priori, dans la mesure où ils peuvent contenir des indications utiles sachant que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement.

Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, qu’elle est étroitement associée à la société opposante et connue sur le marché de l’Union européenne pour désigner des services d’hôtellerie de luxe.

En outre, les documents produits démontrent que les activités de l’opposante ont été illustrées dans des journaux et sur des sites et que les services de la marque antérieure ont fait l’objet de commentaires prestigieux et de distinctions dans certains palmarès.

Ainsi, la marque WALDORF ASTORIA véhicule une image de luxe et de grande qualité des prestations de services hôteliers rendus auprès du public concerné, habitué à séjourner dans de tels hôtels. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Concernant la question du territoire pertinent, et contrairement à ce qu’affirme la déposante, il est établi par l’opposante que la marque antérieure jouit d’une renommée dans une partie substantielle de l’Union européenne dès lors qu’elle est utilisée pour les prestations précitées à Rome, Versailles, Amsterdam et Berlin et que sa renommée est démontrée par les documents précités. Cette circonstance suffit à caractériser sa renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union auprès des consommateurs concernés.

Le fait que la renommée découle de l’histoire de la marque antérieure, ayant débutée à New York, au moment de la création de l’hôtel mythique WALDORF ASTORIA ne fait pas obstacle à sa renommée actuelle sur le territoire de l’Union.

L’argument de la déposante selon lequel les établissements de Rome et de Versailles seraient connus sous le nom de « Rome Cavalieri » et « Trianon Palace » et non sous Waldorf Astoria, ne peut être retenu dès lors que ces hôtels sont connus comme étant des hôtels WALDORF ASTORIA, comme l’attestent les pièces fournies par l’opposante avec l’exposé des moyens, et également les pièces 4 à 11 fournies en réponse à la contestation de la déposante et consistant en des photographies de l’usage de la marque Waldorf Astoria dans les hôtels de Rome et de Versailles

La société opposante a fourni des factures et contrairement à ce qu’indique la déposante, il importe peu que le client ayant résidé dans les hôtels WALDORF ASTORIA en Europe soit domicilié dans un pays situé hors de l’UE, dès lors que ces factures attestent l’usage de la marque sur le territoire dans lequel elle est enregistrée et contribuent à établir sa renommée auprès du public concerné.

Par ailleurs, les indications sur la part de marché du secteur de l’hôtellerie au sein de l’Union européenne (estimée à 187,9 milliards d’euros en 2024) ainsi que les statistiques, fournies par la déposante pour minimiser l’intensité de l’usage de la marque antérieure et sa renommée, ne sont pas applicables au secteur de l’hôtellerie de luxe qui est un secteur très spécifique s’adressant à une clientèle plus restreinte.

En outre, ne peuvent être retenus les arguments de la déposante, appuyés sur les annexes 2, 3 et 4 de ses deuxièmes observations, selon lesquels dans le film Ad Vitam sorti en janvier 2025 sur Netflix et tourné au Trianon Palace on ne voit pas apparaitre les termes Waldorf Astoria (où les « … voituriers portent une casquette logotée Trianon Palace ») et que l’annonce de la projection du film « Marie- Antoinette » de S C au Trianon Palace ne mentionne pas la marque WALDORF ASTORIA.

En effet, ces arguments n’altèrent en rien la force probante des pièces fournies par l’opposante et associant l’hôtel de Versailles à la marque antérieure.

L’ensemble de ces éléments constituent donc autant de circonstances établissant que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent, pour les « Services d’hôtels ».

Cette renommée est corroborée par les chiffres de réservations et le nombre de visites sur le site internet de l’opposante.

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les « Services d’hôtels ».

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Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLUB NICOLAS WALDORF reproduit ci- dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal WALDORF ASTORIA.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.

Les signes ont en commun le terme WALDORF, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.

Ils diffèrent par la présence des termes CLUB NICOLAS dans le signe contesté et ASTORIA dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet, au sein du signe contesté, le terme CLUB apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un lieu de prestation de services ou un cercle de personnes.

De même, le terme WALDORF présente également un caractère dominant dès lorsqu’il sera perçu comme un nom de famille, tandis que le terme NICOLAS, qui le précède, ne sera perçu que comme un prénom permettant d’identifier un membre de la famille W, et présente ainsi un caractère accessoire.

Il convient à cet égard de préciser que selon une jurisprudence constante, le nom de famille au sein d’une marque constitue l’élément essentiel primant sur le prénom qui l’accompagne, en ce qu’il permet d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom qui ne désigne d’un seul membre de ladite famille.

Au sein de la marque antérieure, si les termes WALDORF et ASTORIA ont, comme le prétend la déposante « chacun un pouvoir attractif d’égale valeur », le terme WALDORF de par sa position d’attaque et comme le relève l’opposante par ses « sonorités très inhabituelles en langue française », apparait dominant.

A cet égard, les différences de structure, longueur et rythme soulignée par la déposante ne fait pas obstacle à la similarité entre les signes résultant de la présence commune du terme distinctif et essentiel WALDORF:

La déposante ne saurait tirer argument du fait que « N W [soit] un personnage connu du public français depuis 2015 suite à une émission de téléréalité Cinq salons qui décoiffent et des émissions de télévision ».

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En effet, cette circonstance à la supposer démontrée ne saurait avoir pour effet ni de supprimer la similarité entre les signes en cause, tel qu’elle l’a été précédemment démontrée, ni de conférer au signe contesté une signification particulière indépendante de l’évocation commune des signes attachée au patronyme W.

Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « Le coiffeur professionnel exerce depuis plus de 10 ans sous le nom N W », le titulaire d’une marque étant seul juge de l’opportunité des actions qu’il engage pour défendre ses droits de marque.

En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une certaine similarité entre les signes.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires du fait de la présence commune du terme distinctif et dominant WALDORF. Par ailleurs, comme il a été démontré par l’opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public. Invoquée pour les « Services d’hôtels ».

L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services désignés par la demande contestée.

Suite au retrait partiel n° 0929472 du 18/09/2024, le libellé de la demande contestée à prendre en considération dans la cadre de la présente procédure est le suivant : « cosmétiques (à savoir shampoings, soins et coloration pour les cheveux) ; lotions pour les cheveux (à savoir sprays, cires, gels coiffants, huile de soin pour les cheveux) ; tondeuses (instruments à main) ; appareils de séchage ; services de salons de coiffure ».

A cet égard, la société opposante soutient que « les marques en présence doivent être considérées comme similaires », que « la marque antérieure possède une renommée pour les services d’hôtels, qui incluent nécessairement des services de restauration (les restaurants des hôtels Waldorf Astoria font l’objet de critiques élogieuses et sont, pour certains, étoilés, comme documenté plus haut) et des services de soins corporels rendus dans leur spa ».

Elle ajoute que « les hôtels européens Waldorf Astoria possèdent tous un service de spa dispensant des soins du corps et du visage : – Waldorf Astoria à Berlin Pièce No. 21 (…) – Waldorf Astoria d’Amsterdam … Pièce No. 25 – Waldorf Astoria Trianon Palace à Versailles… Pièce No. 22 …- Waldorf Astoria Rome Cavalieri [qui] … dispose d’un service de coiffure renommé : « Salon de coiffure Diva – A M est un coiffeur italien de premier plan, capable d’influencer et de construire les tendances du futur (…) Pièce No. 24 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Elle précise que certains de ces « … services de spa et de détente proposés … sont d’ailleurs relayés dans la presse … Pièce No. 23 » ou « primés ».

Elle fournit en outre des statistiques du « Nombre de réservations de spa réservées annuellement dans les hôtels Waldorf Astoria à Amsterdam, Rome et Versailles : … 2019 Plus de 20,000, 2020 Plus de 5,000, 2021 Plus de 5,000, 2022 Plus de 15,000, 2023 Plus de 20,000 » tendant à démontrer que « … les consommateurs souhaitant séjourner dans les hôtels Waldorf Astoria, s’attendent nécessairement à ce que ces hôtels leur proposent une offre complète de services de spa et de soin du corps ».

L’opposante en déduit qu’un « … lien sera donc nécessairement effectué par ces consommateurs entre les prestations d’hôtels de luxe et les spas et soins prodigués dans ces spas » et que « … les spas sont indissociables des hôtels de luxe ».

L’opposante fait valoir que les « cosmétiques (à savoir shampoings, soins et coloration pour les cheveux) ; lotions pour les cheveux (à savoir sprays, cires, gels coiffants, huile de soin pour les cheveux) … ainsi que des … services de salons de coiffure … de la demande contestée … sont vendus dans les boutiques des spas » et que les « …salons de coiffure ont pour objet, fonction et destination d’embellir une partie du corps, tout comme les services de spa rendus dans des hôtels ».

Ainsi, elle ajoute qu’« un lien existe nécessairement entre les hôtels de luxe, leur spa et les services rendus dans ce cadre, tels que la coiffure et les produits dérivés qui sont vendus dans ces endroits » et que « les services de spa sont similaires aux services de salons de coiffure » et « … similaires par complémentarité aux produits cosmétiques désignés sous la demande de marque contestée ».

En l’espèce, si les produits et services de la marque contestée apparaissent par nature dissemblables aux services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, il ne peut néanmoins être exclu que le consommateur concerné par ces produits et services puisse faire un lien avec la marque antérieure de renommée en prenant connaissance du signe contesté appliqué à ces produits et services, compte tenu de son importante renommée, de son caractère distinctif intrinsèque et de la similarité des signes.

En effet, les pièces produites par l’opposante démontrent que la renommée de la marque antérieure, sur une partie substantielle du territoire, est intense, notamment en raison de l’image de luxe attachée à Waldorf Astoria.

Ainsi la société opposante a démontré que l’image véhiculée par la marque antérieure renvoie au prestige, à la qualité et au luxe.

Concernant le lien qu’établit l’opposante entre les services d’hôtels et ceux de spa et de soins de beauté et de coiffure), la déposante déduit à tort qu’en raison de la juxtaposition des marques GUERLAIN et WALDORF ASTORIA, celle de GUERLAIN serait perçue comme une marque de renommée, au détriment de la seconde, WALDORF ASTORIA.

Les factures fournies par l’opposante font bien apparaitre la marque WALDORF ASTORIA et la marque GUERLAIN n’efface pas la renommée de la marque antérieure.

Ainsi, compte tenu de l’importante renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les produits et services suivants : « cosmétiques (à savoir shampoings, soins et coloration pour les cheveux) ; lotions pour les cheveux (à savoir sprays, cires, gels coiffants, huile de soin pour les cheveux) ; tondeuses (instruments à main) ; appareils de séchage ; services de salons de coiffure », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure.

Sur le risque de préjudice

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Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante soutient qu’ « existe un risque de préjudice pour l’opposante car l’usage de la demande d’enregistrement contestée Club Nicolas Waldorf pourra tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou à son caractère distinctif » et que ce « … Monsieur N R, [est un ]coiffeur souhaitant véhiculer une image de luxe et de prestige dans ses salons de coiffure et dans les médias ».

Elle précise que « Le nom Waldorf n’a pas été choisi au hasard et s’inspire directement de la marque antérieure de l’opposante Waldorf Astoria », qu’il «…existe une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur », cette atteinte étant « … constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure en s’appropriant son image de luxe et de haute qualité de prestation ».

Ainsi le signe contesté risquerait selon l’opposante « … d’aboutir à une dilution du signe Waldorf à titre de marque » dès lors qu’en « … déposant et en utilisant une marque si proche de la marque Waldorf Astoria, le déposant, indéniablement et sans juste motif, associe ses produits et services au succès connu par la marque antérieure. Il se place ainsi dans le sillage de ce succès, facilitant ainsi pour ses propres produits l’accès au marché ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux services couverts par la marque antérieure aux produits et services du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant.

L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure.

Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

En outre, l’opposante avance l’argument d’une atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure. A cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque de l’union européenne invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants : « cosmétiques (à savoir shampoings, soins et coloration pour les cheveux) ; lotions pour les cheveux (à savoir sprays, cires, gels coiffants, huile de soin pour les cheveux) ; tondeuses (instruments à main) ; appareils de séchage ; services de salons de coiffure ».

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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