Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 31 mai 2011, n° 09/15893

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 Mai 2011

3^e chambre 1^re section N° RG : 09/15893

DEMANDEURS Monsieur Daniel F

Société MC COMPANY S.A.M. […] II – MONACO 98000 représentées par M^e Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864

DEFENDERESSES Société YOOX S.p.A. ViaNannetti, 1 40069 ZOLA P, BOLOGNE ITALIE représentée par M^e Eléonore GASPAR – SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente, signataire de la décision Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 04 Avril 2011, tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Daniel F est propriétaire de la marque verbale internationale visant notamment la France et l’Italie « B MOON » n°681379, déposée le 10 octobre 1997 sur la base d’une marque monégasque n°97.18188 du 2 5 avril 1997, renouvelée le 10 octobre 2007, pour désigner les « savons, parfumerie, cosmétique » en classe 3, « l’optique et la lunetterie » en classe 9, « la bijouterie et l’horlogerie » en classe 14, la « papeterie » en classe 16, les « cuir, malles et valises, bagages » en classe 18, les « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes » en classe 24 et « l’habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain » en classe 25.

Suivant contrat de licence de marque du 1^er octobre 1999, Monsieur F a consenti une licence exclusive sur cette marque à la société MC Company S.A.M, dont il est dirigeant. Ce contrat de licence a été enregistré à Monaco le 21 août 2000 et inscrit à l’OMPI le 16 juin 2005. La société MC Company S.AM. a pour activité la création, la fabrication et la vente de modèles de prêt-à-porter et indique exploiter le site internet www.bananamoon.com ainsi que le site marchand www.beachstorecannes.com. Estimant que la société Yoox proposait à la vente sur son site internet www.yoox.com, sans leur autorisation, des produits sur lesquels sont apposées des inscriptions reproduisant la marque « BANANA MOON », Monsieur F et la société MC Company S.A.M ont fait dresser le 10 avril 2009 par Maître Franck G, huissier de justice, un procès-verbal de constat sur ce site internet et le 22 avril 2009 un procès- verbal de constat de l’ouverture du colis contenant les deux T-shirts référencés 1000000005075599 et 1000000005052546 commandés par leur conseil sur ledit site le 15 avril 2009. C’est dans ces conditions que par acte du 30 juillet 2009, Monsieur F et la société MC Company S.A.M ont fait assigner la société Yoox en contrefaçon de la marque verbale « BANANA MOON » n°681379. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2009, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment dit n’avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction en constatant que les actes de contrefaçon sur le site internet www.yoox.com avaient cessé, dit que l’importation et la commercialisation en France par la société Yoox, par le biais de son site internet accessible à l’adresse www.yoox.com, de tee-shirts reproduisant ou imitant la marque verbale « BANANA MOON » n°681379, rendent vraisemblable qu’il a été p orté atteinte aux droits de Monsieur F et de la société MC Company S.A.M sur ladite marque et condamné la société Yoox à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 30 juin 2010 à l’exception de la mesure d’interdiction à laquelle il a été fait droit. Par acte du 28 décembre 2009, Monsieur F et la société MC Company S.A.M ont fait assigner en intervention forcée la société Carofiglio Raffaele. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2010. Par ordonnance en date du 28 septembre 2010, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur F et de la société MC Company S.A.M à l’encontre de la société Raffaele Carofiglio et a débouté la société Yoox de sa demande de nullité de l’assignation. Dans leurs dernières conclusions notifiées sur ebarreau le 31 mars 2011 en régularisation d’une précédente notification faite par ebarreau le 24 mars 2011 au conseil adverse et au tribunal qui les avait rejetées pour des raisons informatiques, Monsieur F et la société MC Company S.A.M demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Vu les dispositions du livre VII du Code de Propriété Intellectuelle, et plus particulièrement les articles L713-2, L713-3, L716-1, L716-4 et L716-7-1 du Code de Propriété Intellectuelle, ► sur les marques de Monsieur Daniel F, A titre principal,
- dire et juger que la marque internationale B MOON n°681379 est utilisée à titre de marque,
- dire et juger que la société Yoox n’a pas d’intérêt légitime à solliciter la déchéance de la marque BANANA MOON pour ce qui concerne la bijouterie, l’horlogerie, le cuir, les malles, valises et bagages, en conséquence la déclarer irrecevable, pour défaut de droit d’agir et absence de lien suffisant avec la demande principale,
- dire et juger qu’ils justifient d’une exploitation sérieuse de la marque BANANA MOON n°681379 pour désigner des articles de prêt-à- porter et en conséquence des vêtements homme, femme et enfants, et pour désigner des maillots de bain et des chaussures, ainsi que des produits de la bijouterie, de l’horlogerie, de la bagagerie et de la lunetterie,
- dire et juger que les demandes formulées par la société Yoox à titre reconventionnel en déchéance des droits de Monsieur Daniel F sur les marques « BANANA MOON TOP WAVE » et « SPORTS B MOON USA » sont irrecevables, pour défaut de droit d’agir et absence de lien suffisant avec la demande principale,
- dire et juger que l’exploitation de la marque BANANA MOON emporte utilisation des marques BANANA MOON TOP WAVE et SPORTS BANANA MOON USA,
- constater que la preuve de l’exploitation des marques SPORTS BANANA MOON USA en 2006 et B MOON T W en 2008 est rapportée,

En conséquence,
- débouter la société Yoox de l’ensemble de ses demandes tendant à la déchéance de la marque internationale B MOON pour les produits précités ainsi que des marques « BANANA MOON TOP WAVE » et « SPORTS B MOON USA », ► sur la contrefaçon,
- constater que les produits BANANA MOON commercialisés par la société Yoox comportent le nom B MOON à plusieurs reprises sur les différentes étiquettes, et sur les tee-shirts eux-mêmes,
- constater que le nom B MOON est reproduit à l’identique sur le site internet www.Yoox.com à plusieurs centaines de reprises,
- dire et juger que la société Yoox s’est rendue coupable de contrefaçon par reproduction, imitation et usage en exportant, en commercialisant et en présentant à la vente sur internet des T-shirts contrefaisant la marque internationale B MOON n°681379, En conséquence,
- interdire à la société Yoox ainsi qu’à l’ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser en France tout modèle reproduisant la marque revendiquée par la société MC Company S.A.M, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- interdire à la société Yoox de reproduire et d’utiliser la marque arguée de contrefaçon, sur tous supports de communication, dans toute typologie et ce sous astreinte définitive d’un montant de 1.000 euros par jour et par infraction constatée,

le Tribunal de céans se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte directement,
- condamner la société Yoox à verser à la société MC Company S.A.M la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque sous réserve des informations complémentaires comptables qui seront obtenues en cours de procédure,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, en français ou en italien au choix de la société MC Company S.A.M, dans 10 journaux ou publications professionnels, aux frais de la société Yoox, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T, soit la somme totale de 80.000 euros H.T, aux frais avancés de la société Yoox, sur simple présentation des devis justificatifs, ainsi que sur la page d’accueil du site internet http://www.Yoox.com/ pendant une durée de six mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12 et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement, ► en tout état de cause,
- débouter la société Yoox de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société Yoox à leur verser la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de traduction de l’assignation et du jugement à intervenir. Ils soutiennent que la société Yoox ne prouve pas que la société Raffaele Carofïglio dispose de droits en France sur le nom B

MOON antérieurs à ceux tirés de la marque « BANANA MOON » n°681379, aucune marque de la société Raffaele Carofiglio n’ayant été enregistrée, un nom commercial antérieur en Italie ne pouvant leur être opposé en France, et le conflit opposant Monsieur F et la société Raffaele Carofiglio n’ayant aucune incidence sur les actes de contrefaçon commis par la société Yoox en France. Ils font valoir que la société Yoox a commercialisé sur son site internet disponible depuis la France, des Tee-shirts, soit des produits identiques aux « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain » visés dans l’enregistrement de la marque « BANANA MOON », sur lesquels est reproduite la locution « B MOON » ainsi que sur les étiquettes et les tee-shirts. Les demandeurs estiment que la société Yoox a également commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque BANANA MOON car le T-shirt référencé 1000000005075599 / MG/TB03 comporte l’inscription B MOON et le T-shirt référencé 1000000005052546/MG/TT24 comporte la reproduction de lalocution B MOON au-dessus de l’oeil gauche du chien en caractères minuscules, motif également apposé seul sur l’un des T-shirts présentés à la vente sur le site www.yoox.com. Ils estiment qu’il appartenait au(x) fournisseur(s) de la société Yoox de lui indiquer dans quel pays pouvaient être commercialisés les vêtements revêtus de la marque et que si les produits de la société Carofiglio peuvent être commercialisés en Italie,

ils sont contrefaisants dans les pays où la marque de Monsieur F est protégée, le droit des marques étant régi par le principe de territorialité. Us considèrent que la reproduction du nom B MOON sur un site internet à plus de 100 reprises et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter reproduisant sans autorisation la marque « BANANA MOON » ont porté atteinte au monopole détenu par Monsieur F sur ladite marque qui est notoirement connue du public en France et dans plusieurs pays, causé un préjudice moral à la société MC Company S.A.M consistant en une atteinte à la jouissance paisible de son titre, une dépréciation et une atteinte à sa réputation et ont porté atteinte aux investissements effectués par la société MC Company S.A.M notamment dans le cadre des campagnes publicitaires, de l’exploitation de son site internet, pour ses produits et ses boutiques. Dans ses dernières conclusions notifiées sur ebarreau le 28 mars 2011, la société Yoox demande au tribunal de :

- in limine litis, dire et juger que l’étendue de la compétence du Tribunal de Paris se limite uniquement aux actes commis en France,
- constater ou à tout le moins dire et juger que la partie française de l’enregistrement international de marque désignant la France « B MOON » n°681379 n’a pas été exploitée en France pendant une période ininterrompue de cinq ans pour désigner les produits des classes 14, 18 et 25 à l’exception des maillots de bain et des blousons en cuir pour femmes visés par la marque, conformément aux dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger en conséquence que Monsieur Daniel F est déchu de tous ses droits sur la partie française de cet enregistrement international de marque pour les produits désignés dans les classes 14, 18 et 25 visées par la marque pour les produits de « bijouterie, horlogerie, habillement hommes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, cuir, malles et valises, bagages, habillement femmes à l’exception des blousons en cuir pour femmes et des maillots de bain », à la date du cinquième anniversaire d’inexploitation soit au 13 mars 1998, et subsidiairement au plus tard au 26 janvier 2010, au 10 novembre 2010, au 14 février 2011 ou au 23 mars 2011, avec un effet absolu à l’égard de tous,
- constater ou à tout le moins dire et juger que la partie de l’enregistrement international de marque désignant la France « B MOON T W » n°553869 n’a pas été exploitée en France pendant une période ininterrompue de cinq ans pour désigner les produits visés dans la classe 25 à savoir « articles d’habillement pour hommes, femmes et enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain » conformément aux dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger en conséquence que Monsieur Daniel F est déchu de tous ses droits sur cet enregistrement international de marque pour les produits désignés en classe 25, à la date du cinquième anniversaire d’inexploitation soit au 28 décembre 1996, et subsidiairement au plus tard au 10 novembre 2010 au 14 février 2011 ou au 23 mars 2011, avec un effet absolu à l’égard de tous,
- constater ou à tout le moins dire et juger que la partie de l’enregistrement international de marque désignant la France « SPORTS B MOON USA » 782198 n’a pas été exploitée en France pendant une période ininterrompue de cinq ans pour désigner les produits visés dans la classe 25 à savoir « articles d’habillement pour hommes, femmes et enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain »

conformément aux dispositions de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger en conséquence que Monsieur Daniel F est déchu de tous ses droits sur la partie française de cet enregistrement international de marque pour les produits désignés en classe 25, à la date du cinquième anniversaire d’inexploitation, soit au 11 novembre 2007, et subsidiairement au plus tard au 10 novembre 2010 au 14 février 2011 ou au 23 mars 2011, avec un effet absolu à l’égard de tous,
- constater qu’elle a cessé toute commercialisation des articles litigieux et retiré les produits de son site dès le 6 août 2009,
- constater que les 9 articles argués de contrefaçon sont des produits authentiques de la société Raffaele Carofiglio, acquis et mis en vente légitimement en Italie,
- constater que 2 au moins des 9 produits ne comportent pas la marque « BANANA MOON » mais la marque « BANANA BENZ », et que les demandeurs ne démontrent la présence de la dénomination BANANA MOON que sur deux des 7 produits restant,
- constater que les actes de contrefaçon allégués n’ont pas été commis en France,
- dire et juger qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en présence et/ ou entre les produits en présence,
- dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée et débouter M. F et la société MC Company S.A.M de leurs demandes à son encontre,
- constater en tout état de cause qu’elle est un simple distributeur et que compte tenu des circonstances de l’espèce, elle a fait preuve de bonne foi et ne pouvait avoir connaissance du caractère prétendument contrefaisant des articles en cause,
- débouter M. F et la société MC Company S.A.M de toutes leurs demandes,
- ordonner en conséquence la restitution des sommes versées à la société MC Company S. A.M et à M. F à titre de provision dans le cadre de l’instance en référé, En conséquence,
- dire et juger que le jugement à intervenir sera inscrit d’office dans le Registre International des Marques et auprès de l’INPI, aux frais de Monsieur Daniel F et de la société MC Company, et qu’à défaut de ce faire dans le mois qui suit le prononcé du jugement, la société Yoox pourra procéder elle-même à cette inscription sur simple production d’une expédition conforme du jugement et toujours aux frais de Monsieur Daniel F et de la société MC Company S.A.M, A titre subsidiaire,
- dire et juger en particulier que Monsieur F et la société MC Company S.A.M ne démontrent pas la réalité d’un quelconque préjudice et que celui-ci ne saurait excéder 200 euros compte tenu notamment du montant du chiffre d’affaires réalisé en France par Yoox, En tout état de cause,
- dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne se justifie pas,
- condamner Monsieur Daniel F et la société MC Company S.A.M à lui payer chacun la somme de 15.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Duclos Thorne Mollet- Vieville et Associés, Avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle estime avoir intérêt à demander la déchéance des marques « BANANA MOON TOP WAVE » et « SPORTS B MOON USA » afin de préserver ses droits car les demandeurs versent aux débats un tee-shirt B MOON USA, se prévalent de l’antériorité de la marque « BANANA MOON TOP WAVE » pour démontrer la notoriété

de la marque « BANANA MOON » et ces marques comportent la partie commune B MOON de sorte que si seulement la marque « BANANA MOON » n° 681379 devait être déchue, la société MC Company S.A.M pourrait encore lui opposer ces deux marques qui comprennent l’élément B MOON. Elle relève que si les marques ne lui sont pas été opposées pour chacun des produits, ceux-ci font partie de son activité ce qui suffit à justifier de son intérêt légitime. Elle soutient que doivent être écartées par le tribunal les pièces non datées ou ne possédant pas de date certaine, ainsi que les pièces non comprises dans la période pertinente et qu’aucune des pièces versées aux débats ne répond aux exigences légales et jurisprudentielles nécessaires à établir un usage réel et sérieux permettant d’échapper à la déchéance. Elle fait valoir qu’elle est uniquement un distributeur ayant acquis les produits incriminés auprès de la société italienne La Rambla en pensant qu’ils ne contrefaisaient aucun droit car il s’agissait de produits authentiques d’une société italienne Carofîglio achetés en Italie. Elle relève qu’elle a retiré immédiatement de son site internet les produits litigieux, à réception de l’assignation en référé, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée. Elle soutient que la locution B MOON était utilisée sur son site internet comme nom du designer et non à titre de marque, la société Carofiglio utilisant le nom commercial BANANA MOON depuis 1978 ou 1983 au moins, que les polos référencés 1000000005052550 et 1000000005084860 ne reproduisent pas la marque « BANANA MOON » mais la marque « BANANA BENZ » et ont fait l’objet d’une erreur de référencement sur le site, que le procès-verbal de constat ne permet pas de vérifier si les produits avec les petits carreaux comportent la reproduction de la marque « BANANA MOON », que sur les captures d’écran du procès-verbal de constat, la marque « BANANA MOON » n’apparaît de manière visible que sur un seul tee-shirts et l’étiquette d’un second produit achetés par les demandeurs. Elle estime qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les signes en cause car sur les 2 produits achetés par les demandeurs, l’inscription B MOON est inscrite en caractères rouges, souvent utilisée dans l’expression plus longue « B MOON 1978 » et toujours utilisée en combinaison avec la tête d’un chien blanc ayant une tâche noire sur l’œil droit. La société Yoox considère que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi une quelconque perte du fait de la vente des produits litigieux, leurs produits étant des maillots de bain pour femmes et non des tee-shirts pour hommes, que la pièce adverse CCK 26, censée démontrer les frais de créations et de promotion, est en réalité un document interne à l’entreprise, non certifié par un expert comptable, qu’elle n’a vendu que 10 articles litigieux à des clients domiciliés en France, pour un montant total (hors frais de livraison) de 251,66 € HT, soit 301 € TTC, dont à déduire les deux achats provoqués par les demandeurs pour un montant TTC de 62 €, et que les demandeurs n’établissent pas avoir subi un quelconque préjudice moral du fait de la présence pendant quelques semaines, sur un site internet présentant quotidiennement des milliers de références, de 9 tee-shirts dont un seul comporte de manière visible la dénomination BANANA MOON.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2011. EXPOSE DES MOTIFS
- sur les demandes de déchéance : Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1^er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. L’alinéa 3 de cet article précise que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. * concernant la marque « BANANA MOON » n°681379 :

► sur la recevabilité de la demande : En l’espèce, la marque verbale internationale « B MOON » n°681379 a été déposée pour désigner :

- « savons, parfumerie, cosmétique » en classe 3,
- « optique et lunetterie » en classe 9,
- « bijouterie et horlogerie » en classe 14,
- « papeterie » en classe 16,
- « cuir, malles et valises, bagages » en classe 18,
- « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes » en classe 24,
- « habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain » en classe 25. Dans ses dernières conclusions, la société Yoox estime que cette marque n’a pas été exploitée en France pendant une période ininterrompue de 5 ans pour désigner les produits des classes 14, 18 et 25 à l’exception des maillots de bain et des blousons en cuir pour femmes, et sollicite en conséquence la déchéance des droits de Monsieur F sur la partie française de cet enregistrement international pour les produits désignés dans les classes 14, 18 et 25 visés, c’est à dire pour les produits suivants : « bijouterie, horlogerie, cuir, malles et valises, bagages, habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, habillement femmes à l’exception des blousons en cuir pour femmes et des maillots de bain » Monsieur F et la société MC Company S.A.M ont fait assigner la société Yoox en contrefaçon de cette marque en invoquant les produits et services suivants : "tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain", ce qu’ils maintiennent dans leurs dernières conclusions. Par conséquent, la société Yoox, assignée en contrefaçon et qui n’allègue pas exploiter la dénomination « BANANA MOON » pour la bijouterie, l’horlogerie, le cuir, les malles, les valises et les bagages, est irrecevable à invoquer la déchéance des droits de Monsieur F sur la marque « BANANA MOON » n°681379 pour les produits

suivants : « bijouterie et horlogerie » en classe 14 et « cuir, malles et valises, bagages » en classe 18 La société Yoox est en revanche recevable à solliciter la déchéance des droits de Monsieur F sur ladite marque pour les produits suivants « habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures » en classe 25.

*sur le bien fondé de la demande : Le délai de cinq ans commence à courir lorsque la procédure d’enregistrement est terminée, soit à compter de la publication de l’enregistrement de la marque au BOPI. Les catalogues B MOON été 2003, 2004, 2005 et 2007, l’extrait du site internet www.beachstorecannes.com à la date du 02/10/2007 sur lesquels apparaissent des maillots de bain, des tee-shirts, chemises, sweets, jupes, robes et shorts pour femmes, les fiches comportant la mention en bas à gauche « B MOON collection été 2004 » pour des tee-shirts « Parcy » et « Pigy » pour femmes présentant la mention « B MOON » sur le devant et les factures 2003-2004 correspondantes à ces produits, les fiches comportant la mention en bas à gauche « B MOON collection été 2005 » pour des tee-shirts « Merry » et des tee-shirts, sweets, pantalons et shorts « Gardy » pour femmes présentant la mention « B MOON » sur le devant et les factures 2004-2005 correspondantes à ces produits, le catalogue B MOON non daté, la fiche technique du manteau « Sullivan B » pour femme et les factures d’août et septembre 2008 pour ce produit, sont suffisants pour justifier de l’exploitation sérieuse entre 2003 et 2008 de la marque verbale « BANANA MOON » pour l’habillement pour femmes, le prêt-à- porter et la confection, la réalisation de fiches techniques participant de la confection des vêtements. La fiche comportant la mention en bas à gauche « B MOON summer 2008 collection » pour les chaussures pour femme « Grammy » et « Riva »présentant la mention « B MOON » à l’intérieur ainsi que les factures 2008-2009 correspondantes à ces produits, les tongs référencées « Bonito » et les factures 2008 correspondantes à ce produit, la fiche comportant la mention en bas à gauche « B MOON collection été 2004 » pour les tongs « Motu » et la facture 2005 correspondante à ce produit, la fiche comportant la mention en bas à gauche « B MOON collection été 2004 » pour les tongs « Perla » et les factures 2006-2007-2009 correspondantes à ce produit, les fiches comportant la mention en bas à gauche « B MOON collection été 2005 » pour les tongs « Oasis » et « Leather » ainsi que deux factures 2005 correspondantes à ces produits, sont suffisants pour justifier de l’exploitation sérieuse de la marque verbale « BANANA MOON » pour les chaussures pour la période 2005 à 2009. Cependant, les fiches techniques production pour une robe thème « Layer » taille 4-16 ans datée du 27/06/07, une robe thème « Stage » taille 4-16 ans datée du 04/07/07 et un short du thème « Boarders » taille 8-16 ans datée du 6/11/2007 ainsi que des factures de commercialisation en France de 49 robes « Stage » en 2008, 63 robes « Layer » en 2008, 41 shorts « Boarder » en 2008 et 78 shorts « Boarder » en 2009, sont insuffisants pour justifier d’un usage sérieux de la marque « BANANA MOON » pour l’habillement pour enfants.

Monsieur F n’établit pas également avoir fait un usage sérieux de sa marque verbale « BANANA MOON » pour l’habillement pour hommes.

Par conséquent, il convient de débouter la société Yoox de sa demande de déchéance des droits de Monsieur F sur la partie française de sa marque verbale internationale « B MOON » n°681379 pour les produits suivants « habillement femmes, prêt-à-porter, confection, chaussures » en classe 25, et de prononcer la déchéance des droits de Monsieur F sur la partie française de l’enregistrement international de cette marque pour les produits suivants « habillement hommes, enfants » en classe 25 à compter du 13 mars 2003, au vu de la demande formulée par la société Yoox dans ses dernières écritures. * concernant les marques « BANANA MOON TOP WAVE » et « SPORTS B MOON USA » : Monsieur Daniel F est titulaire des marques internationales visant la France « B MOON T W » n° 553869 déposée le 19 avril 1990 et « SP ORTS B MOON USA » n° 782198 déposée le 04 juin 2002 pour désigner des « articles d’habillement pour hommes, femmes, enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots de bain » en classe 25. Monsieur F et la société MC Company S.A.M n’invoquent pas ces marques dans leur assignation et à l’appui de leurs demandes dans leurs dernières conclusions. La société Yoox n’établit pas exploiter ou désirer le faire, les dénominations « BANANA MOON TOP WAVE » et « SPORTS B MOON USA ». Dans son arrêt du 30 juin 2010, la Cour d’Appel de Paris a interdit à la société Yoox non pas tout usage de la dénomination BANANA MOON mais de reproduire les termes « B MOON » dans toutes typographies, sur des produits couverts par l’enregistrement de la marque internationale n° 681 379 et sur son site internet www.yoox.com ainsi que de commercialiser en France des vêtements présentant le signe « BANANA MOON » dans toutes typographies. Le fait que ces marques « BANANA MOON TOP WAVE » n° 5 53869 et « SPORTS B MOON USA » n° 782198 comportent la dénomination « BAN ANA MOON » ne saurait justifier à lui seul un intérêt légitime pour la société Yoox, assignée en contrefaçon de la seule marque verbale « BANANA MOON » n°681379, de demander la déchéance des droits de Monsieur F sur ces deux marques. Il convient donc de déclarer la société Yoox irrecevable en sa demande de déchéance des droits de Monsieur F sur la partie française des marques internationales « B MOON T W » n° 553869 et « SPORTS B MOON USA » n° 782198.

- sur les actes de contrefaçon : Aux termes de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que »formule, façon, système, imitation, genre, méthode « ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. »

L’article L.713-3 du même code prévoit que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. " En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat des 10 et 22 avril 2009 que la société Yoox a offert à la vente et vendu sur son site internet accessible depuis la France www.yoox.com neuf tee-shirts sous la dénomination « BANANA MOON » à un prix oscillant entre 30 et 46 euros, et revêtus, pour les articles référencés 1000000005075599 et 1000000005052546 acquis par les demandeurs, de la mention « B MOON » associée à un dessin de tête de chien blanc avec une tâche noire sur l’oeil droit pour l’un et un disque vinyle avec ladite tête de chien à l’intérieur pour l’autre. Ces deux tee-shirts présentent également la dénomination « Banana Moon » soulignée avec en dessous « 1978 » sur la manche gauche, l’étiquette accrochée au col, l’étiquette en carton accrochée par un fil à l’étiquette du col et sur le carré en plastique clipsé sur ce fil. La dénomination « BANANA MOON » est utilisée par la société Yoox pour commercialiser des tee-shirts soit des produits identiques aux produits suivants « habillementfemmes, prêt-à-porter, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes et confection » visés à l’enregistrement de la marque « BANANA MOON » n° 681379. La dénomination « BANANA MOON » constitue la reproduction à l’identique de la marque verbale « BANANA MOON » n°681379. Les signes complexes constitués de la dénomination « BANANA MOON » associée à un élément figuratif et la dénomination « BANANA MOON 1978 » reprennent l’élément verbal « BANANA MOON » constitutif de la marque n°681 379, l’ajout d’un élément figuratif et d’une date n’excluant pas les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles avec la marque n°681379 résultant d e l’utilisation de la dénomination « BANANA MOON » et générant un risque de confusion dans l’esprit du public. La dénomination « BANANA MOON » est employée par la société Yoox sur son site internet et sur les vêtements litigieux, pour les distinguer des autres produits commercialisés, c’est à dire à titre de marque, et non de nom commercial ou nom de designer. La société Yoox est également mal fondée à invoquer de prétendus droits antérieurs de la société italienne Raffaele Carofiglio qui sont constitués par l’enseigne et des marques italiennes et internationale ne visant pas la France pour s’opposer à des actes de contrefaçon commis en France d’une marque internationale « B MOON » n°681379 visant la France.

La société défenderesse ne peut davantage se retrancher derrière une « simple erreur de référencement », la bonne foi étant inopérante en matière civile.

En ayant utilisé sur son site internet www.yoox.com accessible en France la dénomination « BANANA MOON » pour commercialiser des tee-shirts dont deux d’entre eux, qui ont pu être achetés depuis la France et livrés en France, sont revêtus de la mention « B MOON » associée à un élément figuratif et à une date, la société Yoox a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque verbale internationale visant la France « B MOON » n°681379 dont Monsieur F est titulaire et la société MC Company S.A.M est licenciée.

- sur les mesures indemnitaires : Aux termes de l’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ". En l’espèce, Monsieur F et la société MC Company S.A.M sont recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice subi en France du fait des actes de contrefaçon commis sur le territoire national. La société MC Company S.A.M a fait constater les actes contrefaisants par deux procès-verbaux de constats dressés les 10 et 22 avril 2009. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 6 août 2009 à la requête de la société Yoox qu’elle n’utilisait plus à cette date la dénomination BANANA MOON sur son site internet www.yoox.com. La société Yoox a utilisé sur son site internet www.yoox.com accessible en France la dénomination « BANANA MOON » pour commercialiser des tee-shirts dont deux d’entre eux, qui ont pu être achetés depuis la France et livrés en France, étaient revêtus de la mention « B MOON » associée à un élément figuratif et à une date. Le 17 septembre 2009, Monsieur Alberto G, responsable commercial de la société Yoox, a attesté que ladite société avait vendu en France 10 tee-shirts référencés B MOON de la collection Printemps/Eté 2009 pour un montant total de 301 euros TTC, y compris les deux tee-shirts achetés le 16 avril 2009 par le conseil de Monsieur F et de la société MC Company S.A.M pour un total de 62 euros TTC.

Le 17 mai 2010, Monsieur Alessandro G associé de la société Mazars S.p.A a indiqué que sur la base de la documentation fournie par la société Yoox, le montant total net des ventes de produits de marque Banana Moon à des clients domiciliés en France au cours de l’exercice 2009 s’élevait à 251,66 euros. La pièce n° 26 intitulée « publicité et frais de collection Banana Moon de 2002 à 2008 » communiquée par les demandeurs n’est pas certifiée par un expert comptable et fait état des frais pour la collection entière et nullement pour la marque

internationale « B MOON » n°681379 qui fonde seule la présente action en contrefaçon. Le 16 juin 2009, Monsieur Jean-Paul S, expert comptable, agissant en qualité de commissaire aux comptes en exercice de la société MC Company S.A.M, a certifié les coûts de commercialisation et de création pour les exercices 2002 à 2008, ces coûts oscillant entre 1.517.436 euros pour les coûts de créations en 2002 et 3.314.494 euros pour les coûts de commercialisation en 2008. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice résultant de l’atteinte portée à la marque « BANANA MOON » n°681379 et du préjudice comme rcial sera justement indemnisé par l’allocation à la société MC Company S.A.M de la somme de 10.000 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 10.000 euros déjà allouée par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 octobre 2009 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 juin 2010. La société MC Company S.A.M sera déboutée de sa demande de publication judiciaire, son préjudice étant suffisamment indemnisé par l’allocation de cette somme. Monsieur F indique dans ses dernières conclusions que la contrefaçon de sa marque lui est préjudiciable du simple fait de l’atteinte à son monopole mais ne formule aucune demande chiffrée de sorte que le tribunal ne peut lui allouer de dommages et intérêts ni faire droit à sa demande de publication judiciaire et doit lui ordonner de restituer à la société Yoox la somme de 10.000 euros que celle-ci avait été condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 octobre 2009 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 juin 2010, à l’exclusion de toute autre restitution. Il y a lieu de faire droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, les actes de contrefaçon ayant cessé.

- sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la mesure d’inscription aux registres des marques qui ne sera effectuée qu’une fois la décision devenue définitive ainsi que la mesure de restitution par Monsieur F des dommages et intérêts reçus par la société Yoox, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire, et compatible avec la nature de l’affaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société Yoox, partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de traduction de l’assignation et du présent jugement. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à Monsieur F et à la société MC Com pany S.A.M la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société Yoox irrecevable en sa demande de déchéance des droits de Monsieur Daniel F sur la partie française de la marque internationale « B MOON » n°681379 pour les produits suivants ! « bijouterie et horlogerie » en classe 14 et « cuir, malles et valises, bagages » en classe 18, Déclare la société Yoox recevable en sa demande de déchéance des droits de Monsieur Daniel F sur la partie française de la marque internationale « B MOON » n°681379 pour les produits suivants : « habillement hommes, femmes, enfants, prêt- à-porter, confection, chaussures » en classe 25, Déboute la société Yoox de sa demande de déchéance des droits de Monsieur Daniel F sur la partie française de la marque internationale « B MOON » n°681379 pour les produits suivants: « habillement femmes, prêt-à-porter, confection, chaussures » en classe 25, Prononce la déchéance des droits de Monsieur Daniel F sur la partie française de la marque internationale « B MOON » n°681379 pour les pr oduits suivants : « habillement hommes, enfants » en classe 25 à compter du 13 mars 2003, Déclare la société Yoox irrecevable en sa demande de déchéance des droits de Monsieur Daniel F sur la partie française des marques internationales « B MOON T W » n° 553869 et « SPORTS B MOON USA » n° 782198, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI et à l’OMPI aux fins d’inscription aux registres national et international des marques par la partie la plus diligente,

Dit qu’en ayant utilisé sur son site internet www.yoox.com accessible en France la dénomination « BANANA MOON » pour commercialiser des tee-shirts dont deux d’entre eux, achetés depuis la France et livrés en France, sont revêtus de la mention « B MOON » associée à un élément figuratif et à une date, la société Yoox a commis des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation de la marque verbale internationale visant la France « B MOON » n°681379 d ont Monsieur F est titulaire et la société MC Company S.A.M est licenciée, En conséquence, Interdit à la société Yoox de reproduire les termes « B MOON » sur des produits couverts par la marque internationale « B MOON » n° 6 81379, sur son site internet www.yoox.com ainsi que sur tous supports de communication accessibles en France, et de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser en France des vêtements présentant le signe « BANANA MOON », Déboute Monsieur Daniel F et la société MC Company S.AM de leur demande d’astreinte,

Condamne la société Yoox à payer à la société MC Company S.A.M la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, dont il conviendra de déduire la provision de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) déjà allouée par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 octobre 2009 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 juin 2010, Déboute la société MC Company S.A.M de sa demande de publication judiciaire, Constate que Monsieur Daniel F ne formule aucune demande chiffrée de dommages et intérêts dans ses dernières conclusions, En conséquence, dit que le tribunal ne peut lui allouer de dommages et intérêts ni faire droit à sa demande de publication judiciaire, Ordonne à Monsieur Daniel F de restituer à la société Yoox la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) allouée par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 octobre 2009 confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 juin 2010, Déboute la société Yoox de toute autre demande de restitution, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la mesure d’inscription aux registres national et international des marques qui ne sera effectuée qu’une fois la décision devenue définitive ainsi que la mesure de restitution par Monsieur Daniel F à la société Yoox,

Condamne la société Yoox à payer à Monsieur Daniel F et à la société MC Company S.A.M la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de traduction de l’assignation et du présent jugement, et qui seront recouvrés par Maître Corinne Champagner Katz, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.