Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 décembre 2010, n° 09/07666

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 10 DECEMBRE 2010 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/07666. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^e Chambre 2^e Section – RG n° 07/07496. APPELANTES : assistées de Maître Sylvia SPALTER plaidant pour ARPI BMS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 174. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1^er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, et Madame NEROT, conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame NEROT, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET :

Contradictoire, -prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. -signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société organisée selon les lois des îles des Bermudes Nike International Limited expose que le logo dénommé «SWOOSH», représentant une virgule posée à l’envers et à l’horizontale, a été créé en 1971 et qu’elle est notamment titulaire des marques suivantes : - la marque française figurative n° 1 533 029 dépos ée le 26 mai 1989, régulièrement renouvelée les 27 janvier 1999 et 29 avril 2009, visant, en classes 18, 25 et 28, les 'Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ; articles de gymnastique et de sport, notamment chaussures pour l’athlétisme,

à usage d’entraînement ou à usage général, vêtements et sacs pour l’athlétisme, sacs à main, sacs de voyage ; jeux, jouets.', ainsi reproduite : - la marque communautaire figurative n° 000277517 d éposée le 08 juillet 1996, enregistrée le 21 avril 1999 et selon elle renouvelée le 06 août 2006 pour désigner des produits et services des classes 9, 14, 18, 25, 28 et 42, et notamment les 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.', ainsi décrite : 'Consiste en la représentation d’une figure géométrique irrégulière de fond blanc. Une de ses extrémités a une forme courbe comme un gros crochet court, se terminant par une pointe fine ; cette portion en forme de crochet se prolonge jusqu’à l’extrémité opposée, par le biais d’un large trait qui va s’amincissant lentement pour se terminer en pointe.', et ainsi reproduite : - la marque communautaire figurative n° 004288486 déposée le 12 mars 2005 et enregistrée le 08 février 2006 pour désigner des produits des classes 9, 14, 18, 25 et 28, et notamment les 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; instruments d’horlogerie et chronométriques y compris montres de tous types, altimètres, boussoles, podomètres, moniteurs de vitesse et distance équipés d’un capteur de vitesse et moniteurs de rythme cardiaque, tous en tant que pièces de montres ; chronographes ; chronomètres ; bijouterie et épinglettes ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.', ainsi reproduite : Indiquant avoir découvert au mois de mars 2007 qu’un magasin à l’enseigne 'Didier Guérin’ situé dans le centre commercial 'Les 3 Fontaines’ à Cergy- Pontoise offrait à la vente et vendait des boucles d’oreilles reproduisant, selon elles, à l’identique, la marque figurative «SWOOSH», les sociétés Nike International Ltd et Nike France (ci-après les sociétés Nike) ont, après l’envoi le 11 avril 2007 d’une mise en demeure restée infructueuse, selon actes d’huissier en date des 16 et 23 mai 2007, fait assigner la société par actions simplifiée Didier Guérin Holding et la société à responsabilité limitée Saga, son fournisseur, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des marques communautaires n° 000277517 et 004288486 et atteinte à la marque notoire n° 1 533 029 aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, réparation de leurs préjudices et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. </G La société par actions simplifiée Didier Guérin est intervenue volontairement à l’instance. Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2009, la troisième chambre, deuxième section, de ce tribunal a : -rejeté la demande de mise hors de cause de la société Didier Guérin Holding SAS ; -reçu la société Didier Guérin SAS en son intervention volontaire ; -déclaré la société Nike France recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire ;

- prononcé la déchéance de la marque communautaire figurative n° 000277517 à compter du 30 août 2004 en ce qu’elle désigne, en classe 14, les 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses' ; - prononcé la nullité de la marque communautaire figurative n° 004288486 pour les produits suivants : 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses'; - dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à l’OHMI pour inscription au registre des marques communautaires ; - débouté les sociétés Nike International Limited et Nike France de l’ensemble de leurs demandes ; - débouté les sociétés Didier Guérin Holding SAS et Didier Guérin SAS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné les sociétés Nike International Limited et Nike France, outre aux dépens, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Didier Guérin Holding SAS la somme de 1 500 euros et aux sociétés Didier Guérin SAS et Saga la somme de 3 000 euros chacune ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire. Les sociétés Nike ont relevé appel de ce jugement, le 31 mars 2009, à l’encontre des sociétés Saga et Didier Guérin Holding et, le 29 juillet 2009, à l’encontre de la société Didier Guérin. Les instances ont été jointes par ordonnance du 15 octobre 2009. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 13 avril 2010, les sociétés Nike International Ltd et Nike France poursuivent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque communautaire n° 277517, à compter du 20 août 2004, pour désigner, en classe 14, les 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’auGlasses ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses', prononcé la nullité de la marque communautaire n° 4288486 po ur les mêmes matières et rejeté l’ensemble de leurs demandes, sollicitent la confirmation de cette décision en ce qu’elle a débouté les sociétés Didier Guérin Holding et Didier Guérin de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et prient la cour, statuant à nouveau, au visa des règlements communautaires CE n° 40/G20 décembre 2003 et CE n° 207/2009 du 26 fév rier 2009, des articles L. 717-1, L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

- dire que les sociétés Saga et Didier Guérin ont commis des actes dGrefaçon des marques communautaires SWOOSH n° 277517 et 4288 486 et fait un emploi injustifié de la marque notoire appelée le SWOOSH n° 1 533 029,

- dire que la commercialisation par les sociétés Saga et Didier Guérin de boucles d’oreilles reproduisant la marque notoire appelée le SWOOSH constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Nike France, -les condamner in solidum à verser, à titre de dommages et intérêts : ~ à la société Nike International, la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque notoire SWOOSH et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice commercial, ~ à la société Nike France, la somme de 70 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - prononcer les mesures d’interdiction, sous astreinte, et de publication d’usaGspan> - débouter la société Saga de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter les sociétés Saga et Didier Guérin de l’ensemble de leurs prétentions, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fGnt de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 19 mai 2010, les sociétés Didier Guérin Holding et Didier Guérin sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société Nike France recevable en son action et rejeté leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts et prient la cour, statuant à nouveau de ces chefs, de déclarer irrecevable la société Nike France en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de condamner solidairement les sociétés Nike International Ltd et Nike France à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, le cas échéant, de condamner la société Saga à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en condamnant, en outre, la sociétNaga à leur rembourser le prix des produits achetés et ainsi retirés de la vente. Elles sollicitent la condamnation de la société Saga à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle des sociétés Nike International Ltd et Nike France à leur payer à chacune ladite somme sur le même fondement ainsi que la condamnation des sociétés Saga, Nike International Ltd et Nike France aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 mars 2010, la société Saga demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Nike France recevable à agir et, statuant à nouveau, de déclarer cette société irrecevable, pour défaut de qualité à agir,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle de la marque communautaire n° 277517, la nullité pa rtielle de la marque communautaire n° 4288486 et débouté les sociétés Ni ke de l’ensemble de leurs demandes et prie la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que la paire de boucles d’oreilles de forme incurvée qu’elle a conçue, fabriquée et commercialisée, n’est pas la copie servile ou l’imitation des signes figuratifs appelés «SWOOSH» ou virgule, déposés par les sociétés Nike et que la banalité de ce signe figuratif, graphisme appartenant au domaine public, en exclut toute contrefaçon par la paire de boucles d’oreilles, qu’elle était donc parfaitement justifiée à commercialiser ce modèle de boucles d’oreilles et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile, - constater l’absence de préjudice subi par les sociétés Nike, - en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, - dire recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société Didier Guérin, prendre acte de ce qu’elle accepte de supporter toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à l’encontre de cette société, - en tout état de cause, condamner les sociétés Nike, outre aux dépens de première instance et d’appel, à lui payer les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions. SUR CE, LA COUR, Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont, à titre liminaire, constaté que le terme «SWOOSH», mentionné à de nombreuses reprises par les appelantes dans leurs écritures, celles-ci évoquant 'les marques SWOOSH' ou encore 'la marque notoire SWOOSH', n’a pas été déposé à titre de marque. Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré la société Didier Guérin SAS recevable en son intervention volontaire et maintenu la société Didier Guérin Holding SAS dans la cause eu égard à son activité mentionnée au Kbis tout en observant que l’appréciation de son éventuelle responsabilité dans la commission des faits incriminés relève d’un examen du fond du litige ; G sera donc confirmé de ces chefs. Sur la recevabilité à agir de la société Nike France : Considérant qu’au soutien de leur appel incident sur ce point, les sociétés Saga, Didier Guérin Holding et Didier Guérin réitèrent devant la cour les moyens qu’ils avaient développés devant les premiers juges et que ceux-ci ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, à bon droit écartés; qu’en effet, la société Nike France qui assure la représentation commerciale et la promotion en France des produits revêtus des marques Nike justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitisme pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la déchéance des droits de la société Nike International Ltd sur la marque communautaire n° 000277517 : Considérant que la société Nike International Ltd fait grief aux premiers juges d’avoir, pour prononcer la déchéance partielle de ses droits sur la marque n° 000277517, fait une mauvaise appréciation des éléments de preuve qu’elle a fournis de l’usage sérieux de cette marque. Considérant que l’article 51 du règlement communautaire CE n° 207/2009 du 26 février 2009 intégGe règlement communautaire CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services désignés durant une période ininterrompue de cinq ans. Considérant que la déchéance ne peut être demandée que par une personne qui y a intérêt ; que les sociétés Saga, Didier Guérin Holding et Didier Guérin, défendeurs à l’action en contrefaçon de la marque précitée, introduite par les sociétés Nike, sont recevables à solliciter à titre reconventionnel, la déchéance des droits de la société Nike International Ltd, titulaire de ladite marque, pour les produits 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses', visés à l’enregistrement de cette marque, qui leur sont opposés. Considérant que le délai de cinq ans court, s’agissant d’une marque communautaire, lorsque la procédure d’enregistrement est achevée, c’est-à- dire à compter de la publication de son enregistrement, soit en l’espèce, à compter du 30 août 1999, date de la publication de la marque n° 000277517 au Bulletin des marques communautaires n° 068/1999 ; Que l’article 51 du règlement CE n° 207/2009 dispos e que 'toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de cette période et la présentation de (…) la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de (…) la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non- usage, n’est pas pris en considération lorsque (…) la reprise de l’usage intervien(nen)t seulement après que le titulaire a appris que la (…) demande reconventionnelle pourrait être présentée' ; Que la société Nike International soutient qu’elle ne peut encourir la déchéance dès lors qu’elle a repris, courant 2006, l’usage de la marque n° 000277517 pour des bracelets en plastique, lesquels, relevant de la catégorie des bijoux fantaisie, font partie des produits visés à l’enregistrement de la marque. Considérant, cependant, que, pour faire obstacle à une mesure de déchéance, l’exploitation de la marque doit être réelle, ce qui implique que le signe déposé exerce sa fonction qui est de distinguer les produits offerts à la vente en étant

apposé sur eux ou bien en accompagnant leur mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur cette fonction ; Qu’en outre, la preuve de l’usage sérieux de la marque doit être rapportée par son propriétaire pour chacun des produits ou services désignés, l’exploitation de la marque pour des produits ou services similaires ne faisant pas obstacle à la déchéance ; Qu’enfin, la reprise de l’usage doit, pour interrompre le délai, non pas consister en un fait isolé mais constituer une exploitation suivie des produits en cause. Considérant, ceci exposé, que l’unique document produit par les appelantes pour justifier de l’usage sérieux de la marque n° 0 00277517 pour les'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses’ est la pièce n° 22 constituée d’extraits des catalo gues intitulés 'EQUIPMENT IGNITE SU.06' et 'EQUIPMENT IGNITE SP.06' portant manifestement sur les collections printemps-été 2006 comme l’ont justement observé les premiers juges ; Que ces extraits présentent quasi exclusivement des montres, relevant des produits de 'l’horlogerie et instruments chronométriques', également visés dans l’enregistrement de la marque mais non par la demande de déchéance, ainsi que, sur une page dans chaque catalogue, des bandeaux fins en caoutchouc pour les poignets ; Qu’il n’est donc pas justifié d’un quelconque usage pour les'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, pierres précieuses' depuis l’enregistrement de ladite marque ; Que, par ailleurs, la classification internationale de Nice est indicative, en sorte que si le bijou est défini, par exemple dans le Petit Larousse édition 1994, comme 'objet de parure, d’une matière ou d’un travail précieux', les bijoux fantaisie réalisés dans un matériau non précieux ne sont pas pour autant exclus de la 'bijouterie’ désignée au dépôt, dès lors qu’ils exercent leur fonction de parure ; Que, toutefois, à supposer même que les articles présentées dans les pages des deux catalogues consacrées aux accessoires de basket -'teamsport – basketball accessories'- sous la dénomination en langue anglaise 'baller id bands -molded rubber bands', qu’aucune des parties n’offre de traduire, constituent des bracelets en plastique -plutôt que des bandeaux pour poignets en caoutchouc-, relevant en tant que bracelets des bijoux fantaisie, par conséquent des produits de 'bijouterie' visés à l’enregistrement de la marque, il reste que l’ampleur de la diffusion de ces deux catalogues et l’importance de l’offre à la vente de ces articles dans les pays de la Communauté restent inconnus et qu’il n’était ainsi pas justifié par la société Nike International Ltd, à la date de la demande reconventionnelle de déchéance courant 2007, de la reprise suivie depuis 2006 de la commercialisation de bijoux sous la marque précitée.

Considérant, dans ces conditions, qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de cette société sur la marque communautaire figurative n° 000277517 à compter du 30 août 2004 en ce qu’elle désigne, en classe 14, les 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses'. Sur la demande de nullité pour dépôt frauduleux de la marque communautaire n° 004288486 : Considérant que les appelantes reprochent aux premiers juges d’avoir prononcé la nullité partielle de la marque communautaire n° 00428486, déposée le 12 mars 2005 et enregistrée le 08 février 2006, pour les produits suivants : 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses' sans caractériser l’intention frauduleuse de la société Nike International Ltd au moment du dépôt ; que, faisant valoir que la bonne foi est toujours présumée, elles justifient ce nouveau dépôt, d’une part, par la crainte de voir la protection conférée au signe «SWOOSH» être strictement limitée à la description contenue dans son dépôt de 1996 sous le n° 000277517 ci-dessus et, d’autre part, afin de viser de nouveaux produits, notamment en classe 14. Considérant que, pour prononcer la nullité partielle de la marque communautaire n° 00428486, déposée le 12 mars 2005 et enregistrée le 08 février 2006, pour les produits suivants : 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses', les premiers juges relèvent que, nonobstant l’absence de description du signe dans ce dépôt, dont ils rappellent le caractère au demeurant facultatif en vertu de l’article 3 §3 du règlement (CE) n° 2868/95 du 13 décembre 1995 porta nt modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94, il apparaît qu’en dépos ant à nouveau le même signe pour désigner, s’agissant des produits pour lesquels la nullité est demandée, des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque n° 000277517, ce alors même qu’elle ne faisa it aucune exploitation de ladite marque pour les produits concernés, la société Nike International Ltd a manifestement entendu conserver artificiellement ses droits et rendre ainsi inopérante la déchéance encourue, qu’un tel dépôt a donc été effectué de mauvaise foi au sens de l’article 51 § 1.b du règlement CE n° 40/94. Considérant que l’article 52 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 intégrant l’article 51 § 1.b du règlement CE n° 40/ 94 dispose que 'la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, (…) b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque'. Considérant que, dès lors que les droits attachés à la marque seconde ne peuvent pas remonter au jour du dépôt de la marque première mais prennent effet à la date de son dépôt, ce dernier ne peut avoir pour objet de faire échec à la déchéance des droits sur la marque première avec toutes conséquences à

l’égard des tiers de l’absence de droits protégés pendant la période allant de la date d’effet de la déchéance à la date d’effet du second dépôt ; Qu’il s’ensuit que le seul fait d’encourir une déchéance de ses droits sur une marque ne suffit pas à caractériser l’intention frauduleuse du déposant lorsque, comme en l’espèce, le nouveau dépôt d’un signe identique à titre de marque visant des produits et services identiques à ceux qui n’étaient pas exploités a été opéré à une date ne laissant pas pressentir qu’une demande de déchéance serait imminente ; Que la société Nike International Ltd a déposé à nouveau le signe dit «SWOOSH» à titre de marque communautaire auprès de l’OHMI sous le numéro 004288486 pour les mêmes produits et services et dans les mêmes classes que ceux désignés par la marque communautaire n° 000277517, à l’exception des produits de la classe 42 qu’elle a abandonnés, et en y ajoutant des nouveaux produits de la classe 14, le 12 mars 2005, soit environ six mois après la date d’effet de la déchéance encourue sur cette dernière pour une partie des produits et services de la classe 14 mais deux ans avant la constatation des agissements incriminés l’ayant conduite à la présente action au cours de laquelle a été formée la demande reconventionnelle en déchéance ; Que la déGce constatée ci-dessus montre que, par le second dépôt, l’appelante n’a pas empêché les intimées d’user de leur droit légitime d’agir de ce chef à son encontre du fait de l’absence d’exploitation de la marque n° 000277517 pour les produits et services qu’elle leur opposait ; Qu’il n’est dès lors pas démontré que ce dépôt ait été effectué de mauvaise foi. Considérant qu’il y a donc lieu, en infirmant la décision déférée sur ce point, de rejeter la demande de nullité partielle de la marque communautaire n° 004288486, formée à titre reconventionnel par les sociétés Saga, Didier Guérin Holding et Didier Guérin, défendeurs à l’action en contrefaçon de ladite marque. Sur la contrefaçon des marques communautaires n° 00 0277517 et n° 004288486 : Considérant que selon l’article 9 §1 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 intégrant le règlement CE n° 40/94 du 20 décem bre 1993, 'la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceuG lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il

existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque'. Considérant que les sociétés NIKE font valoir que les boucles d’oreilles fabriquées par la société Saga et commercialisées en mars 2007 par les sociétés Didier Guérin constituent la reproduction servilG tout le moins l’imitation du signe «SWOOSH» protégé par les marques communautaires n° 000277517 et n° 004288486, déposées pour désigner n otamment les métaux précieux et les produits de bijouterie. Considérant que la déchéance de ses droits sur la première ayant été prononcée à compter du 30 août 2004 pour les 'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses', la société Nike International Ltd est irrecevable en son action en contrefaçon. Considérant que les boucles d’oreilles incriminées, acquises le 30 mars 2007 dans un magasin à l’enseigne 'Didier Guérin’ situé dans le centre commercial 'Les 3 Fontaines’ à Cergy-Pontoise, dont une photographie est versée aux débats, reproduisent à l’identique le signe constitutif de la marque n° 004288486 invoquée, observation faite que la petite taille de cet article est indifférente comme l’est aussi, au regard de l’appréciation des ressemblances, l’effet rendu par ce bijou lorsqu’il est fixé au lobe de l’oreille ; Que s’agissant d’un bijou, par conséquent identique à l’un des produits visés à l’enregistrement, la contrefaçon par reproduction de la marque précitée est caractérisée du fait, d’une part, de la fabrication, de l’offre à la vente et de la vente des dites boucles d’oreilles par la société Saga et, d’autre part, de l’offre à la vente et de la vente de ces produits par la société Didier Guérin ; Qu’en revanche, la responsabilité de la société Didier Guérin Holding, qui n’a pas personnellement passé la commande des articles litigieux auprès de la société Saga et ne les a pas commercialisés elle-même, n’est pas engagée. Sur l’atteinte à la renommée de la marque française n° 1 533 029 : Considérant qu’aux termes de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au moment des faits, 'L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.'. Considérant que, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, il est établi par les pièces versées aux débats et complétées devant la cour, que la marque française figurative n° 1 533 029 déposée le 26 mai 1989, est connue d’une partie significative du public pour les ' Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ; articles de gymnastique et de sport, notamment chaussures pour l’athlétisme, à usage d’entraînement ou à usage général, vêtements et sacs pour l’athlétisme, sacs de voyage' qu’elle désigne ; qu’il n’est en revanche pas démontré qu’elle le soit en ce qui concerne les 'sacs à

main, jeux, jouets' également visés à son enregistrement ; que, toutefois, s’agissant des vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, et des sacs de voyage, cette renommée n’est établie que dans le seul domaine de la pratique sportive ; Qu’il s’ensuit que les boucles d’oreilles litigieuses sont des articles trop éloignés du domaine de la tenue et des accessoires de sport pour que leur réalisation dans une forme adoptant celle figurant la marque précitée constitue une exploitation injustifiée de cette dernière caractérisant la volonté de profiter de son pouvoir attractif ou soit de nature à porter préjudice à la société Nike International Ltd, et ce, dans des conditions susceptibles d’engager la responsabilité des sociétés intimées ; Que par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté les demandes formées du chef de l’atteinte à la renommée de la marque française n° 1 533 029. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : Considérant que, contrairement à l’énoncé des demandes tel que formulé dans le dispositif des conclusions des appelantes, il ressort du corps de leurs dernières écritures qu’elles incriminent au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme constitutifs d’un préjudice propre à la société Nike France qui assume les investissements publicitaires pour promouvoir en France l’ensemble des marques 'Nike', non seulement l’atteinte à la notoriété de la marque française mais aussi les actes de contrefaçon des deux marques communautaires précitées. Considérant que les actes de contrefaçon de la marque communautaire n° 004288486, seuls retenus en l’espèce, constituen t des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Nike France qui assure la représentation commerciale et la promotion en France des articles revêtus de cette marque et qui est, dès lors, fondée à en solliciter la réparation ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef. Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il y a lieu de prononcer une mesure d’interdiction selon les modalités qui seront fixées au dispositif ci-après. Considérant que la société Nike International Ltd n’a pas fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon afin de rechercher l’ampleur des actes dénoncés ; qu’il n’est justifié d’une exploitation de la marque communautaire contrefaite ni en France ni même dans un quelconque des pays de la Communauté ; Que, par ailleurs, il n’est pas démontré que l’offre à la vente des boucles d’oreilles incriminées se soit poursuivie après la réception de la lettre de mise en demeure ;

Que le préjudice subi par la société Nike International Ltd du fait de l’atteinte portée à la valeur de sa marque et du gain manqué résultant de la privation d’une éventuelle redevance sera justement indemnisé par l’allocation de la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que le préjudice propre de la société Nike France, qui ne justifie d’aucun investissement particulier pour ladite marque communautaire sur le territoire français s’agissant des produits de bijouterie, sera suffisamment réparé par la mesure d’interdiction sans qu’il y ait lieu d’y ajouter des dommages et intérêts. Considérant enfin qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’autoriser la publication du présent arrêt. Sur l’appel en garantie : Considérant que la société Saga ne conteste pas devoir sa garantie à la société Didier Guérin à qui elle a fourni les boucles d’oreilles contrefaisantes. Considérant que, faute par elle de la chiffrer et d’apporter toute pièce justificative permettant d’en déterminer le quantum, il y a lieu de rejeter la demande de la société Didier Guérin tendant à la condamnation de la société Saga à lui rembourser le prix des produits achetés et retirés de la vente, sauf meilleur accord des parties entre elles ; que la société Didier Guérin holding ne justifiant pas les avoir acquis elle-même sera également déboutée de la demande formée sur ce point conjointement avec la société Didier Guérin. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts : Que, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés Didier Guérin et Didier Guérin Holding et il convient, y ajoutant, de rejeter la demande formée à ce titre par la société Saga. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Considérant que les sociétés Saga et Didier Guérin qui succombent pour l’essentiel, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et, pour des motifs tirés de l’équité, à verser une indemnité aux sociétés Nike ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’en revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur ce même texte au profit des sociétés Didier Guérin et Didier Guérin Holding dans leurs rapports avec la société Saga. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Didier Guérin Holding SAS, reçu la société Didier Guérin SAS en son intervention volontaire, déclaré la société Nike France recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire, prononcé la déchéance des droits de la société Nike International Limited sur la marque communautGigurative n° 000277517 à compter du 30 août 2004 en ce qu’elle désigne, en classe 14, les

'métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses', rejeté la demande formée par cette société pour atteinte à la renommée de la marque française figurative n° 1 533 029 et débouté les so ciétés Didier Guérin Holding SAS et Didier Guérin SAS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Infirme ce jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande reconventionnelle de nullité partielle de la marque communautaire figurative n° 00428486 dont est titul aire la société Nike International Limited, formées par les sociétés Saga, Didier Guérin Holding et Didier Guérin ; Déclare la société Nike International Limited irrecevable à agir en contrefaçon de la marque communautaire n° 000277517 ; Dit que la société Saga, en fabriquant, offrant à la vente et vendant, et la société Didier Guérin, en offrant à la vente et vendant des boucles d’oreilles reproduisant la marque communautaire figurative n° 00428486 dont est titulaire la société Nike International Limited, ont commis des actes de contrefaçon de cette marque au préjudice de celle-ci ; Dit qu’elles ont en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Nike France ; En conséquence, Fait interdiction aux sociétés Saga et Didier Guérin de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne in solidum les sociétés Saga et Didier Guérin à payer à la société Nike International Limited la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Nike France ; Rejette la demande de publication formée par les sociétés Nike International Limited et Nike France ; Condamne la société Saga à garantir la société Didier Guérin de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Rejette la demande formée par les sociétés Didier Guérin et Didier Guérin Holding tendant à la condamnation de la société Saga à leur rembourser le

prix des produits achetés et retirés de la vente, sauf meilleur accord des parties ; Rejette toutes demandes formées par les sociétés Nike International Limited et Nike France à l’encontre de la société Didier Guérin Holding ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Saga ; Dit que le présent arrêt sera transmis, par les soins du greffier saNà la requête de la partie la plus diligente, à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur pour inscription au registre des marques communautaires ; Condamne in solidum les sociétés Saga et Didier Guérin à payer aux sociétés Nike International Limited et Nike France ensemble la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par les sociétés Didier Guérin et Didier Guérin Holding à l’encontre de la société Saga ; Condamne in solidum les sociétés Saga et Didier Guérin aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT