Affaire T-250/21

Ladislav Zdút

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 6 juillet 2022

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative NEHERA – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

1. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement – Degré de notoriété de la marque demandée – Profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure ou du nom d’une personne célèbre – Fausse impression de continuité ou d’héritage avec une marque renommée ou une personne célèbre

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, §1, b)]

   (voir points 31-33, 64, 65, 68)

2. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Marque figurative NEHERA

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, §1, b)]

   (voir points 53, 59, 66, 70, 74, 76, 78, 79)

Résumé

En 2014, M. Ladislav Zdút, le requérant, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative NEHERA pour des produits relevant du secteur textile.

Mme Nehera, M. Nehera et Mme Sehnal ont introduit, en 2019, une demande en nullité contre ladite marque fondée sur la mauvaise foi du requérant lors du dépôt de la demande d’enregistrement ( 1 ). Ils faisaient valoir que leur grand-père, M. Jan Nehera, avait créé en Tchécoslovaquie, dans les années 30, une entreprise commercialisant des vêtements et des accessoires et avait déposé et utilisé une marque nationale identique à la marque contestée, jouissant d’une renommée.

Cette demande a été accueillie par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO. Cette dernière a conclu que l’intention du requérant était de tirer indûment profit de la renommée de M. Jan Nehera et de l’ancienne marque tchécoslovaque et que, partant, le requérant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de cette décision de la chambre de recours de l’EUIPO.

Le Tribunal annule la décision attaquée et précise la notion de mauvaise foi lorsque celle-ci est fondée sur une intention de tirer indûment profit de la renommée d’une ancienne marque ou de la célébrité du nom d’une personne.

Appréciation du Tribunal

Tout d’abord, le Tribunal relève que, afin d’apprécier la mauvaise foi du demandeur, il est possible de prendre en compte le degré de notoriété dont jouissait le signe en cause au moment où son enregistrement a été demandé, notamment lorsque ce signe avait été antérieurement enregistré ou utilisé par un tiers en tant que marque. En effet, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur, ou encore, du nom d’une personne célèbre est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur. Le public pertinent pour apprécier l’existence de la renommée et du profit indûment tiré de celle-ci est le consommateur moyen des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.

Ensuite, le Tribunal considère qu’un comportement de parasitisme à l’égard de la renommée d’un signe ou d’un nom n’est, en principe, possible que si ce signe ou ce nom jouit effectivement et actuellement d’une certaine renommée ou d’une certaine célébrité. Or, en l’espèce, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera n’étaient plus ni enregistrés ou protégés, ni utilisés par un tiers pour commercialiser des vêtements, ni même renommés auprès du public pertinent. Dans ce cadre, le Tribunal précise que la seule circonstance que le demandeur de la marque savait ou devait savoir qu’un tiers avait utilisé, par le passé, une marque identique ou similaire à la marque demandée ne suffit pas pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce dernier.

En outre, le Tribunal rappelle que l’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et le signe antérieur ne saurait suffire, à elle seule, pour conclure à l’existence d’un profit indûment tiré de la renommée du signe ou du nom antérieur. À cet égard, il souligne que le requérant a déployé un effort commercial propre afin de faire revivre l’image de l’ancienne marque tchécoslovaque et que le seul fait d’avoir fait référence à cette marque et à l’image historique de son créateur à des fins promotionnelles n’apparaît pas contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Par ailleurs, le Tribunal reconnaît qu’il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances particulières, la réutilisation par un tiers d’une ancienne marque autrefois renommée ou du nom d’une personne autrefois célèbre puisse donner une fausse impression de continuité ou d’héritage avec cette ancienne marque ou avec cette personne. Tel pourrait notamment être le cas lorsque le demandeur de la marque se présente auprès du public pertinent comme le successeur légal ou économique du titulaire de l’ancienne marque, alors qu’il n’existe aucune relation de continuité ou d’héritage entre le titulaire de l’ancienne marque et lui. Une telle circonstance pourrait être prise en compte afin d’établir, le cas échéant, la mauvaise foi du demandeur. Or, en l’espèce, il n’apparaît pas, selon le Tribunal, que le requérant ait délibérément cherché à établir une fausse impression de continuité ou d’héritage entre son entreprise et celle de M. Jan Nehera.

Enfin, le Tribunal se prononce sur la prétendue intention du requérant de frauder les descendants et les héritiers de M. Jan Nehera et d’usurper leurs droits. À cet égard, il relève qu’au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera ne faisaient plus l’objet d’aucune protection juridique. Partant, les descendants et les héritiers de ce dernier n’étaient titulaires d’aucun droit susceptible de faire l’objet d’une fraude ou d’être usurpé par le requérant.

Par conséquent, le Tribunal conclut à l’absence de mauvaise foi de la part du requérant et annule la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO.

( 1 ) Au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p 1).