DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio article 7, article 42, paragraphe 2,
Alicante, 30/06/2022
ELZABURU, S.L.P. Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28 28046 Madrid ESPAÑA Spain
Numéro de demande Internationale: 1593118
Votre référence: BFR
Marque: Smart Cells for Life
Titulaire: Tigen Pharma SA voie du Chariot 3 CH-1003 Lausanne Switzerland
Résumé des faits
En date du 26/04/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.

Résumé des arguments de la titulaire
En date du 24/06/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

Même s’il est vrai que les mots qui composent la marque ont une signification qui peut être reliée aux produits et services demandés, il n’en est pas moins vrai que leur combinaison consiste en une expression originale de notre mandante qui constitue une accroche commerciale et qui, dans le même temps, possède une capacité distinctive complète. Il est donc clair, puisqu’il s’agit d’une phrase inventée par notre mandante qui n’est pas couramment utilisée, que son enregistrement n’impliquerait aucun préjudice à d’autres entreprises de ce secteur qui auraient l’intention de commercialiser les mêmes produits et services dans l’Union européenne. En effet, les concurrents de notre cliente n’ont évidemment pas besoin de l’expression “Smart Cells for Life” pour identifier une quelconque caractéristique de leurs produits et services ou pour indiquer que ses produits et services auront un effet positif o sont destinés à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

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fournir des cellules intelligentes pour préserver la vie.

d’autres Offices d’enregistrement situés dans des pays anglophones n’ont pas considéré ce signe comme dépourvu de caractère distinctif, et l’enregistrement de cette marque a été accepté. C’est ce que l’on constate, par exemple du Royaume-Uni et de l’Australie:

Nous souhaitons dans ce point relever le fait que l’EUIPO a protégé des marques possédant des caractéristiques semblables à celles de la marque à présent demandée; Parmi toutes les marques susmentionnées nous souhaiterions attirer l’attention sur les MUEs No. 1374651 Smart Cell Processing et 010858694 GENETICS FOR LIFE, du fait qu’elles possèdent une structure ou signification pratiquement identique à celle du cas d’espèce,
Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.

Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).

L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres
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(29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328,
§ 34).

Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 21).

L’Office, et malgré ce que le titulaire prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée de termes communs, et que ceux-ci peuvent être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l
´Office a pris soin de définir les différents éléments du signe et appliqués aux produits et services de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir que les produits et services sont des préparations chimiques et des produits pharmaceutiques en classes 1 et 5 qui contiennent des cellules intelligentes qui auront un effet positif durable et que les services de recherche médicale et de conseils en pharmacie demandés en classes 42 et 44 ont pour objet de fournir des cellules intelligentes pour préserver la vie. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.

Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369,
§ 23).

Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits et services, à savoir des produits qui contiennent des cellules intelligentes qui auront un effet positif durable et que les services de recherche médicale et de conseils en pharmacie ont pour objet de fournir des cellules intelligentes pour préserver la vie.

Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre
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d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe à savoir « SMART, CELL et FOR LIFE » qui forme une expression en anglais signifiant des unités structurelles et fonctionnelles de base des organismes vivants intelligentes pour préserver la vie. Par conséquent, , la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
De plus, étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226,
§ 59).
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).

Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «smart cells for life» dans le contexte des marchandises et services contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits et services en cause.
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

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“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.

Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

Dans un souci d’exhaustivité, toutes les marques mentionnées par la titulaire ne possèdent ni les mêmes termes ou ne sont pas dirigées vers les mêmes produits et services. Il est donc impossible de faire une comparaison.

Enfin, en ce qui concerne les marques enregistrées au Royaume Uni et en Australie, l
´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.

Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque intenationale n° 1593118 désignant l´Union européenne est partielleent prejetée pour les produits et services suivants :

Class 01 Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à
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l’industrie et aux sciences; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et de protéines, destinées au développement ou à la fabrication de réactifs à usage industriel ou scientifique; préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides ou protéines, destinées aux laboratoires, aux diagnostics et aux analyses à usage industriel ou scientifique; substances chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, en particulier polypeptides et protéines, destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.
Class 05 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Class 42 Recherches médicales; recherches scientifiques et industrielles en biotechnologie, biologie, maladies, maladies génétiques, maladies auto- immunes, maladies infectieuses et tumorales et/ou traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et tumorales; recherche dans le domaine de la technologie biomédicale et phytopharmaceutique; services de recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques, à savoir développement de médicaments, substances actives et de vaccins; services scientifiques, à savoir le développement de compléments alimentaires; conception et développement de matériel informatique et de logiciels destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; mise à jour, maintenance et location de logiciels informatiques destinés à la recherche médicale et à la recherche et au développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies autoimmunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou au traitement de maladies, de maladies génétiques, de maladies autoimmunes, de maladies infectieuses et de maladies tumorales; logicielservice (SaaS) pour l’utilisation dans la recherche médicale et dans la recherche et le développement de nouveaux produits dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto- immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales et/ou le traitement des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto- immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales.
Class 44 Services médicaux; services de conseil en pharmacie; services de cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques; préparation et délivrance de médicaments; préparation d’ordonnances par des pharmaciens.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne peut poursuivre pour les produits qui ne sont pas concernés par ce refus provisoire ex officio, à savoir:

Class 05 Emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour
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la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Class 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; instruments, appareils et équipements pour le traitement des maladies, des maladies génétiques, des maladies auto-immunes, des maladies infectieuses et des maladies tumorales; articles orthopédiques; matériel de suture.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Laurent BEAUSSE
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:

M110 – Notification de refus de protection provisoire https://euipo.europa.eu/copla/document/336dCT ex officio – 26/04/2022
Provisional refusal to be sent – AG – 15/06/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/336dCV