DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 209 874
Pivotal, S.L., c/Gobelas, 19 (2ª planta)., 28023 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
The Jackson Laboratory, 600 Main Street, 04609 Bar Harbor, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (mandataire professionnel). Le 23/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 874 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 42: Services de recherche médicale, en particulier recherche biomédicale, outils et services génétiques et génomiques liés aux maladies humaines et à la santé humaine; services de recherche biomédicale; analyse structurelle et fonctionnelle des génomes.

2. L’enregistrement international n° 1 750 858 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 11/01/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 750 858 «FROM POSSIBLE TO PIVOTAL» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 217 573,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale

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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 217 573 de l’opposant.

a) Les produits et services

Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 35 : Études et analyses de marché, recherche d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers), aide à la direction d’affaires commerciales ou industrielles, gestion de fichiers informatiques, distribution d’échantillons, enregistrement, transcription, composition, compilation et systématisation de communications écrites et d’enregistrements, utilisation d’informations statistiques commerciales et compilation d’informations statistiques ; Aucun des services précités n’étant lié aux services de laboratoire.

Classe 42 : Recherche bactériologique, biologique, chimique et technique, analyse chimique, conception et mise à jour de logiciels informatiques, services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles ; Aucun des services précités ne consistant en des services de laboratoire.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 31 : Souris de laboratoire vivantes et autres animaux de laboratoire vivants.

Classe 42 : Services de recherche médicale, en particulier recherche biomédicale, outils génétiques et génomiques et services liés aux maladies humaines et à la santé humaine ; services de recherche biomédicale ; analyse structurelle et fonctionnelle des génomes.

Classe 44 : Services d’élevage de souris.

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).

Le terme « en particulier » utilisé dans la liste des services du titulaire indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste non-

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liste exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

Le degré de similarité des produits et services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne la commentent pas. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus de quiconque ou qui peuvent être appris à partir de sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne ressort pas des preuves ou des arguments soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office (09/02/2011, T 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).

Produits contestés de la classe 31
Les produits contestés, à savoir les souris de laboratoire vivantes et autres animaux de laboratoire vivants de la classe 31, sont dissimilaires des services de l’opposant des classes 35 et 42. La nature, la finalité et les méthodes d’utilisation des produits contestés et des services de l’opposant sont différentes, étant donné que les produits contestés sont des organismes vivants utilisés à des fins expérimentales, tandis que les services de l’opposant concernent la gestion d’affaires commerciales, le traitement de données et les services de recherche, à l’exclusion spécifique des services de laboratoire. Le simple fait que les produits contestés puissent être utilisés dans la recherche est insuffisant pour établir une similarité avec les services de recherche de l’opposant. Les produits et services ont des origines clairement différentes – les animaux de laboratoire sont élevés par des installations spécialisées et des éleveurs d’animaux, tandis que les services de l’opposant sont fournis par des cabinets de conseil en gestion et des instituts de recherche. Ils ont également des canaux de distribution différents, ciblent des publics pertinents différents et ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres.

Services contestés de la classe 42
Les services contestés de recherche médicale, en particulier la recherche biomédicale, les outils et services génétiques et génomiques liés aux maladies humaines et à la santé humaine ; les services de recherche biomédicale ; l’analyse structurelle et fonctionnelle des génomes sont au moins similaires aux services scientifiques et technologiques de l’opposant et à la recherche et à la conception y afférentes, aucun des services précités ne consistant en des services de laboratoire, car ils sont généralement fournis par les mêmes entités, telles que les instituts de recherche et les entreprises scientifiques spécialisées qui proposent divers services de recherche complémentaires nécessitant une expertise et une infrastructure similaires. En outre, ils partagent au moins le même public (à la fois le grand public et le public professionnel, tel que les professionnels scientifiques et médicaux) et sont proposés par les mêmes canaux de distribution.

Services contestés de la classe 44
Les services contestés d’élevage de souris concernent la reproduction et l’entretien de souris, tandis que les services de recherche de l’opposant de la classe 42 sont axés sur l’investigation scientifique. Ces services ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. Les services d’élevage de souris sont généralement fournis par des éleveurs d’animaux ou des installations spécialisées, tandis que les services de recherche sont fournis par des scientifiques, des chercheurs ou des instituts de recherche spécialisés. Ils ciblent des consommateurs différents et utilisent des canaux de distribution différents. En outre, il n’existe aucune preuve permettant de

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suggèrent qu’ils seraient complémentaires ou en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils sont dissemblables. Les produits de l’opposant de la classe 35 ont encore moins en commun.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention sera relativement élevé car il s’agit de services très spécialisés qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine ou animale.

c) Les signes
FROM POSSIBLE TO PIVOTAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

L’élément verbal commun « Pivotal » n’a pas de signification pour une partie du public, tel que le public hispanophone. Puisque cela peut affecter la perception des signes par le public, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie hispanophone du public. Pour ladite partie du public, ce terme est distinctif.

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L’élément figuratif de la marque antérieure est une forme géométrique simple dotée d’un faible degré de caractère distinctif (voire aucun). Sa police est standard. Le signe ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme dominant du point de vue visuel.

Dans le signe contesté, les éléments supplémentaires « FROM », « POSSIBLE » et « TO » seront compris par le public car ce sont des mots anglais relativement basiques et, dans le cas du terme « POSSIBLE », il est proche de l’équivalent espagnol « posible ». Les éléments verbaux « FROM » et « TO » ont un caractère distinctif réduit car ils seront perçus comme de simples prépositions, tandis que l’élément verbal « POSSIBLE » en tant que tel n’a pas de relation directe avec les services, étant distinctif.

La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia e.a., EU:T:2023:316, points 56-57).

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « PIVOTAL », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le dernier mot du signe contesté. Cependant, les signes diffèrent par la présence des éléments supplémentaires « FROM POSSIBLE TO » dans le signe contesté ainsi que par l’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure. L’élément commun « PIVOTAL » a un degré de caractère distinctif normal et représente l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure, tandis que dans le signe contesté, il est l’un des quatre mots (bien qu’une partie d’entre eux ait un faible degré de similitude).

Compte tenu de ces considérations, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « PIVOTAL », qui constitue l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure et est le dernier mot du signe contesté. Les signes diffèrent par la prononciation de « FROM POSSIBLE TO » présent uniquement dans le signe contesté. L’élément commun « PIVOTAL » a un degré de caractère distinctif normal et représente l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure, tandis que dans le signe contesté, il est précédé de trois mots supplémentaires.

Compte tenu de ces facteurs, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure n’a pas de signification, le signe contesté contient la signification de « FROM POSSIBLE TO ». Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services.

Les services contestés sont au moins partiellement similaires aux services de l’opposant et partiellement dissemblables. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels, avec un degré d’attention relativement élevé en raison de la nature spécialisée des services. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.

Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, l’élément commun « PIVOTAL » jouant un rôle significatif dans les deux marques. Malgré les différences résultant des éléments verbaux supplémentaires « FROM POSSIBLE TO » dans le signe contesté et de l’élément figuratif dans la marque antérieure, ils partagent l’élément distinctif « PIVOTAL ». La différence conceptuelle résultant des éléments verbaux « FROM POSSIBLE TO » est insuffisante pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.

Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 217 573 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.

Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.

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L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’UE
nº 18 073 993, (marque figurative). Puisque ces marques couvrent la même étendue de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.

Puisque l’opposition n’a abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

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La division d’opposition
Erkki MÜNTER Fernando AZCONA Fernando CÁRDENAS DELGADO CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.