DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 66 608 (NULLITÉ)
Planfred GmbH, Billrothstraße 29 Top 6, 1190 Wien, Autriche (requérante), représentée par Anwälte Burger und Partner Rechtsanwalt GmbH, Rosenauerweg 16, 4580 Windischgarsten, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Singular People S.A., Calle Labastida 1, 28034 Madrid, Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Iglobax, C/ Astronomía, 1, Torre 5, Planta 10, Oficina 5, 41015 Sevilla, Espagne (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La requérante supporte les dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 20/06/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 579 260 (marque figurative) (la MUE). La demande vise certains des services couverts par la MUE, à savoir tous les services de la classe 42. La demande est fondée sur la dénomination sociale «PLANFRED GmbH», le nom commercial «PLANFRED», le nom de domaine www.planfred.com, tous les susdits utilisés dans le commerce en Autriche, et sur les marques non enregistrées autrichiennes «PLANFRED» et . La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La requérante a déposé une demande en déclaration de nullité en utilisant le formulaire officiel de l’EUIPO, sans arguments ou preuves supplémentaires, à l’exception d’un extrait du registre du commerce autrichien relatif à la dénomination sociale «PLANFRED GmbH». La titulaire de la MUE fait valoir que la demande devrait être rejetée comme non fondée, la requérante n’ayant pas démontré l’usage des signes antérieurs dans le commerce sur le territoire pertinent. Il n’y a pas de factures, ni de communiqués de presse ou d’autres types de preuves, desquels il pourrait être déduit que les signes ont fait l’objet d’un usage sérieux. En ce qui concerne la dénomination sociale invoquée, la preuve, à savoir l’extrait du certificat d’enregistrement, est insuffisante pour prouver que la dénomination sociale a été utilisée dans le commerce avec une portée plus que purement locale et antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée. S’agissant du domaine invoqué www.planfred.com, la requérante n’a pas prouvé son droit.

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Dans ses observations en réplique, le requérant a présenté des observations et des preuves (Annexes 1 à 12). Il fait valoir que le produit PLANFRED (une plateforme logicielle en nuage de type «Software as a Service») est une plateforme logicielle robuste et sécurisée conçue pour la gestion efficace de projets de construction, de biens immobiliers et de propriétés commerciales, à laquelle des centaines de milliers d’utilisateurs font confiance. Le requérant fournit une explication des preuves et fait valoir qu’elles prouvent que les signes invoqués ont été utilisés dans la vie des affaires, et non pas seulement au niveau local, depuis l’année 2013. En ce qui concerne le droit applicable, le requérant fait valoir qu’il se fonde sur les dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et de la loi autrichienne sur la protection des marques en ce qui concerne la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine, et sur la loi autrichienne sur la protection des marques pour les marques non enregistrées. Il déclare que les dispositions pertinentes exigent qu’un risque de confusion soit constaté et compare ses signes respectifs avec la MUE contestée, constatant qu’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Quant aux services, ils sont également identiques. En conclusion, le requérant demande l’annulation de la MUE contestée.

Dans ses observations en réponse, le titulaire de la MUE fait valoir qu’il n’y a pas de similitude entre les signes. En ce qui concerne les éléments distinctifs des marques, le titulaire de la MUE déclare que, dans le contexte des services de la classe 42, l’élément verbal «FRED» est un logiciel open source pour l’exploitation d’un registre de domaines et ENUM et un outil logiciel pour la gestion complète du registre de domaines de toute taille. Dans ses observations, le titulaire de la MUE fournit des captures d’écran de diverses ressources en ligne faisant référence à «FRED» et affirme que cet élément verbal n’est pas perçu comme plus qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des services en question. Ce mot a donc un caractère distinctif faible, car le public pertinent ne le percevra pas comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question. En conclusion, le titulaire de la MUE fait valoir que la demande en nullité devrait être rejetée.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES ─ ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
La demande est fondée sur la dénomination sociale «PLANFRED GmbH», le nom commercial «PLANFRED», le nom de domaine www.planfred.com, tous les éléments précités étant utilisés dans la vie des affaires en Autriche, et sur les marques autrichiennes non enregistrées «PLANFRED» et , tous prétendument utilisés dans la vie des affaires en Autriche en relation avec le logiciel en tant que service.

La division d’annulation estime approprié d’examiner en premier lieu la demande en relation avec le nom commercial du requérant «PLANFRED».

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la MUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’il existe un droit antérieur, tel que visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la MUE, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur la MUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires, et non pas seulement au niveau local, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:

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a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;

b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont subordonnés aux exigences suivantes:

le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale;

conformément au droit qui le régit, antérieurement à la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel est fondée l’action en nullité, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;

les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit doivent être remplies à l’égard de la marque contestée.

Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir. a) Usage dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition relative à l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise à des normes juridiques de l’Union et doit être appréciée en conséquence, nonobstant le fait que la législation nationale puisse ne pas exiger un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.

En outre, un tel usage du signe en cause doit avoir eu une portée qui n’est pas seulement locale. La raison d’être de cette disposition est de restreindre le nombre de conflits entre signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse remettre en cause l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué en opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale. Il en découle que, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme n’étant pas local, le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Pour déterminer s’il en est bien ainsi, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. La question de savoir si l’usage d’un signe non enregistré a une portée qui n’est pas seulement locale doit être tranchée en appliquant un critère uniforme

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norme européenne (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48). Ceci s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.

Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération signifie qu’il convient de tenir compte, premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire dans lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il convient également de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, laquelle est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation, du groupe de destinataires auprès duquel le signe en question est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37 et 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires d’une portée plus que locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou à la date de priorité, le cas échéant). Dans les procédures de nullité, le demandeur doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires d’une portée plus que locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, qui dispose qu’une MUE est déclarée nulle « lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies » (03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), § 15). L’exigence de l'« existence continue » dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement énoncée à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMUE.

Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit encore exister au moment du dépôt de l’opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en déclaration de nullité doit encore exister au moment du dépôt de la demande. Cela présuppose normalement que le signe en question doit encore être utilisé au moment du dépôt de l’opposition ou de la demande en déclaration de nullité. En effet, c’est précisément l’usage du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26 et 27).

La marque contestée a été déposée le 15/10/2021. Par conséquent, le demandeur était tenu de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en Autriche avant cette date. En outre, la demande en nullité a été déposée le 20/06/2024. Les preuves doivent également montrer que le signe du demandeur était encore utilisé à ce moment-là, et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits et/ou services revendiqués par le demandeur, à savoir les logiciels en tant que service.

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Le 30/10/2024, le demandeur a déposé, notamment, les preuves suivantes (en relation avec tous les droits antérieurs):

Annexe 5: Extrait du registre du commerce autrichien attestant l’enregistrement de la dénomination sociale «PLANFRED GmbH».

Annexe 6: Captures d’écran de www.planfred.com (datées du 28/10/2024) décrivant «Planfred» comme suit: PLANFRED est une plateforme robuste et sécurisée conçue pour la gestion efficace de projets de construction, de biens immobiliers et de propriétés commerciales. Approuvée par des centaines de milliers d’utilisateurs, PLANFRED excelle dans la minimisation des erreurs, l’amélioration de la communication et l’offre d’une utilisation conviviale. PLANFRED est disponible en versions de bureau et mobile, de sorte que vous n’êtes jamais loin des informations dont vous avez besoin. Dans la section «À qui s’adresse PLANFRED?», il est indiqué que PLANFRED est une plateforme centralisée et sécurisée conçue pour fournir aux professionnels de l’immobilier, de la construction et de la gestion immobilière un outil fiable pour le stockage de documents et une communication fluide, et qu’elle est conçue pour les professionnels de l’immobilier, les promoteurs et entrepreneurs généraux, les gestionnaires immobiliers et propriétaires, les chefs de projet, les architectes, les sous-traitants, et plus encore. Il est également mentionné que PLANFRED a prouvé son succès en facilitant plus de 24 000 projets de petite et grande envergure depuis sa création en 2010.

Annexe 7: Captures d’écran de https://web.archive.org concernant www.planfred.com en date de juin 2013.

Annexe 8: Facture datée du 17/09/2013 relative à l’enregistrement du nom de domaine planfred.com, y compris une traduction.

Annexe 9: Exemples de factures (soixante-cinq) datées entre 2015 et 2024, y compris un exemple de traduction, détaillant les forfaits de services «PLANFRED» et les services connexes. Les factures sont émises à des clients en Autriche (par exemple à Vienne, Haag am Hausruck, Linz, Zeltweg, Berg im Drautal, Graz, Weikersdorf am Steinfelde), ainsi qu’en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg et au Royaume-Uni.

Annexe 10: États financiers annuels de la société Planfred GmbH provenant du registre des sociétés autrichien, y compris des traductions, datés du 31/12/2019, du 31/12/2020, du 31/12/2021, du 31/12/2022 et du 31/12/2023.

Annexe 11: Captures d’écran du compte Facebook de «Planfred», y compris des traductions des parties pertinentes, montrant des publications datées de 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 («Visitez-nous à l’EXPO REAL, Stand C2.022»), 2022 («Nous célébrons 100 000 utilisateurs») et 2023 («… également cette semaine au salon BAU 2023 à Munich? Alors RENDEZ-NOUS VISITE au STAND 532 dans le HALL B5. BAU 2024, le salon leader mondial de l’architecture, des matériaux et des systèmes commence aujourd’hui…»);

Annexe 12: Trois articles de presse de www.planfred.com/de/blog datés du 12/10/2014, du 02/11/2013 et du 06/12/2013 et plusieurs documents de paiement Facebook relatifs à des services publicitaires fournis en 2013, y compris des traductions.

Les documents montrent que le lieu d’usage est l’Autriche. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée, des adresses des clients et des états financiers annuels du demandeur. Il peut être constaté qu’à la suite de l’usage qui a été fait du signe, celui-ci a une valeur économique

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impact qui dépasse clairement la zone locale où l’entreprise du demandeur est située.

Les preuves montrent que le signe en cause a été utilisé avant la date de dépôt (15/10/2021) de la marque contestée et que l’usage s’est poursuivi au moment du dépôt de la demande en nullité (20/06/2024). Comme l’a souligné le demandeur, les preuves montrent qu’il génère ses revenus principalement avec la plateforme «PLANFRED», l’entreprise ne proposant pas d’autres produits. Les factures et les états financiers fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence d’utilisation. Il ressort clairement des preuves que le commerce du demandeur sous le signe en cause avait une portée plus que locale, comme en témoignent les adresses indiquées dans les factures, la régularité de l’usage et la dimension géographique.

Cependant, les preuves ne démontrent pas que le signe a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale pour l’ensemble de la catégorie assez large des logiciels en tant que service. Les preuves concernent principalement les logiciels en tant que service comprenant une plateforme logicielle pour la gestion de projets de construction, de biens immobiliers et de propriétés commerciales, alors qu’il n’est fait référence à aucun autre service ou activité commerciale au sein de cette vaste catégorie. Par conséquent, il est considéré que le signe du demandeur a été utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Autriche pour les logiciels en tant que service comprenant une plateforme logicielle pour la gestion de projets de construction, de biens immobiliers et de propriétés commerciales.

b) Le droit en vertu de la loi applicable
Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises. Les noms commerciaux sont généralement protégés contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou les services, et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

En l’espèce, comme l’a souligné le demandeur, le droit régissant le signe en question est le § 9 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (1984) (§ 9 UWG) et le § 32 de la loi autrichienne sur la protection des marques (1970) (§ 32 MSchG):

§ 32 de la loi autrichienne sur la protection des marques (1970) (MSchG):

§ 32. (1) Un entrepreneur peut demander l’annulation d’une marque si son nom, sa dénomination sociale ou la désignation spécifique de son entreprise ou une désignation similaire à ces désignations a été enregistrée comme marque ou comme composante d’une marque sans son consentement (article 12) et si l’usage de la marque est susceptible de créer une confusion dans la vie des affaires avec l’une des désignations d’entreprise susmentionnées du demandeur.

(2) La demande est rejetée si le demandeur a toléré l’usage de la marque enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en ayant connaissance de cet usage. Cela ne s’applique qu’aux produits et services pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et seulement si la demande d’enregistrement de la marque n’a pas été faite de mauvaise foi.

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(3) La reconnaissance de l’annulation a un effet rétroactif au début de la durée de protection (article 19, paragraphe 1).

§ 12. Nul ne peut utiliser le nom, la dénomination sociale ou la désignation spéciale de l’entreprise d’autrui pour désigner des produits ou des services sans le consentement de la personne autorisée.

§ 31. (1) L’annulation d’une marque peut être demandée par toute personne qui prouve que le signe non enregistré utilisé par elle pour les mêmes produits ou services ou des produits ou services similaires était déjà considéré comme un signe des produits ou services de son entreprise par la partie pertinente du public au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée qui est identique ou similaire à son signe non enregistré, à moins que la marque n’ait été utilisée par le titulaire de la marque sans enregistrement pendant au moins aussi longtemps qu’elle a été utilisée par l’entreprise du demandeur.

(2) La demande est rejetée si le demandeur a toléré l’usage de la marque enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en ayant connaissance de cet usage. Ceci ne s’applique qu’aux produits et services pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et seulement si la demande d’enregistrement de la marque enregistrée n’a pas été faite de mauvaise foi.

Comme expliqué par le demandeur et comme il ressort des dispositions légales et des commentaires juridiques joints, afin d’invoquer des signes d’entreprise, c’est-à-dire des noms, des raisons sociales (noms commerciaux) ou des désignations spécifiques d’une entreprise, ou des désignations similaires, la condition de protection est que l’entrepreneur soit le propriétaire du signe d’entreprise. Le droit conféré est le droit de demander l’annulation d’une marque (enregistrée) postérieure, et les conditions sont que l’entrepreneur ne doit pas avoir toléré l’usage dans le commerce de la marque enregistrée pendant cinq années successives. Ceci ne s’applique qu’aux produits et/ou services pour lesquels la marque a été utilisée (la description de l’activité dans le registre du commerce n’est pas pertinente, car elle est souvent très générale) et seulement si la demande d’enregistrement de la marque enregistrée n’a pas été déposée de mauvaise foi. L’usage de la marque pourrait entraîner un risque de confusion dans le commerce avec l’un des signes d’entreprise susmentionnés du requérant.

§ 9 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (1984) :
Usage abusif des signes d’entreprise
§ 9 (1) Quiconque, dans le cadre de ses activités commerciales, utilise un nom, une dénomination sociale, la désignation spéciale d’une entreprise ou une œuvre imprimée à laquelle l’article 80 de la loi sur le droit d’auteur ne s’applique pas, ou une marque enregistrée d’une manière susceptible de créer une confusion avec le nom, la dénomination sociale ou la désignation spéciale utilisés par une autre personne avec autorisation, peut être poursuivi par cette dernière en vue d’une injonction.

(2) L’utilisateur est tenu d’indemniser la partie lésée pour le dommage au sens du § 16, paragraphe 2, s’il savait ou aurait dû savoir que l’usage impropre était susceptible de créer une confusion.

(3) La désignation spéciale d’une entreprise est assimilée aux emblèmes commerciaux et autres dispositifs destinés à distinguer l’entreprise d’autres entreprises, en particulier aussi la conception des produits, leur emballage ou

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papiers d’emballage et commerciaux, qui sont considérés comme des signes distinctifs de l’entreprise auprès du public pertinent.

(4) Outre les créances découlant de la présente loi fédérale en cas de violation des droits de marque en vertu des paragraphes 1 et 3, l’article 150, paragraphes 1 et 2, sous b), (indemnisation raisonnable et restitution des bénéfices) et les articles 151 (reddition de comptes) et 152, paragraphe 2, (responsabilité de l’entrepreneur) de la loi sur les brevets de 1970, Journal officiel fédéral nº 259, telle que modifiée, s’appliquent mutatis mutandis. Le § 1489 ABGB s’applique à toutes les créances pécuniaires et à la demande de reddition de comptes. Le délai de prescription pour toutes ces créances est également interrompu par l’action en reddition de comptes.

(5) L’article 58 de la loi sur la protection des marques de 1970, Journal officiel fédéral nº 260, telle que modifiée, s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les marques visées aux paragraphes 1 et 3.

Comme l’a expliqué la requérante et comme il ressort des dispositions légales et des commentaires juridiques joints, la dénomination sociale au sens de l’article 17 de l’UWG est « le nom d’un entrepreneur inscrit au registre du commerce sous lequel il exerce son activité et appose sa signature ». Non seulement le nom d’une entreprise non enregistrée ou la dénomination sociale (avec sa formulation complète), mais aussi un mot-clé d’entreprise ou une autre dénomination commerciale spéciale d’une entreprise peuvent être protégés en vertu de l’article 9 de l’UWG. En raison de leur fonction de dénomination inhérente, les noms d’entreprise ou d’établissement sont des signes protégeables au sens de l’article 9, paragraphe 1, de l’UWG s’ils ont un caractère distinctif (distinctivité), c’est-à-dire s’ils présentent quelque chose de spécial et d’individuel qui, par sa nature même, est propre à distinguer son titulaire d’autres personnes ou entreprises. Selon la nouvelle situation juridique (§ 17 UWG), la dénomination sociale en tant que telle n’existe qu’à partir de l’inscription au registre du commerce. La protection des éléments (distinctifs) de l’entreprise commence lorsqu’ils sont utilisés dans le commerce. Il en va de même pour les dénominations commerciales spéciales et pour l’utilisation de (composants de) sociétés étrangères en Autriche. Le facteur décisif est le moment de l’utilisation d’une manière qui indique le début d’une activité économique permanente dans le pays ; l’acquisition d’un certain degré de notoriété publique n’est pas pertinente. En cas de conflit entre les signes individuels protégés par l’article 9 de l’UWG ou entre ces signes et une marque (plus récente), la priorité est toujours décisive. Le signe pour lequel la protection est revendiquée en vertu de l’article 9 de l’UWG doit donc être antérieur au signe en conflit. Une autre condition préalable à la protection du signe antérieur est que son titulaire l’ait utilisé d’une manière préservant la marque depuis la date de priorité (sans interruption, ce qui devrait être considéré comme un abandon permanent) et, bien sûr, qu’il existe un risque de confusion. En cas de contrefaçon en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, de l’UWG, le titulaire du signe contrefait a droit à une injonction et à la suppression, indépendamment de toute faute de la part du contrefacteur. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de l’UWG, qui s’inspire des dispositions correspondantes de la loi sur les brevets, il existe également un droit à une indemnisation raisonnable et à la restitution du bénéfice (article 150, paragraphes 1 et 2, sous b), PatG) et à la reddition de comptes (article 151 PatG), indépendamment de toute faute.

Par conséquent, en l’espèce, la requérante a prouvé qu’elle est en droit d’invoquer la dénomination commerciale « PLANFRED » en vertu du droit autrichien et qu’elle a acquis des droits sur celle-ci antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée.

c) Le droit antérieur par rapport à la marque contestée

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Risque de confusion
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les signes en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation d’une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

1. Les services
La demande est dirigée contre les services suivants de la marque contestée :

Classe 42 : Services de conseil en matière de logiciel-service [SaaS] ; Logiciel-service [SaaS]. La dénomination commerciale du demandeur est utilisée pour : Logiciel-service comprenant une plateforme logicielle pour la gestion de projets de construction, de biens immobiliers et de propriétés commerciales. En l’espèce, les services contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou du moins chevauchent, les services du demandeur et sont, par conséquent, identiques. 2. Les signes
PLANFRED
Signe antérieur Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche. S’agissant du signe antérieur « PLANFRED », bien qu’il s’agisse d’un élément composé unique, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, malgré la représentation conjointe de « PLANFRED », il est considéré qu’il sera scindé en deux éléments, à savoir « PLAN » et « FRED », compte tenu de leurs concepts sous-jacents compris par le public pertinent. Le mot « PLAN » existe en allemand (langue officielle de l’Autriche) et, comme en anglais, il fait référence à un « plan » ou à « planifier » quelque chose, signifiant un arrangement, un schéma ou une méthode élaborée à l’avance pour atteindre un objectif. Compte tenu des services SaaS pertinents, cet élément est faible, car il fait allusion aux fonctionnalités de planification qui font souvent partie intégrante des solutions de logiciel-service. Les logiciels aident souvent les utilisateurs à planifier, organiser et gérer des tâches ou des projets. L’élément « FRED », bien que peu répandu en Autriche, sera perçu par le public pertinent soit comme un prénom masculin, soit beaucoup plus fréquemment, comme

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un diminutif/surnom pour Frederick/Friedrich, Manfred, Alfred, Gottfried, Siegfried, Wilfried, etc., tel qu’il est couramment utilisé en Allemagne. Contrairement aux arguments du titulaire de la MUE, cet élément est distinctif par rapport aux services concernés, car sa signification ne décrit ni ne fait allusion à aucune caractéristique des services. Les preuves concernant la signification de «FRED» fournies par le titulaire de la MUE ne se réfèrent pas à un usage générique ou descriptif, mais plutôt à un usage par une ou plusieurs entités particulières, et les arguments du titulaire de la MUE à cet égard sont infondés. Sur la base de ce qui précède, «PLANFRED» sera probablement compris comme un nom inventé, jouant sur «FRED» et faisant allusion à un plan/la planification.

Quant à l’élément verbal du signe contesté «manfred», il s’agit d’un prénom masculin allemand qui, bien que peu utilisé en Autriche, sera perçu comme tel par le public pertinent. Comme cet élément n’a pas de signification descriptive ou faible pour le public pertinent et les services, il est, par conséquent, distinctif.

Les nuances de couleur et la police du signe contesté sont des caractéristiques assez courantes et banales, fréquemment utilisées dans le secteur de marché pertinent. Par conséquent, elles seront perçues comme des caractéristiques purement décoratives et ne sont pas distinctives.

Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent tous deux les lettres «-anfred», ce qui représente six lettres des deux signes dans la même position. Les signes diffèrent par leurs débuts, à savoir par les lettres «PL-» du signe antérieur et «M-» du signe contesté, ainsi que par la police et les couleurs du signe contesté. Bien que les signes coïncident sur six lettres, sur huit et sept lettres respectivement, cela n’entraîne pas un degré de similitude visuelle qui dépasse le niveau inférieur à la moyenne. Ceci s’explique par le fait que les signes diffèrent par leurs débuts, ce qui constitue un facteur particulièrement pertinent. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent un signe commercial (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les débuts des signes diffèrent crée une impression visuelle assez distincte. En outre, les lettres coïncidentes ne sont pas un élément séparable ayant un rôle distinctif indépendant dans les signes et il n’y a aucune raison pour laquelle le consommateur pertinent, confronté aux signes, les diviserait de manière à détecter les lettres coïncidentes «-anfred». Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, au mieux.

Sur le plan phonétique, les signes se composent de deux syllabes, «PLAN-FRED» et «MAN-FRED» respectivement. La deuxième syllabe «FRED» est prononcée de manière identique dans les deux signes. Cependant, les premières syllabes «PLAN» et «MAN» sont prononcées de manière assez différente, car elles diffèrent par le son de leurs premières lettres PL* et M* et elles diffèrent également en ce que «MAN» du signe contesté est prononcé avec un «A» court, tandis que «PLAN» du signe antérieur contient un «A» long, conformément à la prononciation de «PLAN». Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et des différences phonétiques marquées au début des signes, le degré de similitude phonétique entre les signes est faible.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Alors que la marque antérieure «PLANFRED» sera perçue comme une combinaison des concepts de planification/un plan et du prénom/surnom masculin «Fred», le signe contesté «MANFRED» sera compris comme

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un prénom masculin spécifique. Bien que les deux signes partagent la référence générale à un nom masculin (soit directement, soit en tant que partie de la composition), cela n’entraîne pas de similitude conceptuelle, car « FRED » du signe antérieur ne renvoie pas nécessairement à « MANFRED », mais pourrait également renvoyer à de nombreux autres noms, de sorte qu’il n’est pas clair de quel nom il est exactement la forme abrégée. Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen se poursuivra.

3. Appréciation globale des conditions au regard du droit applicable
Les services contestés sont identiques aux services du demandeur. Sur la base des éléments de preuve versés au dossier, il peut être constaté que les services du demandeur ne ciblent que le public professionnel, ce qui signifie que le public pertinent est le public professionnel. Les services étant spécifiques et n’étant pas achetés régulièrement, le degré d’attention serait supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est normal.

Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne au mieux, et ils sont auditivement similaires à un faible degré. Les signes sont conceptuellement dissemblables.

Les similitudes entre les signes sont dues à la séquence de lettres coïncidente « – anfred ». Cependant, comme expliqué ci-dessus, cette coïncidence n’a pas de rôle distinctif et autonome indépendant dans aucun des signes. Les consommateurs n’ont pas l’habitude d’analyser et de disséquer artificiellement les signes. Les signes diffèrent par leur début et, de plus, ont des concepts clairement différents. En l’espèce, il est particulièrement pertinent de souligner le degré d’attention supérieur à la moyenne du public professionnel pertinent et la nette disparité conceptuelle entre les signes. Toute différence conceptuelle susceptible de distinguer les marques en cause peut contrecarrer dans une large mesure toute similitude visuelle et auditive (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 54, 55). Même en considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre eux, y compris au vu de l’identité des services.

Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il est conclu que les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public. Malgré les coïncidences mentionnées, les différences décrites entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public.

Par conséquent, la demande n’est pas fondée au titre de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE et doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le droit antérieur examiné, à savoir la dénomination commerciale du demandeur « PLANFRED ».

Autres signes utilisés dans la vie des affaires sur lesquels la demande est fondée
En l’espèce, la demande est également fondée sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires en Autriche, à savoir la dénomination sociale « PLANFRED GmbH » et le nom de domaine www.planfred.com ; et les marques non enregistrées autrichiennes « PLANFRED » et , couvrant le même champ de services. Comme mentionné ci-dessus,

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les preuves d’usage dans la vie des affaires produites par le demandeur concernant ces droits sont les mêmes que les preuves déjà énumérées et examinées ci-dessus concernant la dénomination commerciale du demandeur « PLANFRED ».

Une dénomination sociale est la désignation officielle d’une entreprise constituée, dans la plupart des cas enregistrée dans le registre du commerce national correspondant. Si, en vertu du droit national, l’enregistrement est une condition préalable à la protection, l’enregistrement doit être prouvé. Les dénominations sociales sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou les services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.

Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques qui sont utilisées pour identifier une page web particulière ou un ensemble de pages web sur l’internet. En tant que tel, un nom de domaine fonctionne comme une « adresse » pour désigner un emplacement spécifique sur l’internet ou une adresse électronique. Certaines juridictions protègent les noms de domaine en tant qu’identifiants commerciaux. En l’espèce, conformément au droit autrichien régissant le signe en question, et conformément aux arguments du demandeur selon lesquels les noms de domaine relèvent du champ de protection de l’article 9 de l’UWG de la même manière que d’autres désignations commerciales (y compris les dénominations commerciales), une condition nécessaire est l’existence d’un risque de confusion entre les signes.

Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou les services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. En outre, en l’espèce, les conditions de protection en vertu des dispositions pertinentes du droit autrichien pertinent exigent qu’une marque non enregistrée ait acquis une certaine reconnaissance dans la vie des affaires (« Verkehrsgeltung ») avant que le titulaire d’une marque postérieure (enregistrée) ne demande l’enregistrement de sa marque.

Par conséquent, conformément aux dispositions pertinentes et comme l’a fait valoir le demandeur, les signes restants invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont protégés contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’existence d’un risque de confusion : l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou les services, y compris une certaine reconnaissance dans la vie des affaires dans le cas des marques non enregistrées. Les signes invoqués restants sont essentiellement identiques ou même moins similaires, car ils contiennent des éléments supplémentaires, à celui qui a été comparé et couvrent le même champ de services. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels la demande a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services.

Par conséquent, la demande n’est pas fondée au titre de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE et doit être rejetée également dans la mesure où elle est

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fondée sur les signes antérieurs restants invoqués. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans son intégralité.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure en annulation doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.

Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter les dépens exposés par le titulaire de la marque de l’UE dans le cadre de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMEUE, les dépens à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation
Marzena MACIAK Liliya YORDANOVA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.